欧洲标准必要专利诉讼：博西家用电器集团诉伊莱克斯公司案后的新动向

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“审理侵权案件的欧盟成员国法院不会因被告提出无效抗辩而丧失国际管辖权。”

在博西家用电器集团（BSH）诉伊莱克斯公司（Electroluxi）案中，欧盟法院（CJEU）裁定，欧盟成员国法院原则上可作为全球专利诉讼的集中管辖地。原告可针对住所位于欧盟成员国的被告，在该成员国法院提起侵权诉讼，无论被指控的侵权行为发生在何处。审理侵权案件的欧盟成员国法院不会因被告提出无效抗辩而丧失国际管辖权。

然而，对于在欧盟和/或《卢加诺公约》成员国注册的专利，《布鲁塞尔条例I》修订本第24（4）条禁止审理侵权案件的法院对有效性作出裁决，即使该裁决是当事人之间程序。如果有效性裁决需由其他国家的法院作出，审理侵权的法院可中止诉讼，等待有管辖权的法院对未决有效性案件作出裁决。当专利被判定无效的可能性非微不足道时，法院可作出中止令。但在BSH案中，CJEU澄清第24（4）条不适用于第三国专利。这使得欧盟成员国法院能够审理涉及此类专利的侵权诉讼，包括在不产生普遍效力或改变外国注册记录的情况下，对专利有效性进行附带性、当事人间程序的评估。

尽管CJEU的裁决未明确提及标准必要专利（SEPs），但其对欧洲SEP诉讼的影响深远。

BSH案对SEP持有人的影响

SEP持有人可针对住所位于欧盟成员国的实施者，在该成员国法院提起侵权诉讼，无论被指控的侵权行为发生在何处。法院可能需要适用外国的国家法律来评估侵权。至关重要的是，实施者提出无效抗辩不会影响法院的国际管辖权。这意味着，原则上，欧盟成员国境内的国内法院可作为开展全球SEP执法活动的集中管辖地，为SEP持有人在跨司法管辖区的协调诉讼提供战略优势。跨司法管辖区综合执法的能力可能加大对实施者的压力，并加速许可谈判。

然而，针对企业被告群体集中实施SEP维权活动可能并非毫无障碍。如罗氏诉普里姆斯案（Roche v. Primusiii）等先前的判例禁止人为合并被告以建立管辖权。在罗氏案中，CJEU裁定，若同属一个企业集团的公司基于主被告制定的统一商业策略采取相同或相似行为，则不得在主被告的欧盟住所地法院被共同起诉。但在存在共同侵权或协同行为的情况下，法院可根据索尔维诉霍尼韦尔案（Solvay v. Honeywelliv）对多个当事人行使管辖权。

BSH案对SEP实施者的影响

对于实施者而言，BSH裁决过允许集中侵权诉讼，塑造了看似有利于SEP持有人的诉讼格局。虽然这可能简化SEP持有人的专利维权流程，但可能对实施者带来不成比例的负担。对于在欧盟和《卢加诺公约》成员国注册的专利，实施者必须在每个相关司法管辖区单独对每项被主张专利的有效性提出异议。对于欧洲专利公约（EPC）成员国但不在欧盟和/或《卢加诺公约》范围内的国家（如英国和土耳其）以及第三国（如美国），实施者仍可在侵权诉讼中提出当事人间无效抗辩。然而，这种碎片化的方法可能增加诉讼成本和复杂性，可能阻止实施者进行充分辩护，并为SEP持有人的战略操作创造空间。

在侵权案件审理中，若法院本身无权裁定专利有效性，实施者可能寻求中止诉讼程序，待并行撤销诉讼处理完成。然而，具体在何种情况下适用中止程序，以及单项专利有效性争议是否会影响涉及多项专利的诉讼程序，仍有待观察。

为应对集中化执法，实施者可能考虑禁诉令（ASIs）。然而，SEP和公平、合理和非歧视（FRAND）许可判例表明，德国法院和统一专利法院等司法机构愿意发布反ASIs，从而限制此类策略的有效性。此外，寻求ASIs可能削弱实施者的FRAND抗辩，使其被贴上“不愿接受许可方”的标签。

作为主动应对方案，实施者可尝试利用CJEU的裁决发起非侵权确认诉讼，通过在SEP持有人的欧盟住所地法院提起诉讼，从而夺取程序主动权，并可能扰乱SEP持有人的诉讼时间。

关键要点

BSH授权SEP持有人可在被告住所地的任何欧盟成员国发起集中化侵权诉讼，无论被指控的侵权行为发生在何处或是否涉及外国专利。

➤ ‌对SEP持有人的影响——

一庭多案：欧盟法院可审理全球SEP案件——即使涉及美国或英国专利——不会因有效性挑战而丧失管辖权。

战略杠杆：跨司法管辖区的协调更便捷，可加大对实施者的压力并加速许可谈判进程。


➤ ‌对SEP实施者的影响——

碎片化防御：必须在每个国家单独挑战有效性，增加成本和复杂性。

扭转局面：考虑在SEP持有人住所地法院提起确认不侵权诉讼，以掌握程序主动权。

（原标题：欧洲标准必要专利诉讼：博西家用电器集团诉伊莱克斯公司案后的新动向）
（编译自www.jdsupra.com 翻译：吴娴）

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来源：中国保护知识产权网