加拿大《商标法》及《商标条例》重大修订要点解析｜企业海外知识产权保护与布局（五十二）

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“本文从商标注册局和联邦法院两个层面对本次修订进行解析。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陶佳竑 中国贸促会专利商标事务所

关于加拿大《商标法》（R.S.C., 1985, c. T-13）及《商标条例》（SOR/2018-227）的修正案已于2025年4月1日生效。此次修订旨在落实加拿大政府2018年知识产权战略，主要影响商标权利人、商标异议委员会（Trademarks Opposition Board下称"委员会"）及联邦法院诉讼程序的参与方，仅适用于2019年6月17日及之后公告的商标申请。

本文从商标注册局和联邦法院两个层面对本次修订进行解析。

一、商标注册局的职权扩展

1、新增官方标志（official mark）注册的撤销权

官方标志是指加拿大公共机构（包括政府机构）使用的徽章、纹章和标志。官方标志一旦被注册，那么他人不得任意使用。未经注册人同意，包含官方标志的商标或者混淆性近似商标使用，不管使用于何种类别的产品或者服务都属于侵权行为。不同于一般商标，官方标志一旦注册则长期有效，无需办理续展。如此宽泛的权利范围下，申请人如得不到官方标志权利人的同意只能通过联邦法院判决或者行政诉讼途径才有可能取得使用权。新的修订生效后，有以下两种情况的，注册局将有权直接撤销官方标志的注册：

1）权利主体不具备公共机构资质；
2）权利主体已不存在。

注册局可依职权启动对官方标志的公共属性审查，申请人可通过提交证明材料请求启动该程序。

本次修订突破了传统"公共机构单方同意"制度限制，为申请人提供了除联邦法院诉讼和行政诉讼外的第三条救济途径，缓解了因公共机构拒绝同意导致的注册障碍问题。

2、委员会程序新增三项规定

自2025年4月1日起，商标注册局将获得三项重要程序性权力，适用于根据《商标法》第11.13条（地理标志异议）、第38条（商标异议程序）和第45条（撤销程序）启动的委员会程序。

1）保密令签发权限

旧法下，委员会程序中所有证据材料必须公开。《条例》修订后注册局可在证据提交截止前随时签发保密令。保密令申请必须包含以下内容：

（1）对申请保密证据的具体说明；
（2）声明该证据尚未公开；
（3）阐述需要保密的理由；
（4）说明程序另一方是否同意该请求；
（5）注册官为裁定该申请所需的其他任何信息。

《条例》修订条款同时规定，注册局在决定是否签发保密令时，必须考量程序公开透明所涉及的公共利益。目前注册局采用加拿大最高法院在Sierra Club案和Sherman Estate案中确立的三步检验法：

（1）程序公开将严重损害重大公共利益（如商业秘密泄露）；
（2）无其他合理替代措施可降低风险；
（3）保密令的积极效益大于公开产生的负面影响。

修订条款还明确，在已签发保密令的程序中，注册局可根据实际情况随时修改命令；若不再认定相关证据需保密，亦可撤销该命令。  

根据《商标法》第56条上诉时，注册局签发的保密令经联邦法院备案后可继续有效。

2）判给讼费制度

与其他国家知识产权局及法院的机制不同，旧法下加拿大当事人无论何种情形下都无需承担对方的诉讼费用成本，费用裁决不用于补偿诉讼开支。修订后建立的制度旨在通过费用裁决遏制当事人在委员会程序中的不当行为，并激励其高效推进程序。若存在特定情形，无论当事人在程序中是全部胜诉还是部分胜诉，注册局均可判给讼费。

《条例》修订条款明确了在异议程序中，注册局在下列情形下可作出裁决：

• 商标注册申请因涉及一项或多项商品/服务的恶意申请而被驳回；
• 在原始申请根据《商标法》第37(1)款公告后提交分案申请，且费用裁决针对该分案申请；
• 听证请求方在预定听证日前不足14天撤回请求；
• 当事人不当行为导致程序不当延误或费用增加。

对于《商标法》第45条撤销程序，《条例》规定注册局仅在以下情形裁决费用：

•听证请求方在预定听证日前不足14天撤回请求
• 或当事人不当行为导致程序不当延误或费用增加。

费用金额根据注册局裁决时启动程序的费用标准计算，具体如下：

• 商标注册申请因恶意申请被驳回的：按《条例》附表异议声明费的10倍计；
• 原始申请公告后提交分案申请且被裁决费用的：按异议声明费的2倍计；
• 听证请求方在预定听证日前不足14天撤回请求的：按异议声明费或第45(1)条通知请求费的2倍计；
• 当事人不当行为导致程序不当延误或费用增加的：按上述费用的5倍计。

费用裁决仅在委员会作出最终决定后方可启动费用裁决程序，且注册局仅可应一方请求在特定情形下裁定固定金额的费用，不得主动裁决。为便于费用裁决决策，《条例》要求费用请求必须说明理由及具体事实依据，并规定必须通过委员会在线服务提交请求，同时明确了请求时限。费用裁决决定及理由将载于注册局对该程序的最终处理意见中。

（注：本条款不溯及既往，仅适用于2025年4月1日后启动的程序）

3）案件管理制度

尽管注册局长期以来一直依据普通法原则行使案件管理权—即在履行准司法职能时自主掌控程序规则——但本次《条例》修订案首次以明文形式规定了注册官在委员会程序中行使案件管理权的具体方式。

案件管理的目的是使注册局能够根据《条例》第95.2条，在符合公平原则的前提下，以高效且经济的方式对委员会程序作出指示或命令。 在特殊情况下，注册局可随时将上述程序指定为案件管理程序。此时，注册局拥有高度灵活性以调整程序，包括有权设定完成步骤的时间或方式，即使《商标法》或《条例》中已规定相关时限或程序。

适用案件管理的情形包括但不限于以下情形：

（1） 延长截止日期以协调多个关联程序；
（2） 合并审理关联案件或安排连续审理；
（3） 召开电话会议高效解决问题（例如听证会便利措施请求或含机密信息的证据提交方式）；
（4） 通过电话会议安排听证会流程（涉及多起关联程序、案情异常复杂、需讨论机密信息或存在出席争议的听证会）；
（5） 处理可能导致程序拖延的不合作行为（如当事人未提供交叉质询可用日期）；
（6） 其他情形下也可能启动案件管理。当事人可致函注册局提请关注需管理的程序。

当注册局决定启动案件管理（如协调多案截止日期、安排合并审理或召开电话会议）时，将书面通知各方。程序转为案件管理时亦会书面告知。

案件管理仅涉及程序事项，不涉及实体裁决。注册局不会通过案件管理作出实体性裁定（例如在裁决前认定当事人未履行举证责任）。

根据《法案》第47条延长时限时，注册局必须确认"情况合理"或截止日前未采取行动"确属不可避免"。若依据第47(1)或(2)条已拒绝延期请求，注册局通常不会运用案件管理权再次批准，以免引发不确定性、低效和拖延。

当事人若拟撤销全部/部分异议声明、修改异议声明/答辩声明或申请提交补充证据，应依据《法案》及《条例》相关规定提出。注册局通常不会在异议程序中运用案件管理权处理此类实体请求，以免违背案件管理初衷。

特殊情况下，注册局可依职权或应一方/双方请求，随时将程序指定为案件管理程序。指定时需综合考量以下因素：

（1） 需注册局干预的程度；
（2） 证据性质与体量；
（3） 程序复杂性；
（4） 当事人是否委托代理；
（5） 关联案件数量；
（6） 是否存在实质性拖延。

目前注册局明确三种适宜指定为案件管理程序的情形：

（1）分案申请异议

当同一异议人以相似理由对分案申请提出异议时，可合并文件提交、裁决或听证。

（2）议定书申请更正

若异议启动后国际局对议定书申请作出实质性修正导致重新公告，可视为异议文件自动适用于修正后的申请。

（3）涉密程序

对已签发保密令的案件，案件管理可用于：

• 高效提交/送达涉密文件；
• 制定听证会保密措施；
• 发布经脱密的裁决书。

案件管理程序原则上由同一商标异议委员会成员全程负责，包括作出指示、中间裁决、主持听证及发布决定。

二、联邦法院诉讼程序的新规

1、上诉新证据提交限制

根据《商标法》第56条上诉时，条例要求必须经法院许可方可提交新证据， 旨在促使当事人在行政阶段充分举证。

2、三年内注册商标的强制使用要求

对于注册未满3年的商标，权利人在依据第19/20/22条主张权利时必须证明该商标已在加拿大使用，旨在防止权利人滥用尚未经受"不使用撤销"程序检验的商标权。

综上，本次修订案重点在于提升商标争议解决效率，遏制权利滥用行为，强化商标使用作为权利维持基础的原则。经过本次修订，商标注册局的行政管理权在商标注册程序中得以明显加强,更加注重公平原则,特别是案件管理程序的明文规定对于中国知识产权立法都有借鉴意义。对于中国企业，如在加拿大存在官方标志障碍而被驳回的情形，可以依据新修订的法案和条例的相关规定重新考虑在加拿大的商标注册。新增的保密令签发程序有利于企业在商标异议和撤销案件中维护企业商业秘密。案件管理程序明文化后，当事人可以主动致函启动案件管理程序，增加胜诉几率。总之，加拿大商标注册局行政管理职能的扩大是件好事，利用得当可大大减少注册程序进入司法程序，降低成本的同时也缩短了取得商标注册的周期。

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（原标题：【一家之言】加拿大《商标法》及《商标条例》重大修订要点解析）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陶佳竑 中国贸促会专利商标事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：加拿大《商标法》及《商标条例》重大修订要点解析｜企业海外知识产权保护与布局（五十二）（点击标题查看原文）

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