案说海外｜美国专利无效 - 948 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2020)- 关于确定性要求的问题

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“在多方复审（IPR）程序中，当被质疑的权利要求存在不确定性时，PTAB是否可以以此为由取消权利要求或拒绝审查其可专利性。”

Part. 01
案件事实

上诉人：Samsung Electronics America, Inc.
交叉上诉人：Prisua Engineering Corp.
审理机构：PTAB–美国联邦巡回上诉法院
判决结果：部分确认，部分撤销并发回重审

2010年，Yolanda Prieto博士申请了一项专利，并于2014年获得美国专利US8650591B2（以下简称’591专利）。该专利名为“具有视频功能的数字设备，用于在交互应用程序中嵌入用户数据”，旨在通过用至少一个不同的对象替换原始视频流中的至少一个对象，从而从原始视频流中生成经过编辑的视频数据流。随后，Prieto博士成立了Prisua公司以实现该专利的商业化。

2016年，Prisua以专利侵权为由起诉三星。随后，三星针对’591专利的权利要求1–4、8和11提出了多方复审（IPR）请求，主张四个不同的无效理由。PTAB最初仅决定审查名为Sitrick的美国专利申请文献是否使权利要求11显而易见，而拒绝审查权利要求1–4和8，理由是这些权利要求的范围不确定。

然而，在最高法院就 SAS Institute, Inc. v. Iancu 一案作出裁决后，要求PTAB在提起IPR时不得选择性审查部分权利要求，而必须审理请求人所质疑的所有权利要求，PTAB据此修改了决定，纳入了所有受质疑的权利要求及其相关理由，并允许双方就新增内容提交补充证据。

双方的主要争议集中在权利要求1–4和8的明确性上。Prisua认为，由于三星未能证明这些权利要求是明确的，PTAB不应将其与现有技术进行比对，同时PTAB也无权在IPR程序中以不明确为由取消权利要求。三星则主张，这些权利要求根据IPXL案的分析是不明确的，应当被撤销；即便PTAB不能以不确定性为由取消权利要求，也应当能够将其与现有技术进行比对。

PTAB最终裁定，权利要求1–4和8因不明确而无法比对现有技术，因此三星未能证明这些权利要求在任何理由下均不具专利性，权利要求1–4和8维持有效。与此同时，PTAB认定权利要求11根据Sitrick公开内容显而易见，不具备专利性。

三星对此提出上诉，质疑PTAB未撤销不明确权利要求的决定，并主张应当允许将现有技术应用于这些权利要求。

Part. 02
法律分析

本案的核心问题在于：在多方复审（IPR）程序中，当被质疑的权利要求存在不确定性时，PTAB是否可以以此为由取消权利要求或拒绝审查其可专利性。

首先，关于在IPR程序中能否以“不明确”为由取消权利要求的问题。根据35 U.S.C. § 311(b)的规定，IPR请求只能基于§102或§103条提出，并且必须以专利或出版物形式的现有技术为基础。因此，法院认为三星作为请求人不得在IPR程序中以“不明确”为由请求取消权利要求。

在Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee一案中，最高法院曾指出，专利局在IPR程序中以§112条的不确定性为由取消专利权利要求，超出了其法定权限。SAS案中，最高法院进一步强调，国会赋予由请求人而非局长决定IPR程序范围的权力，因此PTAB也无权自行以不明确为由取消权利要求。

其次，关于不确定性问题对新颖性和创造性审查的影响。PTAB认为“数字处理单元（digital processing unit）”一词属于§112第6款的“功能性限定（means-plus-function）”用语。法院认定该结论错误。判断是否适用该条款的关键在于权利要求用语是否清楚明白，使本领域技术人员能够理解其结构。如果该术语仅描述功能而未描述执行功能的结构，则可能适用§112第6款。然而，在本案中，PTAB未能证明本领域技术人员会将“数字处理单元”理解为纯功能性描述。实际上，Prisua的证人证词表明，“数字处理单元”是本领域技术人员普遍熟知的图像处理设备。

此外，PTAB认为权利要求混合了装置和方法的要素（即“IPXL问题”），因此不明确，无法进行现有技术比对。法院指出，该观点亦有误。IPXL案确立的问题在于，当权利要求同时包含装置和方法要素时，会导致无法确定侵权行为何时发生，因此该权利要求可因不确定性而无效。但这并不意味着PTAB不能依据§102或§103条对其进行新颖性和显而易见性分析。因此，PTAB应当继续就这些条款审理相关权利要求。

Part. 03
判决结果

联邦巡回法院认为，PTAB在不确定性认定及对权利要求1–4和8的§102和§103条审理上存在错误，将该部分发回重审。同时，法院确认PTAB关于权利要求11显而易见、不具专利性的认定。

Part. 04
典型意义

本案明确了多方复审程序的适用范围。根据美国专利法及相关判例，IPR程序中仅可基于§102和§103条所规定的新颖性和创造性理由提出无效请求，请求人不得在IPR中主张其他无效理由，如不明确。同样，PTAB在审理中也无权依据其他理由作出无效决定。

此外，权利要求存在不确定性并不妨碍对其新颖性与创造性的审查。PTAB在遇到不明确的权利要求时，应继续引入现有技术文件，依法对其是否具备新颖性和创造性进行判断。

（原标题：案说海外｜美国专利无效 - 948 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2020)- 关于确定性要求的问题）

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来源：深圳知识产权保护中心

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：案说海外｜美国专利无效 - 948 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2020)- 关于确定性要求的问题（点击标题查看原文）

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