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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：谢有林 广东哲诚律师事务所
原标题：从“蒙娜丽莎”商标侵权纠纷案评析商标撤销复审提交使用证据存在的侵权风险
摘要：商标连续三年停止使用撤销的立法目的是鼓励商标进行商业使用，避免因闲置而造成商标资源的浪费。然而注册人在提交使用证据时应当具备有效性、公开性的同时应当特别注意合法性。本案佛山蒙娜丽莎集团公司在应对撤销案件时在行政程序中提交了超出注册商标核定使用范围的交易合同和发票，被广东省佛山市中级人民法院终审判定构成商标侵权。在撤销行政程序提交证据被另案判定商标侵权，在司法审判实践中极其罕见，它对提醒商标持有人在商标行政确权案件中应当提交规范使用证据，对提醒代理机构要谨慎审查证据后进行专业答辩均起到较高的警示作用，具有典型意义。
关键词：行政程序提交证据、商标侵权、反向混淆
（一）基本情况
1、“蒙娜丽莎”品牌概况
权利人广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司（以下称“原告”）独占使用的第1558842号“蒙娜丽莎 MONALISA”品牌创立于1999年，核定使用的商品为“蒸汽浴设备,桑拿浴设备,便携式土耳其浴室,蒸脸器具（蒸汽浴）,蒸汽发生器设备,淋浴用设备，煤气热水器,电热水器,淋浴隔间,浴室装置”等商品。经过原告及关联企业长期的宣传、使用和大量销售，已经荣获“广东省名牌产品”、“广州市著名商标”、“广东省出口名牌”、“广州市重点自主出口品牌”等称号，因此“蒙娜丽莎MONALISA”商标在卫浴行业已经具有较高的知名度和影响力。
2、案情回顾
根据2017年3月22日，由国家工商行政管理总局商标评审委员会向第三人苏雪琴送达的关于第4392689号、第1682143号商标撤销复审案件证据交换通知材料知悉：答辩理由书2份、生产委托合同复印件1份、销售合同复印件1份、销售发票复印各1张，可证明蒙娜丽莎集团股份有限公司于2015年9月25日委托佛山市尊龙洁具有限公司（以下合并称“被告”）生产标注“蒙娜丽莎MONALISA”牌的“洗手盆、洗澡盆、配套浴室装置、坐便器”等产品（以下称“涉嫌侵权产品”），并于2015年10月5日将该批涉嫌侵权产品销售给佛山市南海宏图建材有限公司。
原告认为两被告在销售合同、发票上以及在生产、销售上述产品中使用“蒙娜丽莎、
”商标的行为，侵犯了原告第1558842号“蒙娜丽莎MONALISA”注册商标专用权，根据《商标法》第五十七条第（二）、（三）项之规定，向佛山市禅城区人民法院提起诉讼，一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服向佛山市中级人民法院提起上诉，二审法院在其作出（2018）粤06民终2486号《民事判决书》中认为：
1、蒙娜丽莎集团公司在行政程序中关于已经在“坐便器”产品上使用“蒙娜丽莎、MONALISA、
”字样的行为的陈述已经构成自认，虽然广州蒙娜丽莎公司未能购买到被诉侵权产品，结合合同约定和被告行政程序中的自认，本院认定被告曾经制造、销售的坐便器上使用了上述标识，构成商标侵权行为。
2、蒙娜丽莎集团公司在《委托生产合同》《销售合同》第一条、第二条中关于使用被诉标识“蒙娜丽莎、MONALISA”的行为与广州蒙娜丽莎公司的涉案注册商标构成类似商品上的近似商标，构成商标侵权行为；
3、蒙娜丽莎集团公司在发票货物名称一栏使用“蒙娜丽莎系列洗手盆、蒙娜丽莎系列洗澡盆、蒙娜丽莎系列坐便器、蒙娜丽莎系列配套浴室装置”中的“蒙娜丽莎”构成商标侵权。并判令被告支付原告经济损失5万元。
（二）主要的做法与经验
第一、案件的启动上有创新性。本案诉讼主张侵权事实证据完全来自案外人苏雪琴在撤销复审行政诉讼，而该撤销复审行政诉讼案件与原告广州蒙娜丽莎股份有限公司在先注册的商标存在竞争上的利害关系，在法律赋予的权利范围内，如果原告提起侵权诉讼对于被告在商标撤销复审行政诉讼可以形成一定的牵制作用。为此，在征得案外人同意后，原告选择启动了商标侵权诉讼。最终判定侵权成立，也是对这种具有创新性诉讼策略的肯定。
第二、由于涉嫌侵权行为发生在2015年，为了佐证侵权行为，原告提交了交易文书、销售发票以及被告在撤三及撤销复审中提交的答辩理由书。这种侵权证据有别于传统知识产权侵权的公证保全，而是来自被告撤三案件中自行提交的书证，并且交易文书和发票均为复印件，一般在本案中需要被告质证后方才具有证明力。本案中被告在另案的撤销复审案件中已经走到行政诉讼，在民事案件否认该组证据三性的可能性较低，据此以上述案外证据作为侵权证据具有现实和逻辑推理上的可行性，最终被告仅在销售行为上作出原告未能举证有实物的抗辩，但结合被告在撤销答辩理由书关于实际销售使用的自认，足以综合认定销售侵权成立。
第三、本案主张的侵权行为有两种：①在销合同和发票的货物名称“洗手盆、洗澡盆、配套浴室装置、坐便器”上使用“蒙娜丽莎”标识的使用行为；②销售“蒙娜丽莎”牌坐便器的销售行为。由于坐便器并非注册商标核定使用的商品，因此需要突破《类似商品与服务区分表》，根据法释〔2002〕32号《最高院关于商标民事案件司法解释》第十一条进行论证其与“浴室装置”构成类似，并援引广东省高院（2014）粤高法民三终字第894号判决书已认定“坐便器”商品与第1558842号商标核定使用的商品构成类似的司法判例进行补强，最终法院采纳了原告构成类似商品的侵权主张。
第四、被告是否构成恶意或主观上是否明知是判定侵权的重要考量因素，因此提出反向混淆的理论阐述被告的使用行为已经构成反向混淆的恶意。被告与原告的商标纠纷由来已久，形成被告在19类瓷砖商品与原告在11类浴室卫浴商品平行共存的市场格局，被告在庭审过程中，称其企业具有极高知名度、商标在瓷砖领域非常驰名，原告经营规模无法与其相比，由此声称相关公众看到“蒙娜丽莎”商标的涉案商品时，仅会联想到被告而不会想到原告，因此不会使相关公众发生混淆。
因此，被告系在明知原告在卫浴商品上已经享有在先注册商标且具有较高知名度的情况下，仍将汉字部分完全相同的“蒙娜丽莎”商标作为卫浴系列产品的商标进行使用，明显存在反向混淆相关公众的恶意。
最后，原告列举了被告僭越了注册商标的权利边界，在原告注册商标核定使用的1109群组权利范围内，在后申请注册并使用了一系列的近似商标，存在割裂“蒙娜丽莎”商标与原告联系的可能性，且侵蚀了本属于的原告商业交易机会和企业发展空间，侵犯了原告注册商标专用权，据此增强了法院对于被告损害原告注册商标专用权的考量因素。
（三）典型意义
第一、佛山市中级人民法院最终判定被告在商标行政程序提交证据构成民事商标侵权，在司法判例中较为罕见，对于提醒商标持有人行政确权中应当提交规范使用注册商标的证据起到较高的警示作用，同时也提醒代理机构在商标撤销案件中，应当谨慎、专业地围绕注册商标核定使用的商品范围进行答辩，否则将有可能日后的不利陈述，对日后同类型的案件审理具有典型的借鉴意义。
因为商标撤销案件的审查依据与商标侵权的依据均是《商标法》第48条，即是否构成商标意义上的使用，一旦注册人提交的使用证据超出注册商标核定使用的范围，那么极有可能被利害关系人获取并提起商标侵权之诉。本案中恰好案外人向原告提供了被告在撤销复审答辩的相关证据，尽管原告未能提供合同、发票的原件和产品实物，但被告在撤三答辩和撤销复审答辩理由书原件的陈述已经构成实际销售使用的自认，足以认定侵权。
本案也提醒商标持有人行政确权中应当提交规范使用注册商标的证据，特别是存在超出注册商标核定商品范围的证据应该合理排除，这对日后其他商标注册人的规范使用起到良好的指导作用。
第二、本案提醒企业在驰名商标的跨类使用时，应当合理规避他人在先注册商标的权利边界，否则容易造成反向混淆，损害他人在先注册商标专用权。本案中，原告与被告的“蒙娜丽莎”商标纠纷由来已久，已经形成原告在11类“卫浴”产品和被告在19类“瓷砖”产品上平行注册和使用的共存局面，并且各自均已形成较高知名度的市场格局。被告在瓷砖上已经构成中国驰名商标，但却利用驰名商标的企业竞争优势跨类使用在11类的“洗手盆、洗澡盆、配套浴室装置、坐便器”等产品上，易造成相关公众对产品来源的反向混淆和误认，因此应当予以制止，本案也提醒知名品牌在跨类经营时应当合理审查他人在先注册商标情况，否则将成为他人正当维护知识产权的把柄。
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：谢有林 广东哲诚律师事务所
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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