涉及公知常识的创造性的OA答复思路

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原标题：涉及公知常识的创造性的OA答复思路

当存在多个区别技术特征时，需要考虑这些区别特征之间的相互关联，相互作用，可以是例如工作方式中的条件关系，机械结构中的配合关系、物质间的化学反应关系等等，综合判断它们在发明的整体技术方案中所起的作用，从而正确的确定发明实际解决的技术问题。公知常识的组合未必是公知常识，组合可能取得预料不到的技术效果。

一、引言

当前的专利审查过程中，专利局非常关注审查质量，对审查员的检索能力要求很高，由此导致的涉及新颖性和创造性的审查意见通知书的比例很高。而在涉及创造性的审查意见通知书中，公知常识的引用频率较高，并且在评述公知常识的过程中，审查员一般不会举证。

对于一些具有多个同族专利申请的案件，由于对公知常识的认定之间存在的区别，并且争议焦点就在于对公知常识的认定，从而导致了很多同族案件在不同国家最终的审查结果不同。

在审查过程中，审查员对于公知常识的引用可以简单分为以下几种情况：

1. 检索到了说明书中声称的发明点，认定区别特征为公知常识；

2. 认定创造性高度不够，认为区别特征比较简单，尝试评述创造性；

3. 检索后认定很多对比文件都公开了，但为了不引入过多对比文件，采用公知常识进行评述；

4. 检索能力不足，没有检索到好的对比文件，但希望缩小保护范围。

那么对于涉及公知常识的创造性的审查意见通知书，如何进行有效答复，既能够确保合理的保护范围，又能够尽快说服审查员缩短审查过程，值得专利代理人认真思考。

二、创造性的判断原则

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步。

《专利审查指南》给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即“三步法”。应用“三步法”进行创造性判断的具体过程如下：

“三步法”的3个步骤环环相扣，有机联系。

其中第1、2步是基础，是为第3步进行技术启示的判断所作的条件准备。第3步则是主观分析判断，也是创造性判断的核心和难点。

根据审查指南中“三步法”的第2步，确定发明的区别特征和发明实际所要解决的技术问题时，容易导致创造性判断中将技术特征从现有技术中孤立出来，割裂了技术方案的整体性。

而根据审查指南中“三步法”的第3步规定，要从最接近的现有技术和发明实际所要解决的技术问题出发，确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。也就是说，在判断创造性时，必须对现有技术的整体进行考量来判断要保护的发明是否具备创造性。

尽管审查指南规定了，审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明，但在实际的审查实践中，审查员一般都是通过说明理由的方式来进行证明，很少会提供相应的证据，这给代理人的答复增加了难度。

为此，基于在创造性技术启示判断中对现有技术的技术方案的整体考量的思考，对于涉及公知常识的创造性的审查意见通知书如何进行有效答复，下面将结合案例对此进行探讨，以期对大家有所启示和帮助。

三、涉及公知常识的创造性的OA答复思路探讨

在答复OA的过程中，代理人还是应该按照审查指南的规定，从现有技术整体来考虑，对现有技术进行整体考量，从现有技术整体并没有给出技术启示进行争辩，证明相应的区别技术特征并不属于公知常识。

在对现有技术进行整体考量的过程中，可以考虑从以下几个因素入手：

1.技术领域。

2. 最接近对比文件是否存在改进的技术启示。

3. 区别技术特征所产生技术效果。

4. 区别技术特征的相互关系。

案例1

发明名称：

用于声学装置的RF屏蔽

背景技术：

现有技术的声学装置中，使用高导电材料形成接收器壳体，防止磁场从马达泄漏，成本增加、强度欠缺，或者屏蔽音频频率的问题。

解决的技术问题：

在接收器壳体的全部或一部分设置有RF屏蔽部，使得明显减少或消除因接收器和所发送的信号产生的RF能量所造成的干扰，对接收器的尺寸和成本增加极少。

发明构思：

通过单独的套筒进行RF屏蔽，接收器包括壳体和套筒，套筒至少部分地包围线圈，以使从所述线圈辐射的大部分磁通量被套筒阻挡，其中，套筒由高导电材料构成并且与壳体绝缘。

权利要求及区别技术特征：

一种接收器，该接收器包括：

壳体，该壳体形成腔室，其中，在所述腔室中设置有线圈、衔铁、磁体和簧片，并且其中，该线圈辐射磁通量；

套筒，该套筒至少部分地包围所述线圈，以使从所述线圈辐射的大部分磁通量被所述套筒阻挡，其中，所述套筒由高导电材料构成并且与所述壳体绝缘。

最接近的现有技术：公开了一种位置传感器，通过测量检测线圈1的阻抗的变化来测量或者感测位移值。

1. 接收器包括线圈和套筒，以及在腔室中设置线圈、衔铁、磁体和簧片；

2. 套筒与壳体绝缘。

审查意见通知书指出，对比文件1公开了位置传感器，本领域技术人员容易想到将其用于声学领域的接收器，进一步设置线圈、衔铁和簧片这些常用结构，这些属于本领域技术人员的公知常识。

答复思路：

对比文件1公开了位置传感器，通过测量检测线圈的阻抗的变化来测量或者感测位移值，权利要求1请求保护的是一种接收器，其接收电流并将电流转换为声能，这两种器件是彼此根本不同的器件，接收器具有与位置传感器完全不同的功能（接收器将电能转变为声音，而位置传感器感测线圈的阻抗变化），为了将对比文件1的位置传感器改变为本申请的接收器，并不是简单地将上述这些声学元件插入对比文件1的位置传感器就可以实现的，事实上，必须完全重新设计并改变对比文件1的位置传感器的结构以允许生成声音。本领域技术人员完全没有启示和动机来对对比文件1的位置传感器进行改变以获得权利要求1的技术方案，尤其是没有启示来完全重新设计并改变对比文件1的位置传感器的结构以允许生成声音从而获得权利要求1的接收器。本申请的声学装置能够防止与其它信号产生电磁干扰，降低了制造成本。

启示：

技术方案从一个领域转用到另一个领域中，不仅仅考虑采用的技术手段，还要考虑技术问题，技术目的，技术效果等等，以及转用的难易程度，并且在判定公知常识时其所应用的技术领域是非常重要的一个因素。

案例2

发明名称：

输入系统

背景技术：

现有技术由于触笔的笔尖与传感器板表面的接触面积相对小，电极之间的互电容变化量ΔCm小，因而当触摸检测电路被触笔触摸时难以检测互电容变化量ΔCm。因而，坐标提取的准确性可能降低。

在手指触摸和触笔触摸的情况下，当使用了相同的触摸检测电路时，接触电极的手掌的触摸和在利用触笔输入期间触笔的触摸可能彼此无法区分。

解决的技术问题：

检测手指触摸和触笔触摸两者并且增加对书写压力的灵敏度的输入系统。

权利要求及区别技术特征：

一种输入系统，所述输入系统包括：

传感器板，其包括彼此交叉的多个第一通道和多个第二通道；

触笔，其包括彼此分开的第一芯体和第二芯体、缠绕在所述第一芯体和所述第二芯体上的一次线圈和二次线圈、夹在所述第一芯体和所述第二芯体之间的弹性构件、串联连接到所述二次线圈的谐振电容器和开关、以及连接到所述一次线圈的导电笔尖，其中，通过根据书写压力调整所述弹性构件的厚度来调整在所述一次线圈和所述二次线圈之间的第一互感的值；

接地单元，其连接到所述触笔；

天线环，其形成在所述传感器板的边缘区域；

触摸控制器，其连接到所述第一通道、所述第二通道和所述天线环。

对比文件：公开了通过信号传递部14（例如导线）来将第一线圈11和第二线圈12连接起来以传递感应电流。

审查意见通知书认为：根据压力控制书写条件根据实际需要在第一芯体和第二芯体之间设置弹性构件是本领域的公知常识。

答复思路：

技术问题：当书写压力变化时，一次线圈和二次线圈之间的间隔变化，一次线圈和二次线圈之间的互感根据书写压力的变化而改变，因而可以根据触笔触摸传感器板时的书写压力改变字符的浓度。

技术启示：对比文件中，信号传递部14（例如导线）所起的作用仅仅是传递感应电流，而在第一线圈11和第二线圈12之间的互感并不能根据书写压力的变化而改变。对比文件没有给出通过改变第一线圈11和第二线圈12之间的间隔来改变线圈之间的互感的启示，没有动机在第一线圈11和第二线圈12之间插入弹性部件来解决本申请的技术问题。

启示：

进行公知常识的判定时，不能割裂的看待技术特征，还要考虑该技术特征跟周围的部件连接的相互关系，是否存在改进的结合启示。

案例3

发明名称：

在无线通信系统中传送功率上升空间报告的方法

背景技术：

现有技术存在着在PHR传送过程期间使用不必要的（多项）无线资源的缺陷，造成大量的无线资源浪费。

解决的技术问题：

有效地发送功率上升空间报告，避免由于现有技术所造成的不必要的无线资源使用。

权利要求及区别特征：

一种在无线通信系统中提供功率上升空间报告PHR的方法，该方法包括以下步骤：

确定是否触发了所述功率上升空间报告，其中所述功率上升空间报告由上层对功率上升空间报告功能的配置或重配置触发，所述配置或重配置并不用于禁止所述功率上升空间报告功能；

确定用户设备UE是否具有针对当前传输时间间隔TTI的新的传送分配的上行资源；

作为逻辑信道优先级定级的结果，确定所分配的上行UL资源是否容纳PHR介质访问控制MAC控制元素CE；

如果确定至少一个PHR将被触发，所述UE具有针对所述当前TTI的新的传送分配的UL资源，并且如果作为逻辑信道优先级定级的结果确定所分配的UL资源能够容纳所述PHR MAC CE，则从物理层接收功率上升空间的值，基于从所述物理层获得的所述功率上升空间的值来生成并发送该PHR MAC控制元素，并且在发送所述PHR MAC控制元素后启动周期性PHR定时器，其中，所述PHR MAC控制元素包括在MAC协议数据单元PDU中；

如果作为逻辑信道优先级定级的结果确定所分配的UL资源不能容纳所述PHR MAC CE，则不触发所述PHR，并且不将所述PHRMAC控制元素包括在所述MAC协议数据单元PDU中（区别特征）。

对比文件1：公开了传统的功率上升空间报告和BSR（缓冲器状态报告），对于BSR，如果UE具有针对当前TTI的新的传送分配的UL资源，则指示MA封装实体产生包含BSR的MAC控制要素，在UL授权不足以容纳额外的BSR MAC控制元素的情况下，则取消未确定的缓冲状态报告。

审查意见通知书认为：对比文件1公开了在UL授权不足以容纳额外的BSR MAC控制元素的情况下，则取消未确定的BSR。将其转用于PHR过程中属于公知常识，容易想到如果确定所分配的UL资源不能容纳PHR MAC CE，则不触发所述PHR。

答复思路：

对比文件1中，对于PHR和BSR的处理是基本类似的，都是判断UE具有新的传送分配的UL资源，则指示MA封装实体产生包含PHR或BSR的MAC控制要素，而如果UL授权不足以容纳额外的BSR MAC控制元素的情况下，则取消未确定的缓冲状态报告，但此时MA封装实体已经生成MAC控制元素。

即使BSR报告被取消，但MA封装实体实际已经生成了包括PHR或BSR的MAC CE（即PHR或BSR处理实际上已经触发），然而，在权利要求1中，如果UL不能容纳PHR MAC CE，则不触发PHR，也不将PHR MAC CE包括在MAC PDU中，从而有效地节约资源。

启示：

进行公知常识判定时，不仅仅从技术手段是否常用出发，还要考虑引入区别技术特征带来的技术效果

案例4

发明名称：

使用移动通信终端接收数字广播的方法和系统

背景技术：

传统的数字广播接收装置与移动通信终端分开制造并使用，期望开发使这两种装置能够彼此配合以使得移动通信终端能够实施数字广播接收装置的一些功能的技术，从而提高数字广播接收装置的价格竞争力。

解决的技术问题：

通过将数字广播接收装置连接到移动通信终端使得移动通信终端取代数字广播接收装置的负责预定功能的电路来接收数字广播，从而使得能够开发低成本的数字广播接收装置。

权利要求及区别技术特征：

一种通过使用有线/无线通信网络来接收并输出从内容提供单元提供的数字广播用数字数据的系统，该系统包括：

数字广播接收装置，其用于通过使用所述有线/无线通信网络从所述内容提供单元接收所述数字数据，并发送所述数字数据；以及移动通信终端，其用于从所述数字广播接收装置接收所述数字数据、对所述数字数据进行解码、生成视频和音频信号、并输出所述视频和音频信号；

远程控制装置，其向所述数字广播接收装置发射红外IR信号以对连接到所述数字广播接收装置的移动通信终端进行控制；以及视频/音频输出装置，其从所述移动通信终端接收所述视频和音频信号，并输出图像和声音，

其中，所述数字广播接收装置和所述移动通信终端为分立装置（区别），其中，所述移动通信终端对所述数字数据进行解码并代替所述数字广播接收装置生成视频和音频信号，

其中，所述数字广播接收装置包括：有线/无线通信单元，其用于通过使用所述有线/无线通信网络从所述内容提供单元接收所述数字数据；输入/输出端口，其用于连接到所述移动通信终端；远程控制端口，其用于接收所述远程控制装置发射的红外IR信号，使远程控制装置对连接到所述数字广播接收装置的所述移动通信终端进行控制；以及视频/音频输出端口，其在内部连接到所述输入/输出端口并且在外部连接到所述视频/音频输出装置以经由所述输入/输出端口从所述移动通信终端接收视频和音频信号并且将信号发送到所述视频/音频输出装置；以及

对比文件1：对比文件1公开了用于数字广播接收的移动终端，移动终端与数字广播接收单元集成在一起。

审查意见通知书认为：将一多功能装置中的某功能模块分离出来，设计成单独的装置，属于公知常识。

答复思路：

对比文件1的移动终端与数字广播接收单元集成在一起，目的在于如何利用有限的存储容量来存储数字广播数据，而权利要求1中，不仅数字广播接收装置和移动通信终端完全分立设置，并且同时需要移动通信终端替代数字广播接收装置的特定功能从而使得数字广播接收装置的实现成本大大降低。

即使设置单独分离的数字广播接收装置属于本领域的公知常识，但也只会想到分离的数字广播接收装置具有其完整的功能，而不会想到利用移动通信终端来替代数字广播接收装置的特定功能来降低成本。对比文件并未公开数字广播接收装置与移动通信终端之间的特定相互关系。

启示：

当存在多个区别技术特征时，需要考虑这些区别特征之间的相互关联，相互作用，可以是例如工作方式中的条件关系，机械结构中的配合关系、物质间的化学反应关系等等，综合判断它们在发明的整体技术方案中所起的作用，从而正确的确定发明实际解决的技术问题。公知常识的组合未必是公知常识，组合可能取得预料不到的技术效果。

四、总结

基于以上分析，对于审查意见通知书中涉及公知常识的创造性的案件，在答复时必须从现有技术整体出发，对现有技术进行整体考量，详细分析引用的对比文件、现有技术整体，判断现有技术是否给出了区别技术特征的技术启示，从而进一步判断要求保护的发明是否具备创造性。

来源：三友知识产权

作者：王小东

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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