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文/毕强 超凡知识产权 【小D导读】
在具体专利实务中，发明、实用新型和外观设计三种专利申请类型之间是否可以互为抵触申请，一直是业界争论的问题。下面笔者结合专利代理实务中遇到的案例，对上述问题进行探讨。
一、引言
专利权是行政授予的一种独占权，任何单位和个人未经专利权人许可均不得为生产经营目的的实施享有专利权的发明创造。如果对同样的发明创造向不同的单位或者个人重复授予专利权，会在不同专利权人之间产生权利冲突，并且会致使第三人实施该专利需要同时获得所有专利权人的许可，导致不合理地提高实施发明创造的成本，妨碍被授予专利权的发明创造的实施应用，不符合专利法的立法宗旨。因此，各国中专利法中均体现有禁止重复授权的原则，中国专利法第9条也相应地设置有避免重复授权的条款。
在采用先申请制的专利制度中，还普遍设置有抵触申请制度，其主要作用也是防止对同样的发明创造重复授予专利权。 然而，在具体专利实务中，发明、实用新型和外观设计三种专利申请类型之间是否可以互为抵触申请，一直是业界争论的问题。下面笔者结合专利代理实务中遇到的案例，对上述问题进行探讨。
二、案例简介
申请号为201420179866.9、申请日为2014年4月14日、名称为“多用箩框”的实用新型专利申请，本申请共7项权利要求，其中，权利要求1为：一种多用箩筐，其特征在于，包括：筐体，所述筐体的四周及底部密闭，顶部设置有开口端；手柄，所述手柄的两端分别与所述筐体的相对的两侧连接。
说明书部分附图如下：
多用箩筐主视图
多用箩筐侧视图
申请人在2014年8月15日收到审查员下发的第一次审查意见通知书。审查意见主要内容为：权利要求1要求保护一种多用箩筐，对比文件1（公告号：CN302880440S）的申请日为2014年3月21日，在本申请的申请日之前，公告日为2014年7月16日，在本申请的申请日之后，且其是向中国国家知识产权局提交的专利；对比文件1公开了一种箩筐，公开了权利要求1的全部技术特征，本申请权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的技术方案相同，并属于相同的技术领域，能解决相同的技术问题，产生相同的技术效果。因此，对比文件1构成了本申请的抵触申请，权利要求1明显不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
从属权利要求2-7的附加技术特征已被对比文件1所公开，因此，在其引用的权利要求明显不具备新颖性的情况下，该从属权利要求也明显不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
对比文件1是一件向中国国家知识产权局提交的外观设计专利申请，该外观设计产品的名称为“箩筐”，其中主要视图如下：
主视图
右视图
三、案例分析及意见陈述
审查员检索到的对比文件1是向中国专利局提出专利申请并授权的外观设计专利，申请日在本申请的申请日前，授权公告日（公开日）在本申请的申请日之后，对比文件1中的照片记载了箩筐的形状和图案设计要素。 代理人收到该审查意见后，对该案件进行了详细分析并结合专利法和审查指南的相关规定，站在申请人利益角度，最终确定以外观设计专利申请不能作为实用新型专利申请的抵触申请的答复思路，具体答复要点如下：
专利法第22条第2款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
从专利法第22条第2款对新颖性的规定可以确定，实用新型申请的抵触申请的对象是：同样的发明或实用新型，外观设计不能作为实用新型专利申请的抵触申请来评价该实用新型专利申请的新颖性。并且，专利法第23条第1款中规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。可见，专利法第23条第1款评价外观设计与现有设计或抵触申请是否相同或实质相同时，引入了外观设计的抵触申请，并且明确规定，外观设计的抵触申请的对象是：同样的外观设计，发明和实用新型不能作为外观设计的抵触申请。
基于现行专利法的规定，发明或实用新型专利申请的抵触申请只能是发明或实用新型，外观设计专利申请的抵触申请只能是外观设计，因此，将外观设计作为实用新型申请的抵触申请，不符合专利法第22条第2款的规定。
其次，专利法第22条第2款中设置抵触申请是为了避免重复授权。申请人认为，外观设计与实用新型专利是两种完全不同的专利权，不存在重复授权的问题。具体论述如下：
专利法第2条规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
由上述规定可知，实用新型的保护客体为新的技术方案，而外观设计的保护客体是富有美感并适于工业应用的新设计，并不是新的技术方案，因此实用新型和外观设计的保护客体不同；并且根据专利法第59条规定，实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准，并且，判断实用新型的保护范围的主体是本领域技术人员，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，并且判断外观设计的保护范围的主体的一般消费者。
综上，实用新型与外观设计的保护客体不同，两者的保护范围具有明显区别，并且判断实用新型专利权和外观设计专利权保护范围的主体也完全不同，实用新型和外观设计相互之间不存在相互抵触的情形，也不存在重复授权的可能。
上述审查意见答复文件递交后，审查员向申请人下发了授权通知书，该实用新型专利申请最终被授予了专利权。
四、由该案例引发笔者的思考
显然，代理人依据现行专利法的规定，对上述案例进行了有理有据的争辩，使得该实用新型申请被授予了专利权，也就是说，该案被授权符合现行专利法对抵触申请的相关规定，审查员接受了代理人基于相关法律规定的争辩，授权行为也是合法的，但是，该案例引发了笔者的进一步的思考。
审查指南中规定，抵触申请采用全文比较，即对发明和实用新型而言，将在后申请的权利要求书请求保护的技术方案与在先申请中的权利要求书和说明书记载的所有技术方案对比。对于外观设计而言，是将在后申请中要求保护的外观设计与在先申请的全部设计方案进行对比。抵触申请的上述判断方式，主要目的是防止重复授权，虽然专利法第9条设置了禁止重复授权的规定，但是，专利法第9条适用原则是将两项专利申请的权利要求进行比对，只有记载在在先申请权利要求书中的技术方案才能防止在后申请人取得同样的专利权，而记载在在先申请说明书及附图中的技术方案，不能限制在后申请人取得专利权，并且，如果在后申请人取得专利权，还会阻碍在先申请人实施其取得的专利权。
从专利法第2条规定的发明、实用新型和外观设计的保护客体来看，以及从专利法第59条规定的发明、实用新型和外观设计的保护范围以及判断主体来看，虽然发明、实用新型和外观设计三种专利类型的保护客体和保护范围整体上明显不同，但是，发明和实用新型专利显然保护产品的形状这一客体，同样外观设计专利也保护产品的形状这一客体，可见，三种专利均保护产品的形状，保护客体存在部分重叠。也就是说，发明和实用新型专利保护的技术方案中的产品的形状可以作为外观设计专利的保护客体，外观设计专利保护的新设计中的产品的形状也可以作为发明实用新型专利的保护客体。因此，对于有形的产品而言，申请人可以选择发明、实用新型和外观设计任意一种专利类型进行保护，换句话说，作为产品的形状技术特征或者设计特征既可以被记载于发明或实用新型的申请文件中，也可以被记载于外观设计专利申请的图片或照片中。
回到本案中，本案中的实用新型专利申请的权利要求1要求保护一种多用箩筐，包括：筐体，所述筐体的四周及底部密闭，顶部设置有开口端；手柄，所述手柄的两端分别与所述筐体的相对的两侧连接。
而对比文件1的照片中也记载了箩筐的形状设计要素，同样也包括筐体和手柄，筐体的四周及底部密闭，顶部设置有开口段，手柄的两端分别与筐体的相对的两侧连接。根据前述分析可知，虽然对比文件1是外观设计专利，但是该外观设计专利中的形状设计要素所记载的箩筐的形状特征与本实用新型权利要求所要求保护的箩筐的技术方案完全相同。
由于现行专利法的规定，外观设计专利申请不能作为发明或实用新型专利申请的抵触申请，发明或实用新型专利申请也不能作为外观设计专利申请的抵触申请，从而使得本案与对比文件1中记载了同样的形状的箩筐的实用新型专利申请与外观设计专利申请都被授予了专利权。
但是，专利法第11条的规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人的许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品…。外观设计专利被授权后，任何单位或个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
本案中，在先的外观设计专利和在后的实用新型专利的专利权人是同一人，虽然不会影响专利权人正常实施其专利，但是，如果第三人想要实施该专利必须要与专利权人订立两份不同的专利实施许可合同，才能在法律意义上完全避免侵犯专利权人的专利权。
如果在先的外观设计专利和在后的实用新型专利的专利权人是不同的单位或个人，将会造成在先的外观设计申请在获得专利权以后，外观设计专利的专利权人对该专利权的实施会受到其在后申请实用新型专利权的制约，这种情况明显违背的先申请制度的原则，没有充分保护在先申请人的利益。
笔者认为，出现上述问题的主要原因还是现行专利法在抵触申请的立法上存在疏漏，导致在专利授权和确权的过程中，发明或实用新型专利申请不能作为外观设计专利申请的抵触申请，外观设计专利申请不能作为发明或实用新型专利申请的抵触申请，不能完全实现防止同一发明创造同时存在两项专利权。
五、笔者的建议
为了更好地保护在先申请人和社会公众的利益，在判断抵触申请时，应该具体考虑发明或实用新型与外观设计专利申请中所包含的技术方案和设计要素是否可以互相抵触，如果发明或实用新型申请记载的产品的形状特征，与外观设计申请记载的产品的形状设计特征相同，就可以将在先申请的发明或实用新型申请作为在后申请的外观设计申请的抵触申请，同样，也可以将在先申请的外观设计申请作为在后申请的发明或实用新型申请的抵触申请。
另外，为了在专利实务中更好地操作，可以对专利法及审查指南做适当的修改，以在业界形成统一的认识。
由于笔者水平有限，以上观点和建议难免有不当之处，希望能与业界相关人士进一步交流探讨。
参考文献： [1]《中华人民共和国专利法》，知识产权出版社，2009.1 [2]《专利审查指南2010》， 知识产权出版社，2009.9 [3]《中国专利法详解》，尹新天，知识产权出版社，2011.1
本文由超凡知识产权毕强老师原创，转载请注明作者和出处并保留本链接：http://z.chofn.com/news/guoneizixun/7895.html
编辑：IPRdaily 赵珍 -------------
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