恶意抢注境外商标并起诉他人侵权的司法规制

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“本案系恶意抢注境外商标并起诉他人侵权的典型案例。”

恶意抢注境外商标并起诉他人侵权的司法规制

——扬州市中环高科技塑业有限公司与蔡XX、蔡XX侵害商标权纠纷案

编者按 >>

本期“知产视野”刊登扬州市中环高科技塑业有限公司与蔡XX、蔡XX侵害商标权纠纷案，本案系恶意抢注境外商标并起诉他人侵权的典型案例。申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。本案中，扬州市中环高科技塑业有限公司曾在2009年左右为美国蒙罗维亚公司设计MONROVIA为主题的花盆并生产此款花盆向蒙罗维亚公司供货，其应当知晓蒙罗维亚公司已有相关公开设计，且登录该款花盆上载明的蒙罗维亚公司网址，网页上显著标有包含“”标识的商标，但扬州市中环高科技塑业有限公司却仍将“”标识申请注册在第21类并在花盆上使用，亦以其享有“”商标权为由提起诉讼。法院经审理认为，扬州市中环高科技塑业有限公司注册使用“”商标并提起诉讼的行为有违诚实信用原则，不具有正当性，遂判决驳回其诉讼请求，但法院亦同时在裁判中提醒被诉人尊重他人的知识产权，以避免发生侵权行为。

裁判要旨

与境外在先商标权人曾长期保持商业联系，接触并知晓他人的在先商标，却擅自将该境外在先商标中的图案注册为图形商标予以攀附性使用，并起诉他人商标侵权，系有悖诚实信用原则的恶意抢注、攀附使用、恶意诉讼行为。恶意抢注的商标权人通过恶意诉讼行使权利的行为属于权利滥用，对其主张他人商标侵权的诉讼请求，应判决予以驳回。

案件信息

 一审：宿迁中院（2019）苏13民初68号民事判决书；　

 二审：江苏高院（2020）苏民终1059号民事判决书。

案情摘要

扬州市中环高科技塑业有限公司（以下简称中环高科公司）成立于2004年6月7日，经国家知识产权局核准，于2018年8月28日注册取得了第26303104号“”商标，核定使用商品/服务项目为第21类花盆等。

2018年9月11日，中环高科公司委托代理人通过公证购买的方式，在淘宝网“优正园艺”店铺购买了涉案花盆产品，并于当月19日在公证处对收到的包裹外包装及内容进行了公证。经一审当庭拆封封存包裹，内有大小不一共四只加仑花盆，花盆中上部位置印制了“”“MONROVIA”标识，在该标识下印制了www.monrovia.com。

经淘宝网披露，“优正园艺”店铺的经营者为蔡XX。2017年6月至2018年4月，“优正园艺”的蔡XX多次和中环高科公司发生交易，购买中环高科公司的加仑花盆。

中环高科公司陈述“2009年前后，美国蒙罗维亚苗圃公司（以下简称蒙罗维亚公司）通过一外贸公司与我公司联系，希望我公司以MONROVIA为主题设计一款花盆，我公司即倾注精力设计并生产了此款花盆向蒙罗维亚公司供货，该花盆上的网址和英文字母突出了MONROVIA主题，是其外观的组成部分。数年后该公司不再订购此款花盆，我公司遂在国内市场销售。”

中环高科公司诉称，“优正园艺”店铺未经许可，生产、销售印制其享有注册商标专用权的“”商标的花盆，构成商标侵权，给其造成了巨大的经济损失，请求判令该店铺登记经营者和实际经营者蔡XX、蔡XX停止侵权并赔偿中环高科公司经济损失50000元及合理维权费用6600元。

蔡XX、蔡XX辩称，通过侵犯他人在先著作权取得商标注册，有违诚信原则，不应保护。其销售涉案花盆主观上不存在过错，涉案花盆具有合法来源，故不应承担赔偿责任。“优正园艺”店铺的实际经营者系蔡XX，蔡XX并非本案适格被告。

中环高科公司提起本案商标侵权诉讼的同时，还起诉蔡XX、蔡XX著作权侵权，宿迁中院经审理于2019年12月9日作出（2019）苏13民初69号民事判决（以下简称69号民事判决），认定：中环高科公司提供了登记证书以证明其系“”美术作品的著作权人，登记证书载明该作品于2009年2月9日创作，于2009年9月1日首次发表，登记日期为2017年9月27日。蒙罗维亚公司于1997年9月11日向美国专利及商标局申请注册“与MONROVIA组合”商标，并于1998年8月18日注册成功，该商标主要用于农业和园艺产品等。该公司又于2007年12月5日向美国专利及商标局申请注册“与MONROVIA组合”商标，并于2009年6月30日注册成功，该商标主要用于农业和园艺产品等。虽然蒙罗维亚公司就“与MONROVIA组合”“与MONROVIA组合”申请的是注册商标，但其亦属于著作权法上的作品，且现有证据表明该公司创作出了上述作品的时间，早于中环高科公司取得著作权登记的时间。故对中环高科公司主张蔡XX、蔡XX侵犯其著作权的诉讼请求不予支持，判决驳回中环高科公司的诉讼请求，该判决已生效。

法院认为

宿迁中院一审认为：

中环高科公司虽然享有涉案商标的注册商标专用权，但其提起诉讼违背诚信原则，对其请求不予支持。

首先，中环高科公司第26303104号“”商标与他人著作权相冲突，违反了商标法关于申请商标注册不得与他人在先取得的合法权利相冲突的规定。根据69号民事判决查明的事实，中环高科公司就涉案商标图案所主张的创作时间晚于蒙罗维亚公司的作品发表时间。

其次，中环高科公司申请注册商标存在主观上的恶意。根据中环高科公司陈述，其系因与蒙罗维亚公司产生商业上的联系而生产涉案造型特征的花盆，其在交易过程中不可能不了解蒙罗维亚公司的公司名称、生产经营特点等情况，且登录花盆上载明的网址www.monrovia.com也可以清楚查看到蒙罗维亚公司所注册的包含“”标识的商标，故中环高科公司申请注册涉案商标明显具有主观上的不正当性。

综上，中环高科公司主张商标侵权缺乏合法的权利依据，对其诉讼请求不予支持，一审法院判决：驳回中环高科公司的诉讼请求。中环高科公司不服一审判决，提起上诉。

江苏高院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

评析

所谓商标恶意抢注，是指主观上明知或应知他人存在在先权益，但依然不避让地将与相关标志相同或近似的标志申请注册商标，或不以使用为目的大量申请囤积注册商标的行为，其损害的利益包括他人在先权益或公共利益。商标恶意抢注一般多见于国内市场，但近年来国内企业抢注境外商标的现象也开始频频出现，主要表现为境外企业委托我国企业代为加工生产产品，未在中国销售也未申请注册相关商标，或者在中国销售但仅注册英文商标而出现未注册的中文商标被抢注的情形。本案是一起典型的恶意抢注境外商标并起诉他人商标侵权的案件，中环高科公司虽是涉案小花图形商标的商标权人，但其客观上抢注的图形商标损害他人在先著作权，主观上存在有悖诚实信用原则的恶意，故该权利的取得和行使不具备实质上的正当性。

一、抢注的图形商标是否损害他人在先著作权

根据商标法第九条第一款、第三十二条规定，申请注册的商标，不得与他人在先取得的合法权利相冲突；申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。上述在先权利包含在先著作权。图形商标是否构成对他人在先著作权的损害需要满足三个条件：一是他人图形、文字等构成受著作权法保护的作品；二是他人享有著作权的作品创作完成日期早于图形商标中图形作品的完成日期；三是图形商标标识与在先作品构成实质相同。根据上述认定条件，对本案中环高科公司注册涉案“”商标是否损害他人在先著作权，具体作如下分析：

首先，涉案境外商标图案是否系受我国著作权法保护的作品。著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。商标图案由文字、图形、颜色、数字、符号、字母或其他组合构成，是以商标形式表现的智力成果。商标图案是否构成受著作权法保护的美术作品，主要考察其是否系具备“独创性”的智力成果，故“独创性”是判断商标图案能否成为美术作品的关键因素。涉案境外两个商标中的小花图案具有独创性，构成美术作品。同时，根据我国与美国共同参加的《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》《世界版权公约》的规定，上述美术作品的著作权，受我国著作权法保护。

其次，享有著作权的境外作品创作完成日期是否早于涉案图形商标中美术作品的完成日期。中环高科公司主张享有商标权的图形商标中的小花图案系由其员工2009年创作完成，由该公司享有著作权，并提供了登记日期为2017年9月27日的登记证书，用以证明其系名为《MONROVIA》美术作品“”的著作权人，登记证书载明该作品于2009年2月9日创作，于2009年9月1日首次发表。而涉案境外含小花图案的“与MONROVIA组合”“与MONROVIA组合”两个商标申请注册日期分别为1997年9月11日、2007年12月5日，表明两个商标中的小花美术作品的创作完成时间至迟为上述申请注册日期，均早于中环高科公司提交的著作权登记证书中载明的创作时间。

最后，涉案图形商标的图案与在先作品是否构成实质相同。经比对，中环高科公司涉案图形商标的“”图案与美国蒙罗维亚公司注册的“与MONROVIA组合”“与MONROVIA组合”两个商标中的小花图案几乎无差异。因此，涉案图形商标的“”图案与在先作品构成实质相同。

二、抢注境外商标并提起诉讼的主观恶意认定

我国商标法等知识产权法律法规及司法解释对恶意商标抢注、恶意诉讼的主观行为要件缺乏明确规定，加之知识产权自身无形性特征，行为人的不正当意图在注册阶段难以判断，从而使抢注商标具有形式上的正当性，导致司法实务中认定行为人主观“恶意”难度较大。“恶意”指违反诚实信用原则，主观上明知或者缺乏注意义务应知而不知两种状态。

2013年修正的商标法第七条第一款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。藉本次商标法修改，表明了立法机关对于商标注册与使用过程中种种不诚信行为的重视。诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。一方面，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益，以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。

本案中，中环高科公司在案件审理中陈述，其曾在2009年左右为美国蒙罗维亚公司设计MONROVIA为主题的花盆，并生产此款花盆向蒙罗维亚公司供过货。而“与MONROVIA组合”商标早在1998年就已在美国注册成功，基于中环高科公司与美国蒙罗维亚公司的商业往来，其接触并知晓小花图案相关公开设计。故中环高科公司在明知小花图案设计的情形下却有悖诚实信用原则，仍将与之实质相同的图案在国内同类商品上抢注为图形商标，尽管这种非正常申请的注册商标具备形式合法性但仍缺乏内在正当性，其在无合法权利基础下为取得不正当竞争优势而提起民事诉讼，表明具有明显主观恶意。

需要强调的是，商标法第七条诚信条款为兜底条款，是对以“不洁之手”取得商标权行为的否定。司法实践对诚信条款的适用应持谨慎的态度，坚持穷尽具体条款的解释，避免架空具体条款。本案在法律适用中一同适用诚信条款与商标法中规制商标恶意抢注的第九条和第三十二条，将诚信条款作为一种宣示和补充，与其他规制商标恶意抢注的具体条款一同适用。

三、对恶意抢注并起诉他人商标侵权的规制

2022年4月，中共中央、国务院印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，强调要“加大对商标抢注、非正常专利申请等违法失信行为的惩戒力度”。加强对商标包括域外商标抢注行为的规制，是建设知识产权强国、营造促进国内国际双循环良好营商环境和高质量发展的必然要求。

本案系恶意抢注人作为“形式正当”的权利主体起诉他人商标侵权，对其规制主要体现在三个方面。一是司法规制。本案与恶意抢注人被境外的权利人起诉侵权的案件有所区别。对于后一类案件，在司法上可通过依法积极适用惩罚性赔偿，适用证据披露和举证妨碍制度等诉讼制度，加大对恶意抢注行为的惩治力度。基于商标侵权诉讼以及司法审判原理所限，法院在商标侵权纠纷审理中通常仅限于对商标侵权事实本身的认定和对原告诉讼请求作出回应。对于本案而言，中环高科公司恶意抢注并起诉他人商标侵权，对此最直接的司法规制措施就是针对其主张他人侵权的诉讼请求，作出驳回诉讼请求的判决。考虑到本案被诉人并非正当使用被控侵权标识，亦不能通过被诉人提起“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”诉讼，来加大对恶意抢注行为的打击力度。二是行政规制。当前我国商标法律制度对于抢注行为的后果性规定仅仅为驳回申请或是宣告无效,无法有效地对恶意抢注者进行惩罚与警示。本案中，即便针对中环高科公司的涉案商标，被诉人、案外人申请提起或国家知识产权局主动启动无效宣告程序，行政层面的惩戒手段也主要是让其失去本身就不具备实质正当性的权利，抢注人滥用权利的成本远低于获利，导致其日后重复侵权甚至以侵权为业，不能有效遏制恶意注册现象发生。三是信用规制。2022年1月印发的《国家知识产权局知识产权信用管理规定》明确将“恶意商标注册申请行为”列为失信行为，对失信主体实施相应的管理措施。应切实发挥信用惩戒对恶意抢注行为的规制作用，在强调事后信用管理惩戒的同时，利用大数据、云计算、人工智能等高新技术，加大对恶意抢注商标申请人、代理人及有关企业的监管，将不诚信行为纳入征信系统，强化对失信主体的知识产权领域信用约束。建立健全不敢失信、不能失信、不想失信的长效机制，推动跨领域、跨部门、跨区域协同监管、联合惩戒、综合激励，形成共建共治的威慑力，使诚实守信成为市场运行的价值导向和各类主体的自觉追求，推动营造良好的知识产权法治环境、市场环境和社会环境。

一审

合议庭：庞文斌　翟新权　徐  宁

法官助理：张立东

二审

合议庭：袁　滔  曹美娟  唐  静

（原标题：知产视野231 | 恶意抢注境外商标并起诉他人侵权的司法规制）

来源：江苏高院

作者：唐静

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：恶意抢注境外商标并起诉他人侵权的司法规制（点击标题查看原文）

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