从“分”与“合”的角度谈外观设计专利的申请策略

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“在外观设计专利申请过程中，应充分理解‘分’与‘合’的策略。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郭帅 律师 专利代理师 广东集之家律师事务所

摘要

外观设计专利是TRIPs协定规定的七种知识产权之一；根据国家知识产权局官方公布的数据，最近几年我国每年外观设计专利的申请量基本在70万件左右；在发明专利、实用新型专利、外观设计专利三种专利诉讼中，外观设计专利的侵权诉讼数量最多；但是，外观设计专利并未得到足够重视，基于大众的常规认知，外观设计专利的技术含量最低、专利代理机构设置专门的外观设计专利代理人寥寥无几、目前全国各个地方的政策鼓励也是以发明或实用新型为导向等；外观设计专利作为一种基础的知识产权，有必要对其进行详细梳理，针对不同的产品或设计，采取不同的申请策略，以期在维权阶段能够得到更好的保护。

关键词：外观设计专利 申请策略

一 、外观设计专利的分类

根据专利法及细则和审查指南对外观设计类型的规定，外观设计的种类分为：单一产品外观设计、相似产品外观设计、套件产品外观设计、组件产品外观设计、局部产品外观设计。

1.1 单一产品外观设计

《专利法》第二条第四款对外观设计专利的保护客体进行了规定[1]：外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

《专利法》第六十四条第二款对外观设计专利的保护范围进行了规定[1]：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

单一产品的外观设计一般通过提交产品或设计的六面视图进行申请，其保护范围也是通过提交的图片进行限定，在侵权判定时，通过侵权产品与授权的外观设计专利进行比对，如果二者相同或相似，那么被诉侵权产品落入专利权的保护范围。根据审查指南的规定[2]，一般情况下，经整体观察，如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形，则通常认为二者属于相似的外观设计。

1.2 相似产品外观设计

《专利法》第三十一条对相似产品外观设计和成套产品外观设计进行了规定[1]：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

对于相似产品外观设计，在申请的时候要提交每一个设计的六面视图，一份申请文件不能超过十项设计，每项设计均可以按照一项独立权利要求对待，在侵权判定时，应当将被诉侵权产品与其主张的各项外观设计分别单独进行对比，只要落入相似外观设计中的一项外观设计的保护范围即侵权[3]。

1.3 套件产品外观设计

《专利法》第三十一条（同1.2）对套件产品的外观设计进行了定义；《专利法实施细则》第三十五条第二款规定[4]：专利法第三十一条第二款所称同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，是指各产品属于分类表中同一大类，习惯上同时出售或者同时使用，而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。

对于套件产品外观设计，在申请的时候要提交每一个产品或设计的六面视图，每项设计均可以按照一项独立权利要求对待，在侵权判定时，应当将被诉侵权产品与其主张的各项外观设计分别单独进行对比，只要落入成套产品中的一项外观设计的保护范围即侵权[3]。

1.4 组件产品外观设计

根据《审查指南》第一部分第三章的规定[2]：组件产品，是指由多个构件相结合构成的一件产品。分为无组装关系、组装关系唯一或者组装关系不唯一的组件产品。对于组装关系唯一的组件产品，例如，由水壶和加热底座组成的电热开水壶组件产品；对于组装关系不唯一的组件产品，例如插接组件玩具产品，在购买和插接这类产品的过程中，一般消费者会对单个构件的外观留下印象，所以，应当以插接组件的所有单个构件的外观为对象，而不是以插接后的整体的外观设计为对象进行判断。对于各构件之间无组装关系的组件产品，例如扑克牌、象棋棋子等组件产品，在购买和使用这类产品的过程中，一般消费者会对单个构件的外观留下印象，所以，应当以所有单个构件的外观为对象进行判断。

对于组件产品外观设计，在申请的时候，组装关系唯一应提交组合状态下的产品视图，组装关系不唯一和无组装关系，要提交每个构件产品的视图；在侵权判定时，应当将被诉侵权产品与外观专利设计的每一个构件进行比对，原则上，只有每一个构件相同或近似的才构成侵权，缺少部分构件或部分构件不相同也不近似的，不构成侵权[3]。

1.5 局部产品外观设计

《专利法》第三十一条（同1.1）对局部产品的外观设计进行了定义，对产品的局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

对于局部产品外观设计，在申请的时候要提交每局部产品或设计的六面视图，通过虚线和实线对整体轮廓和局部分别进行表达；在侵权判定时，应当将被诉侵权产品与其主张的外观设计的局部设计部分进行对比，无需比较产品的其他部分，最终以局部设计的相同或相似来判断是否构成侵权。

1.6 外观设计产品汇总

通过对上述几种外观设计的论述，从产品的角度出发，基于“分”与“合”的思想，如图1所示，一个产品能分解若干构件或者若干局部；同理若干产品可以合并一起，构成若干相似产品或者套件产品。

图1

在详细了解了单一产品外观设计、相似产品外观设计、套件产品外观设计、组件产品外观设计、局部产品外观设计的情况下，从申请阶段到维权诉讼阶段，对不同的外观设计进行归纳如下：

二 、申请策略举例

外观专利的审查为初步审查，也就对申请阶段要求比较宽松；但是授权的外观设计专利能否在确权阶段保证专利权的稳定，在维权阶段能否对产品进行有力的保护，其对申请阶段提出了新的要求。

2.1 案例1

图2

设计1与设计2相比，两者的主要不同点在于[5]：右侧圆柱形支架略有不同，对比设计的圆柱形支架上段三分之二处更细且靠近顶部略粗，涉案专利相应部位略粗且粗细较为一致，对比设计的圆柱形支架下端三分之一的顶部略呈圆台状，涉案专利为圆柱形。此外还有若干更细微的区别。

在申请阶段，代理人按照设计一和设计二分别进行了申请，同日申请了两份外观设计专利，并授权；在确权无效阶段，将设计二作为证据基于专利法第9条重复授权的理由将授权的外观设计一进行了无效。

通过上述案例，结合前面对不同产品外观设计的区分，设计一和设计二属于二个产品，相似的外观设计专利，在申请阶段应该将设计一和设计二放到一份申请文件中进行申请，以规避专利法第九条重复授权的影响；对于相似外观设计的判断，也许不同人会有不同的判断，但是基于相似外观设计后期审查过程中有分案制度，如果在审查环节以不符合相似外观设计的理由要求分案，那么对前期作为相似外观设计的误判影响也不大；反而在确权环节，如果基于专利法第九条重复授权的理由被提出无效，那么审查阶段的分案通知书就是强有力的抗辩理由。

2.2 案例2

图3：涉案专利附图

一审过程中，原告主张淋浴喷头的跑道状出水面与原告的出水面设计相似，构成侵权。一审法院认为，虽然二者跑道出水面相似，但是喷头的手柄等其他部分存在差异，不构成相似设计不侵权。二审法院认为，跑道状的出水面应作为重要的设计特征进行重点考量，在出水口的形状上构成相似，其他差异对视觉效果不产生显著影响，构成侵权。再审法院认为[6]，虽然被诉侵权产品采用了跑道状出水面，但喷头及其各面过渡的形状这一设计特征在整体设计风格上呈现明显差异，不构成侵权。

从“分”的角度考虑，可以分为设计1外壳、设计2出水口构件、设计3淋浴喷头产品，还有不同组件的局部外观设计，例如跑道状的出水面，这些均可分出来单独申请；从“合”的角度考虑，设计1外壳、设计2出水口构件、设计3淋浴喷头产品均有若干不同的相似外观设计，设计1外壳、设计2出水口构件、设计3淋浴喷头相似外观设计合案申请。从理论上，外壳和出水口构件均是淋浴喷头的两个构件，三者属于组件外观设计产品，但是基于组件外观设计保护的局限性，申请人可以把组件外观设计产品进行了单独申请或者对跑道状出水面进行局部外观设计申请。

通过上述案例，结合前面对不同产品外观设计的区分，如果只是作为一个单独的产品进行外观设计申请，改变把手或者过渡面形状均可规避，对后期的维权非常不利；如果作为组件外观设计进行申请，其保护范围与单独的产品外观设计申请是一样的；从外壳、出水口构件、淋浴喷头产品或者局部外观设计进行分，此时的关注点在于设计要点、设计要部，把握好设计要点才好进行分解，设计要点是指外观设计与在先设计的主要区别，这些与现有设计既不相同也不相似的设计内容保证了外观设计的创作高度。

2.3 案例3

图4

设计1为化妆品的盖子，设计2为化妆品的容器，设计3为化妆品的盖子和盒子组装后的口红产品；从“分”的角度考虑，可以分为设计1盖子、设计2容器、设计3口红产品，还有不同组件的局部外观设计，这些均可分出来单独申请；从“合”的角度考虑，设计1盖子、设计2容器、设计3口红产品均有若干不同的相似外观设计，设计1盖子、设计2容器、设计3口红产品相似外观设计合案申请；或者口红与睫毛膏基于成套出售或使用可以作为套件产品外观设计合案申请；在申请过程中要规避专利法第9条重复授权的影响。

从理论上，盖子和容器均是口红产品的两个构件，三者属于组件外观设计产品，但是基于组件外观设计保护的局限性，申请人把组件外观设计产品进行了单独申请；在申请阶段，代理人按照设计一、设计二、设计三分别进行了单独申请，同日申请了三份外观设计专利，在每份外观设计申请文件中均包含了若干相似设计；在维权阶段，不管是从盖子、容器、还是组装后的产品对设计进行了全方位的保护。

通过上述案例，结合前面对不同产品外观设计的区分，设计1-3属于一个产品，如果只是作为一个单独的产品进行外观设计申请，改变容器盖或者容器均可规避，对后期的维权非常不利；如果作为组件外观设计进行申请，其保护范围与单独的产品外观设计申请是一样的；从盖子、容器、口红产品进行分，将三者的相似外观设计进行合，形成了完整的外观设计专利布局。

三、 小结

由于外观设计的审查为初步审查授权登记制，授权易，造成了在申请阶段对外观设计的保护范围、权利稳定性等因素考虑不足，影响后期的维权；在外观设计专利申请过程中，充分理解“分”与“合”的策略；当一个商品单独申请单一产品外观设计时，从“分”的角度考虑，能不能分解为组件外观设计单独申请或者局部外观设计单独申请；从“合”的角度考虑，是不是可以和其他外观设计合在一起作为相似外观设计或者套件产品外观设计合案申请；针对不同的产品或设计，把握设计要点，精准的“分”与“合”，争取多项范围合理、权利稳定的外观设计专利权，更好的为产品或设计提供保护。

参考文献：

[1]中华人民共和国专利法[M]，知识产权出版社，2010

[2]专利审查指南[M]，知识产权出版社，2010

[3]北京市高级人民法院专利侵权判定指南[M]，知识产权出版社，2020

[4]中华人民共和国专利法实施细则[M]，知识产权出版社，2010

[5]复审无效决定书第6W112008号决定

[6]最高人民法院(2015)民提字第23号判决书

（原标题：从“分”与“合”的角度谈外观设计专利的申请策略）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郭帅 律师 专利代理师 广东集之家律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从“分”与“合”的角度谈外观设计专利的申请策略（点击标题查看原文）

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