由侵犯商业秘密案件引发的对司法救济与行政救济相互衔接的思考

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作者：高伟 冯永贞 北京市磐华律师事务所

原标题：由侵犯商业秘密案件引发的对司法救济与行政救济相互衔接的思考

陕西省高级人民法院就国核宝钛锆业股份公司诉西部新锆核材料科技有限公司及惠某宁侵犯商业秘密诉讼一案做出终审判决，判决西部新锆及惠某宁侵犯了国核锆业的商业秘密。本文针对在专利权权属纠纷诉讼案件中申请人将三件专利申请成功撤回之后，本案中专利申请权是否灭失等问题进行了讨论，旨在更高效的实现司法救济与行政救济相互衔接，更好的维护当事人的利益。

摘要

本文案例是商业秘密侵权诉讼案件，与该案件同时进行的是三件专利权权属纠纷诉讼案件，在该商业秘密侵权诉讼案件和专利权权属纠纷诉讼案件中涉及的司法救济与行政救济相互衔接配合的一些问题，值得我们思考。例如，在专利权权属纠纷诉讼案件中申请人将三件专利申请成功撤回之后，本案中专利申请权是否灭失？专利权属纠纷诉讼中一审、二审和再审裁定专利申请撤回之后原被告之间不存在专利权属纠纷进而不进行实体审理是否合理？原告在提起诉讼之后提出三件在后申请并且要求涉案专利申请的优先权，在后申请的审查中由于不能提供优先权转让证明而且诉讼正在进行，为此提出在后三项专利申请审查过程中的中止请求，在后三项专利申请审查过程中的中止程序是否应该被准许？该中止程序的审查标准与请求中止专利申请权权属纠纷中涉案专利申请的审查标准是否应该一致？本文对上述问题进行了讨论，旨在更高效的实现司法救济与行政救济相互衔接，更好的维护当事人的利益。

一、案情介绍

陕西省高级人民法院就国核宝钛锆业股份公司（以下简称国核锆业）诉西部新锆核材料科技有限公司（以下简称西部新锆）及惠某宁侵犯商业秘密诉讼一案做出终审判决，判决西部新锆及惠某宁侵犯了国核锆业的商业秘密。与上述侵犯商业秘密诉讼案同时提出的三件专利权权属纠纷诉讼案件，在上述陕西省高级人民法院做出的终审判决之前最高人民法院也已经做出了终审裁定。就此，国核锆业与西部新锆及惠某宁之间涉及三件发明专利的权属纠纷告一段落，而与上述三件发明专利相关的行政救济程序仍然在进行着，这起案子涉及司法救济与行政救济相互衔接配合的一些问题，值得我们思考。

国核锆业原职工惠某宁离职后加入西部新锆，后作为第一发明人于2015年3月30日以西部新锆的名义向国家知识产权局申请了三项发明专利，该三项发明专利于2015年6月10日公开，国核锆业获悉该行为后向西部新锆、惠某宁发出律师函，要求西部新锆、惠某宁接到函后立即停止侵犯国核锆业商业秘密的行为。西部新锆回函否认并主动撤回了上述三项发明专利申请，国家知识产权局于2015年9月25日发出同意撤回的通知书。国核锆业于2015年11月5日向陕西省西安市中级人民法院同时提起涉及上述三项发明专利的专利权权属纠纷诉讼和侵害商业秘密纠纷诉讼。

一审法院受理专利权权属纠纷诉讼案件之后，原告国核锆业依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条的规定提出中止专利权权属纠纷诉讼，请求在侵害商业秘密纠纷诉讼审理完成之后再审理该案，但是该请求没有得到一审法院支持。在没有进行实体审理的情况下，陕西省西安市中级人民法院于2015年12月15日作出 (2015)西中民四初字第00568号民事裁定书①，指出由于被告西部新锆已向国家知识产权局撤销了上述三项发明专利的专利权申请，本案诉争的专利申请权已不为被告西部新锆、惠某宁所有，因此原告和被告之间不存在专利申请权的权属纠纷，据此裁定驳回了原告国核锆业的起诉。原告国核锆业在收到该裁定之后提出上诉，陕西省高级人民法院于2016年5月6日作出 (2016)陕民终113号民事裁定书②，裁定驳回原告的上诉，维持一审裁定。原告国核锆业在收到陕西省高院的上述二审裁定之后于2016年6月7日向最高人民法院提出再审申请，最高人民法院虽未完全支持原告国核锆业主张③，并维持了一审和二审的裁定，但最高人民法院认为原告国核锆业可以通过另案起诉的侵犯商业秘密案来获得救济，并支持了原告国核锆业主张的在侵犯商业秘密成立的前提下，通过撤销西部新锆的撤回专利申请的声明来恢复上述三项已经主动撤回的专利申请。

在侵害商业秘密纠纷诉讼中，陕西省西安市中级人民法院于2016年5月9日作出（2015）西中民四初字第00572号民事判决书④，在判决书中认定了国核锆业商业秘密的存在，同时以西部新锆三项专利申请从文字上看与国核锆业商业秘密内容并不一致，而且原告国核锆业未能提交专利申请与其商业秘密相同或实质相同的直接证据，亦明确表示不愿委托专业机构进行鉴定，其应承担举证不能的责任，进而判定驳回原告国核锆业的诉讼请求。原告国核锆业提起上诉，陕西省高级人民法院于2017年2月21日作出（2016）陕民终451号民事判决书⑤，做出终审判决撤销了一审判决并责令惠某宁和西部新锆立即停止侵犯国核锆业的商业秘密。

原告国核锆业在收到（2016）陕民终451号民事判决书之后根据上述最高人民法院裁定书中的意见，向国家知识产权局提出申请，请求撤销西部新锆撤回涉案专利申请的声明，恢复并变更了涉案的三项发明专利申请。

二、对于本案中一些问题的思考

1、本案中专利申请权是否灭失

（1）基于专利申请的优先权

《中华人民共和国专利法》（下称“专利法”）第二十九条第二款规定：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”

根据该规定，西部新锆自在先发明专利的申请日起，就拥有了对该专利申请的优先权，而该优先权是不因西部新锆撤回该专利申请而消失的。这意味着，西部新锆自该发明专利的申请日（2015年3月30日）起的一年之内是可以重新以该发明专利的优先权为基础提出与该发明专利所涉技术相同的后续专利申请，且该后续的新申请不会因为之前的撤回行为而丧失新颖性。

另外，根据《专利法》第十条的规定，西部新锆可以将该优先权转让，以与上述案件没有关系的第三人的名义去申请与该发明专利申请所涉技术相同的后续专利申请。

而就本案提起上述专利权权属纠纷诉讼之时（2015年11月5日），仍处在专利法规定的12个月的优先权期限之内，可见涉案专利申请的专利申请权并未完全灭失，原告国核锆业在上述诉讼中已经意识到优先权的存在并在起诉状中进行了相应的陈述和主张，同时为了防止优先权的灭失原告国核锆业以自己作为申请人向国家知识产权局提交了三件在后专利申请并且要求了涉案的三项专利申请的优先权以尽最大的可能性来挽救自己所遭受的损失。

（2）涉案专利可以通过撤销撤回恢复

现行《专利审查指南》第一部分第一章6.6“撤回专利申请声明”规定⑥：“…但在申请权非真正拥有人恶意撤回专利申请后，申请权真正拥有人（应当提交生效的法律文书来证明） 可要求撤销撤回专利申请的声明。”

西部新锆撤回专利申请的行为，明显属于恶意处分，以使本应当属于国核锆业的权利状态变得不稳定甚至灭失。从上述规定可以看出，即使被告西部新锆提交了撤回专利申请的声明，国核锆业可以根据法院的生效判决，向国家知识产权局申请撤销程序，以制止恶意撤回专利申请行为，将撤销的专利恢复为有效专利状态。因此，即使西部新锆撤回了上述三项专利申请，但并不必然导致上述专利申请权的完全灭失，还可以通过上述救济途径将该在先申请恢复为有效状态。

综上，涉案的上述三项专利申请被主动撤回后，专利申请权并未完全灭失，现有法律框架下至少还存在上述两种可能的后续救济途径。

2、专利权属纠纷诉讼中一审、二审和再审裁定不进行实体审理是否合理

《中华人民共和国民法总则》第三条规定：民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。

第一百七十九条规定：承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。

其中，专利权、专利申请权作为一种财产权应当受到法律的保护，如上所述本案中专利申请权并没有完全灭失，一审、二审和再审理应进行实体审理并作出判决，即使专利申请权已经灭失，无法返还，但西部新锆侵犯国核锆业专利申请权的侵权行为已经发生而且该侵权行为并不会随撤回专利而灭失，而是恶意撤回行为进一步损害了国核锆业的合法权益，西部新锆应该承担侵权的民事责任，因此法院理应对该专利申请权的归属做出判决，同时判定西部新锆承担相应的民事责任。生活中与之类似的情形有很多，例如A偷盗了B的古董，但A在转卖过程中不小心弄碎古董，已经失去了研究和收藏的价值，那么是否因为古董已经损坏就不再对古董的所有人为谁进行审判、不再追究侵权者A的责任呢？

另外，如上所述，本案中撤回的专利是可以撤销并恢复的，《专利审查指南》第五部分第七章5.3“作出处分决定后的处理”中规定⑦：“作出丧失专利申请权（或专利权） 的处分决定后又收到有关文件表明相关手续已在规定的期限内完成的，流程部门应当及时撤销有关处分决定，发出修改更正通知书，处分决定已公告的还应当作出公告更正。”根据该规定，国核锆业可以利用民事诉讼获得相应法律文书并依据法律文书将撤销的专利申请得以恢复，而撤销撤回以及申请人变更等行政程序均需要相应的法律文书，法院理应进行实体审判以使相关的行政和司法救济相互衔接，以顺利的进行后续的行政救济程序。

中华人民共和国专利法实施细则第八十六条规定：当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。依照前款规定请求中止有关程序的，应当向国务院专利行政部门提交请求书，并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。国核锆业在后提交的三件专利申请的审查过程中，在当时的状态下，国核锆业无法提供给国家知识产权局有关优先权转让的证明，因此国核锆业提出了中止请求，上述中止请求也需要提供相应的有关专利权权属纠纷的法律文书。

综上，法院应当对涉案的专利申请权的归属做出判决，以对当事人作出应有的救济。

3、专利权属纠纷诉讼中的中止诉讼的申请是否应该允许

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条的规定：有下列情形之一的，中止诉讼：（五）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的。本案中专利申请权权属纠纷案的审理需要以侵害商业秘密纠纷诉讼的结果为依据，因此国核锆业提出中止专利权属纠纷诉讼，请求在侵害商业秘密纠纷诉讼审理完成之后再审理该案应该得到支持。

我们认为在本案中完全可以将专利申请权权属纠纷案中止，在侵害商业秘密纠纷诉讼案判决之后依据该判决结果进行实体审查，不仅能更好的维护当事人的利益，也能更好的与后续的行政救济程序相衔接。

4、以技术方案是否实质相同来判断是否侵犯商业秘密是否恰当

是否侵犯商业秘密如何进行审查呢？目前对于如何来判定一个方案是否侵犯商业秘密并没有统一的标准，主要有两种观点，一是将技术方案进行对比，如果侵权方案与商业秘密方案相同或实质相同，则认为侵犯商业秘密；二是确定商业秘密中若干与公知信息/技术的区别点，即“秘密点”，若侵权方案中披露、使用了该秘密点，则认为侵权方案侵犯商业秘密。

（2016）陕民终451号民事判决书中指出西部新锆的技术方案和商业秘密二者间测试对象相同、目标元素相同、基本原理相同、基本步骤相同，仅在检测基材、取样方法、数量和重量、仪器的品牌和型号等方面存在一些微小差异，实质上属于相同的技术方案，故认定西部新锆的行为侵犯了国核锆业的商业秘密。因此二审法院是将专利申请的技术方案和商业秘密方案进行对比做出的判决。

对于以技术方案进行对比作为是否侵犯商业秘密的判定标准的这一观点我们并不完全赞同。如果商业秘密的秘密点仅包含A，当侵权方案也为A时，两者相同或实质相同，在这种情形下判定侵权似乎没有问题，但如果侵权方案为A+B并且A来自于商业秘密时，侵权方案和商业秘密的技术方案并不完全相同，尤其是B也对整体的方案起到了重要的作用时，根据观点一的标准，侵权方案就可能不构成侵犯商业秘密了，这显然是不太合理的；而依据观点二，由于侵权方案使用了商业秘密的秘密点A，因此在符合其他侵犯商业秘密的条件下，不管侵权方案是否还包含其他特征（例如B），也不管A在侵权方案中的贡献大小，就可以判定侵权方案侵犯了商业秘密，这显然能够更好地对商业秘密进行保护，但是由于目前全国还未形成统一的审判标准，因此我们也期望在以后的立法、修法中可以对该判断标准在国家层面上进行明确，同时最高院还可以以指导案例的形式对该类案件统一审判标准。在本案中由于两种方案实质相同，因此无论采用哪种标准进行审判，其结果都是一样的。

原告国核锆业在收到（2016）陕民终451号民事判决书之后撤销了西部新锆撤回涉案专利申请的申明，恢复并变更了涉案三项专利申请权。其中专利申请权权属纠纷和侵害商业秘密纠纷诉讼两者并不等同，属于解决不同纠纷的诉讼，为什么在判决西部新锆侵犯国核锆业的商业秘密之后就直接导致专利申请权的权属归国核锆业所有呢？

在本案中由于侵权方案和商业秘密方案实质相同，西部新锆在商业秘密方案的基础上并没有进行创造性的劳动，对方案没有实质性的贡献，商业秘密方案并没有因西部新锆以申请专利的形式进行保护而使其价值发生较大或巨额的增加，因此专利申请权的权属必然归国核锆业所有。这与民法中的加工类似，加工是指一方使用他人财产加工改造为具有更高价值的新的财产。对于加工物所有权的归属以加工物属于材料所有人为原则，而在加工所增加的价值远远超过材料的价值时，才属于加工人为例外。就本案而言，专利申请中测试对象、目标元素、基本原理、基本步骤均来源于商业秘密方案，商业秘密方案对于专利申请方案的贡献最大，即使西部新锆对技术方案的保护形式进行整理，但其贡献相对于国核锆业来说是微不足道的，因此在判决西部新锆侵犯国核锆业的商业秘密之后就直接导致专利申请权的权属归国核锆业所有并无不当。

5、在后三项专利申请审查过程中的中止程序是否应该被准许

前面已经提到为了防止优先权的灭失在提起诉讼之后，原告以国核锆业作为申请人向专利局提交了三件在后申请并且要求了三件涉案专利（在先申请）的优先权。在在后申请的优先权审查中，由于在先申请和在后申请的申请人不同，而且在先申请的专利申请权权属纠纷仍在审理过程中，因此无法提交优先权转让证明或法院相关的法律文书，为此申请人国核锆业提出中止三件在后申请的审理，待法院审结专利权权属纠纷后，再继续上述三项在后专利申请的审查。

在提出中止请求以及后续的补正程序中申请人先后提交了起诉状、委托书、陕西省西安市中级人民法院的受理案件通知书（专利申请权权属纠纷）、陕西省高级人民法院的民事裁定书以及最高人民法院的受理案件通知书、陕西省高级人民法院受理通知书（侵犯商业秘密诉讼），其中起诉状、陕西省高级人民法院的民事裁定书中明确记载有专利申请的申请号，但是国家知识产权局以“应该提交由陕西省高院出具的写明有申请号的受理通知书原件。可以是受理通知书的复印件加盖法院的公章，要写明该案的申请号”为由拒绝了其中两件在后申请的中止请求。国家知识产权局对于中止申请的审批是否合理？本案中请求中止的是国核锆业作为申请人申请的在后专利申请，而并非专利申请权权属纠纷中涉案的在先专利申请，那么审查标准是否应该一致？

首先，中华人民共和国专利法实施细则第八十六条规定：当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。依照前款规定请求中止有关程序的，应当向国务院专利行政部门提交请求书，并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。

其中该条款针对的是涉及专利申请权权属纠纷的申请所做的规定，该条款之所以规定“附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本”是为了防止专利申请权权属纠纷的当事人、或第三人恶意中止案件，导致案件不能进行正常的审查，对真正的权利人造成损失，而本案中申请人中止的并非涉案专利申请，而是国核锆业自己提出的专利申请，并不涉及任何专利权权属纠纷，针对两种不同的情况均依据该条款以相同的审查基准进行审查是否合理？

显然这对于国核锆业的要求过于苛刻，中华人民共和国专利法第三十二条规定：申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。专利申请权作为一种财产权其所有人享有对其处分的权利，包括撤回、转让等，专利法第三十二条规定正是为了更好地保护申请人自行处分的权利，其中撤回、转让等处分的后果远比中止的后果严重，在专利法对更为严重的情况已经允许的前提下，举重以明轻，中止当然应该被允许。

具体到本案，申请人对自己并不涉及专利申请权权属纠纷的案件请求中止，该中止程序不会对公众或其他人造成任何损失，因此申请人的该请求理应得到允许，更何况申请人已经提供了足以证明在先涉案的证明材料。我们认为即使申请人不提交任何证明材料，只要是权利人的真实意思表达，申请中止自己的并不涉及专利申请权权属纠纷的专利申请也应该得到允许，这才能更好的保护所有人对自己财产处分的权利。退一步，申请人已经提交了起诉状、委托书、受理案件通知书以及裁定等证明材料，通过这些证明材料国家知识产权局完全可以做出合理的判断，对是否进行中止做出决定，而不是一再要求申请人进一步提供“由陕西省高院出具的写明有申请号的受理通知书原件，或受理通知书的复印件加盖法院的公章，要写明该案的申请号”，这显然已经超出合理证明的范畴。

目前专利法和审查指南中对于中止的情况并没有进行区分，对所有请求中止的案件按照一样的标准进行审查这很可能导致申请人丧失某些权利，我们也期望专利法以及审查指南在后续的修改过程中可以对中止的具体情况进行区分，以更好的保护申请人的权益。

参考文献：

① 陕西省西安市中级人民法院(2015)西中民四初字第00568号民事裁定书。

② 陕西省高级人民法院(2016)陕民终113号民事裁定书。

③ 中华人民共和国最高人民法院(2016)最高法民申1762号

④ 陕西省西安市中级人民法院2015）西中民四初字第00572号民事判决书。

⑤ 陕西省高级人民法院（2016）陕民终451号民事判决书。

⑥ 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京.知识产权出版社，2010:37。

⑦ 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京.知识产权出版社，2010:473。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：高伟 冯永贞 北京市磐华律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：由侵犯商业秘密案件引发的对司法救济与行政救济相互衔接的思考（点击标题查看原文）

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