中美商标在注册申请、维护和争议解决方面的差异和应对办法

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：汪涛 晏倩岚

原标题：中美商标在注册申请、维护和争议解决方面的差异和应对办法

对于中国赴美经商的企业和个人，有必要对美国商标注册申请、维护和争议解决方面的一些特殊规定和实务操作有一定了解，在布局规划阶段充分做好各方面的准备工作。本文归纳了中美商标在注册申请、维护和争议解决方面的八个差异和应对办法。希望在美国商标授权、维护和维权路上的企业和个人，可以少走弯路。

美国是全球最重要的经济体之一，对于大多国内出海企业，美国是海外商业布局不可或缺的重要市场。在过去几年伴随着跨境互联网平台的迅速发展，特别是“注册商标”成为了开展跨国业务的“通行证”，中国企业和个人的美国商标申请数量增加了十多倍，中国目前可能已经成为在美国商标申请数量最多的申请人来源国。因此，对于中国赴美经商的企业和个人，有必要对美国商标注册申请、维护和争议解决方面的一些特殊规定和实务操作有一定了解，在布局规划阶段充分做好各方面的准备工作。笔者根据以往工作经验，归纳了中美商标在注册申请、维护和争议解决方面的八个差异和应对办法。具体如下：

差异一：

注册基础是美国商标注册的必备条件

中国商标申请基于商业需求，一般企业提交营业执照副本，个人提交个体工商户营业执照副本即可，商标局审查通过之后，无第三人异议则可顺利注册，无使用证据相关要求。

而在美国联邦商标申请时，申请阶段需要选择合适的“申请基础”，注册阶段需要满足合适的“注册基础”，商标才可以最终获得注册，发出《商标注册证》。对于在美国直接提交的商标申请，在申请阶段可以选择如下四种“申请基础”：

1、商业使用（Use in commerce basis），美国商标法Section 1 (a)，即，申请商标在提交申请日期前已经在美国实际投入商业使用。

2、意向使用（Intent-to-use basis），美国商标法Section 1 (b)，即，申请商标在提交申请时尚未在美国实际投入商业使用，但是申请人在美国商标申请日之后具有将该商标在美国进行实际商业使用的真实意图。

3、外国申请（Foreign application basis），美国商标法Section 44 (d)，即，申请人在相同或更大范围的商品/服务项目上已经提交了相同商标申请在申请人的原属国，且该原属国商标的申请日是在美国商标申请日之前的6个月以内。

4、外国注册（Foreign registration basis），美国商标法Section 44 (e)，即，申请人在其原属国在相同或更大范围的商品/服务项目上已经取得在先相同注册商标权利。

在注册阶段，只有上述第1项“商业使用（Use in commerce basis）”或第4项“外国注册（Foreign registration basis）”可以满足美国商标注册要求。因此，对于首次申请美国商标的国内企业和个人，预先做好选择适当申请基础和注册基础方面的准备，是保证后期可以顺利取得商标注册的重要方面之一。

差异二：

使用是美国商标注册和维护的重要依据

中国商标局一般不主动要求商标权利人提供使用证据。

而美国商标，在商标注册阶段，除非申请商标基于外国注册（Foreign registration basis）方式取得注册，否则申请人必须在提供了合法使用声明并提交相应使用证据前提下才能获得美国商标注册。

随着《美国商标现代化法案》（Trademark Modernization Act）生效日期临近，核准注册后的美国商标将面临来自社会公众更加多样的在使用证据方面的挑战，例如：在实质审查期间针对使用证据合法性方面提出的反对函程序（Letter of Protest）、在商标注册后第3-10年之间的清除程序（Expungement）和在商标注册后5年内发起再审程序（Reexamination）等。

除此之外，在美国，商标所有人必须在商标注册后第5-6年之间、第9-10之间以及每次续展期间提交相关使用声明和使用证据，从而保持商标的有效性。因此，相比以往任何时候，申请人更应确保提供的使用证据是真实、直观、清晰、简洁和完整的。

差异三：

美国商标副簿注册制度

中国商标无主辅簿制度。对于缺乏显著性的商标，在获得商标显著性之前，无法获得商标注册保护。

而在美国，商标注册分为主簿注册和副簿注册。联邦商标主簿注册是最常见和经常使用的美国商标注册方式。而对于不符合主簿注册条件的商标，即，对申请人的商品或服务具有一定的识别功能但是本身不具有显著性的标志，则可以考虑通过副簿注册方式进行保护。

最常见的一类情况是，申请商标在指定商品/服务上本身缺乏固有显著性（ inherent distinctiveness），且已经投入美国商业实际使用或者已经在申请人原属国取得注册，但是，尚未通过使用方式取得获得显著性（acquired distinctiveness），申请人有可能通过商标与商品/服务长期结合使用产生除原含义外的第二含义（secondary meaning），从而通过使用获得显著性的商标。

相对于未注册商标，在美国商标副簿注册商标的好处有：

1、 所有人有权在商标上标注注册商标标记®；

2、 所有人有权在联邦法院体系提出商标侵权诉讼；

3、 副簿注册商标可以作为在先商标，对之后申请的混淆性近似商标构成阻碍，也就是说，美国专利与商标局（USPTO）可以直接引证副簿注册商标驳回之后申请的近似商标；

4、 获得美国商标注册证，满足申请人的商业使用需求；

5、 在副簿注册时间超过5年，是支持取得获得显著性的强有力的证据，有利于未来在主簿提交注册申请时被接受；

6、 副簿注册商标没有设置异议公告程序，对副簿商标注册的正式争议解决程序需要等待商标注册后才能启动。

因此，对于那些描述性商标、地理名称、产品装潢、仅包含姓氏的标识等，在无法获得主簿注册情况下，提前做好副簿注册不失为一种行之有效的替代方案。

差异四：

美国商标审查程序中严格的形式规范要求

中国商标对于商标使用无特别要求，相应的审查意见形式较为固定，一般常见的有基于商品或服务描述不规范的补正或商标图样不清晰的补正，后期实质审查一般有基于相对理由或绝对理由驳回。

而美国商标注册中，注册基础要求多且要求高，审查员的自由裁量范围较大，这使得美国商标的审查意见类型多而复杂，常见的包括：指定商品/服务描述不符合可接受的条件、商标图样描述不准确、商标部分要素需要放弃专有使用权、使用证据不符合要求、原属国注册对应性不合规、未指定美国律师代理、未提供符合要求的联系方式等。上述这些审查意见内容在中国商标注册程序中并不常见，有的甚至根本不会发生，但是在美国却是大多数申请都会遇到的情况。

因此，申请人需要在商标申请之前与美国商标律师做好充分沟通，遇到审查意见后及时咨询美国商标律师的专业意见，这将会有效避免或者快速克服类似阻碍。需要特别留意的是，《美国商标现代化法案》（Trademark Modernization Act）生效后，答复审查意见的时间周期将从目前的6个月缩短至2个月。对于国内申请人，需要尽快适应时间上的变化，确保与美国商标律师保持富有成效的沟通，及时处理官方审查意见。

差异五：

同意书在克服美国商标在先性阻碍方面具有重要作用

中国为成文法国家，商标法中未明确规定“同意书”的效用，这使得“同意书”在克服引证商标中，不确定较高，审查员或法官可能根据商标案件的具体情况，支持或不予采信同意书。

而美国作为判例法的国家，充分尊重商标的私权属性，实质审查程序中，当出现引证商标阻碍后，如果可以获得引证商标权利人的同意书，或者双方签署并存协议，则将具有相当高的几率成功克服引证商标阻碍。这种情况下，同意书或并存协议往往对注册结果起到决定性作用。

当美国商标申请遇到引证商标阻碍时，在深入研究案件并对引证商标及其所有人做出充分背景调查情况下，申请人可以根据实际情况，考虑积极主动与引证商标所有人进行沟通，说明商标之间可以并存的理由，争取并存的机会。在实务操作中，依靠同意书或并存协议直接克服官方阻碍的情况是比较常见的。

差异六：

美国独特的商品与服务描述

美国与中国同属《尼斯协定》成员国，但是对于可接受的商品与服务描述却具有比较明显差异。在中国，申请人可以参考基于《尼斯协定》制定的《类似商品和服务区分表》作为选择商品和服务描述的依据，而美国并没有国内这样的分类表，仅可以参考可以接受的商品与服务分类表述。另外， 即使官方公布的那些可接受的商品和服务描述，也可能在审查中发出审查意见，认为描述不够清晰、准确等，要求申请人进一步说明或限定保护范围。

很多时候，对指定商品或服务做进一步说明或者限定保护范围，不但可以克服指定项目描述性阻碍，当存在引证商标导致驳回情况下，限定往往可以实质性区分商标之间的差异，成功克服在先性阻碍。

遇到指定项目描述方面的阻碍后，申请人无论选择保留或者修改，都需要与美国商标代理机构或者直接与本案审查员进行沟通，说明理由，阐述观点，尽可能获得最符合申请人意愿且被官方接受的商品和服务描述。

差异七：

美国特有的联邦商标注册制度和州商标注册制度

在中国大陆范围内，仅有“中国商标”。而美国基于其联邦制的特点，有两种并存的商标注册制度，即，联邦商标注册制度和州商标注册制度。联邦商标由美国专利与商标局（USPTO）核准并颁发注册证，其商标效力覆盖美国全境，而州商标仅由各州政府承认并颁发注册证，其效力只在所注册的州范围有效。

相比联邦商标注册数百元的注册费用，州商标注册的费用在15美元到70美元之间不等。各州只审查该州数据库中存在冲突的在先商标注册申请。在时间上，州商标比联邦商标注册过程快得多，有的仅需要几天即可完成。

如前文所述，联邦商标主簿注册是最常见和经常使用的美国商标注册方式。但是，对于在联邦范围难以取得商标注册的申请人，可以考虑在那些对申请人重要的州进行商标保护，这也不失成为一种退而求其次的保护策略。

差异八：

美国复杂的商标争议解决机制

在中国，一般的商标异议和无效宣告，分为评审阶段和行政诉讼阶段，程序固定，由双方答辩和质证后，商标评审委员会做出裁定，历时1年左右。行政诉讼遵循二审终审制度，一审为北京知识产权法院，二审为北京市高级人民法院，一般一至三次开庭后即可做出判决，历时1-2年左右。

而美国在商标异议、撤销和宣告无效程序上，其争议解决机制相对中国更加复杂、时间更加漫长、费用也更加高昂。美国商标争议解决程序与民事诉讼程序基本一致，以商标异议程序为例，包括异议申请、异议答辩、证据开示前会议、初次披露、证据开示、专家证人披露、原告审前披露、被告审前披露、原告反驳理由披露、庭审证据展示、双方质证、原告简短陈述、被告简短陈述、原告对被告简短陈述的反驳、口头审理、开庭审理、异议裁定。除了上述程序外，双方均可以基于各种理由提出动议（motion），例如：请求暂停或者延缓案件进展等。

通常情况下，经历上述全部程序可能需要3-5年时间，费用可能在数万到数十万美元之间。但是，绝大多数美国商标争议案件并不会走完全部程序，一部分会通过和解方式解决争议，例如：以限缩保护范围换取对方撤回异议。另一种常见情况是，当一方当事人中途不再跟进相关程序后，另一方当事人向美国商标审判和诉讼委员会（TTAB）提出简易判决动议（motion for summary judgement），请求官方做出缺席审判裁定（default），直接裁定对方败诉。

相对于美国复杂的争议解决机制，中国的异议、撤销、宣告无效程序显然简单的多。因此，如果申请人希望避免陷入美国商标争议解决的泥潭，最应该做的就是申请前做好充分的查询检索工作，洞悉各种风险，事先避免争议发生。

事实上，中美商标保护也具有很多相似性，例如：都对申请商标的合法性、显著性、在先性等方面进行实质申请；均按照申请、审查、公告、核准的顺序审核注册商标。

对于希望在美国获得商标注册和实际经营的企业和个人，充分了解美国商标体系下的那些特殊规定至关重要，在美国商标授权、维护和维权路上少走弯路。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：汪涛 晏倩岚

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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