非传统商标内涵界定获新发展

【小D导读】

　第三次修订的《中华人民共和国商标法》（以下称“商标法”）删除了2001年修订的商标法第八条中关于商标必须是“可视性标志”的限制性规定，明确“声音”可以作为商标申请注册。

为配合新商标法扩大保护客体的要求，新修订的商标法实施条例（以下简称“新条例”）在原条例第十三条的基础上作出调整，对如何界定“声音商标”的内涵，确定“声音商标”的样本以及有关申请要求作出明确的规定，增加为新条例第十三条第五款。此外，针对以前实践中对颜色组合商标认识上的误区以及颜色组合商标特殊的申请方式，新条例相应地予以明确，加强了对颜色组合商标的保护力度。同时，新条例对三维标志申请商标注册的申请方式也给出了具体规定。

与原条例相比较，新条例的修订对非传统商标的内涵以及申请要求均予以明确，同时，商标局也对有关的申请书式及申请要求作出相应的修订。具体体现在以下几个方面:

1、对于声音标志这一新增的商标法保护客体，新条例在第十三条第五款解决了将“不可视”的声音商标具体化为可以审查和比较的商标要素，并提供了明确的可操作性规范，如应当在申请书中予以声明，提交符合要求的声音样本，并且应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致；说明商标的使用方式等。

实践中，为配合新条例的上述规定，商标局提出了具体的操作要求,如报送的声音样本的载体应为只读光盘，文件格式为.wav或.mp3、小于5M；五线谱或简谱和文字说明要粘贴或打印在申请书的图样框内，且应有谱号、音符，并说明商标的使用方式（如手机开机音乐等）。对不符合上述具体要求的申请，商标局将会不予受理，具体不予受理的情形包括但不限于：

（1）所附光盘不是只读光盘、以及文件格式不符合要求的；

（2）五线谱或简谱上含有乐曲名称的；

（3）五线谱或简谱没有谱号、音符的；

（4）未附文字说明或者文字说明过于简单的（例如：仅简单指出声音商标由《献给爱丽丝》的曲调组成）；

（5）商标描述与声音样本不一致的（例如：商标图样只有五线谱，没有歌词，但声音样本除五线谱所示的旋律外，还含有歌词）。

新条例中关于声音商标的规定是否足以确立声音商标显著性以及近似性的判断标准并控制可能引发的对“声音商标”的抢注风潮，还有待于进一步观察。但是，对企业而言，为做到更加全面的保护，在目前声音商标资源比较充分、注册空间较大的情况下应尽早进入，对公司广告、宣传片中的配乐、公司网站中的背景音乐等，如果是用于表彰所提供的商品或服务的，可及早进行申请注册保护。

2、颜色组合商标是原商标法的保护客体，但原条例规定是“应当在申请书中予以声明，并提交文字说明”；在实践中，对于颜色组合商标的申请，仅要求在申请书上的“颜色”选项处勾选，并在后续程序和实践中被作为指定颜色的图形商标进行处理，违背了颜色组合商标的实际内涵，从而难以阻止他人在产品外表面上抄袭模仿组合色彩的行为。鉴于此，新条例对原条例在法律用语上进行调整，在法律概念上将“颜色组合”商标与“指定颜色的图形商标”进行了区分，如新条例的第十三条第一款在原条例的基础上，删掉了“指定颜色的”这一表述，而以“以颜色组合或者着色图形申请商标注册的”进行代替，从而将“颜色组合”商标和“着色图样”商标作出了明确的区分；第四款中将原条例中的“并提交文字说明”修改成“说明商标的使用方式”，从而有利于将颜色组合商标的实际使用位置和组合方式这些真正重要的因素用于确定颜色组合商标的权利范围。

值得注意的是，金杜律师事务所代理的首例国内颜色组合商标民事侵权案件（迪尔公司诉九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司）一案，首次通过司法审判的途径界定了颜色组合商标的内涵，纠正了商标局和商标评审委员会在原商标法和实施条例框架下对颜色组合商标规定的理解偏差，从而对在新条例中将颜色组合商标和着色图样商标进行明确区分起到了极大的推动作用。

依据新条例的精神，商标局进一步在申请文件上对颜色组合商标的申请方式作出了改变，比如在申请书上，将原来商标种类中的“颜色”选项取消，新增“以颜色组合申请商标注册”的选项，从而将颜色组合商标与指定颜色的图形商标加以区别，避免误选；另外，在实际操作中，商标局对以颜色组合商标的申请予以具体申请指导，明确颜色组合商标是两种或两种以上颜色，以一定的比例、按照一定的排列顺序组合而成的商标，申请时必须就此提交文字说明，注明色标并说明使用方式。在新条例修订过程中，金杜律师事务所结合上述案件向有关机构提交的相关建议，在这一系列的改变中得以体现。

此外，新条例规定，对不指定颜色的商标，应当提交黑白图样，无需再提交着色图样，从而避免了在原条例框架的操作下，申请人提交着色图样但却放弃指定颜色保护所造成的混淆。

3、对于三维标志申请商标注册的，新条例第十三条第三款也将原条例中的“并提交文字说明”修改成“说明商标的使用方式”，并对以平面方式提交的商标图样要求加以明确，即要求“提交能够确定三维形状的商标图样，提交的商标图样应当至少包含三面视图”，在实际操作中，要求所有视图应作为一张图样打印或者粘贴在商标注册申请书的商标图样框内。

4、新条例对声音商标、颜色组合商标、三维标志商标等非传统商标无一例外地提出了“说明商标的使用方式”的要求，引导实践中重视非传统商标的实际使用，将非传统商标的实际使用方法、位置等作为判断商标显著性特征及区别性的重要参考因素。另一方面，这一修订也体现了新商标法以及新条例对在先使用和在先注册原则进行了平衡，更加重视商标实际使用的立法精神。

总之，通过新条例的相关规定和商标局新修订的申请文件和要求，非传统商标的内涵得以进一步明确，有利于界定非传统商标的保护范围。

作者：金杜律师事务所丁宪杰江莉梅来源：“金杜说法”微博整理：iprdaily 周海峰网站：http://www.iprdaily.cn/

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