涉外定牌加工中的商标侵权风险及防范

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：许晓婷 中国贸促会专利商标事务所

原标题：涉外定牌加工中的商标侵权风险及防范

涉外定牌加工一直是我国商标侵权问题中的热点和争议焦点，近十年来，关于涉外定牌加工的侵权案件层出不穷，但全国各级法院的判决结果却各有不同。本文将围绕2019年HONDA案再审判决这一案例，对比最高法在涉外定牌加工侵权问题上的观点变化，分析HONDA案再审判决对各级法院审理涉外定牌加工案件的影响，并以此为依据，结合在先案例，为涉外定牌加工行业的相关方提供一些建议。

涉外定牌加工一直是我国商标侵权问题中的热点和争议焦点，近十年来，关于涉外定牌加工的侵权案件层出不穷，但全国各级法院的判决结果却各有不同。在此种亟需权威审理标准的情况下，每当最高法做出关于涉外定牌加工的判决时，都会在业内掀起热议。2019年HONDA案再审判决【1】横空出世，最高法从一个新的角度对涉外定牌加工的本质问题进行了定位，本文将围绕这一判决，对比最高法在涉外定牌加工侵权问题上的观点变化，分析HONDA案再审判决对各级法院审理涉外定牌加工案件的影响，并以此为依据，结合在先案例，为涉外定牌加工行业的相关方提供一些建议。
 

一、涉外定牌加工的定义以及侵权成因

涉外定牌加工，通常是指国内加工企业接受境外商标权利人或商标使用权人的委托，按照其加工要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人。境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，定牌加工的商品不在境内销售的一种国际贸易形式。

在涉外定牌加工中，由于没有在中国境内销售产品的意图，境外委托方往往会忽视在中国注册商标的必要性，如果恰巧其他主体在国内相同或类似商品上注册了相同或近似商标（下文称“国内注册商标”），便可能引发涉外定牌加工中最常见的侵权纠纷，即国内加工方在生产定牌加工产品过程中，贴附境外委托人提供的境外注册商标时，是否侵犯国内商标注册人的商标权。本文提及的侵权纠纷均为此类。

二、最高法在涉外定牌加工行为是否侵犯国内商标权问题上的观点变化

2015年以来，最高法在该问题上的观点历经“不侵权”到“尽到合理注意义务后的不侵权”，再到“侵权”。代表案例如下：第一件为2015年PRETUL案【2】，案件要点为浦江亚环锁业有限公司依据墨西哥“PRETUL”商标的合法使用人的委托从事涉外定牌加工的行为是否侵犯国内商标权注册的商标权，最高法在该案中认为定牌加工产品不在中国市场上销售,使用的商标不会在我国领域内发挥识别功能,因此涉外定牌加工行为不侵权；第二件为2017年东风案【3】,案件要点为江苏常佳金峰动力机械有限公司受印尼合法注册的“东风”商标注册人委托从事涉外定牌加工的行为是否侵犯国内商标注册人上海柴油机股份有限公司注册的“东风”商标的商标权，最高法在该案中延续了PRETUL案不侵权的观点，但增加了国内加工方的注意义务，即除非有相反证据显示国内加工方未尽合理注意义务，其受托加工行为对国内注册商标权人的商标权造成了实质性的损害，一般情况下涉外定牌加工行为不应认定为侵权；第三件为2019年HONDA案，案件要点为重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司受在缅甸合法备案的“HONDAKIT”商标的权利人委托从事的涉外定牌加工行为是否对本田技研工业株式会社在中国注册的“HONDA”商标造成侵权，最高法在该案中认为涉案定牌加工案件的产品具有流入国内市场的可能性，能够发挥商标的识别功能，构成商标法意义上的使用，且被诉商标与国内注册商标构成近似商标，容易造成混淆，因此，涉外定牌加工行为侵权。为更直观地对比最高法的观点变化，且由于东风案中的观点对PRETUL案中的观点具有延续和包含的关系，笔者将HONDA案和东风案的再审判决进行了如下对比：

从上表可以看出，最高法在HONDA案中对涉外定牌加工中商标使用行为的本质进行了新的定义，完全推翻日渐稳定的“不侵权”的观点。

三、HONDA案再审判决对各级法院审理涉外定牌加工案件的影响

HONDA案的侵权判决似乎没有留出对定牌加工案件进行不侵权抗辩的余地，所以令人不禁想问：此类案件被判侵权是否会从此一锤定音？笔者认为，在HONDA案的影响下，涉外定牌加工被判侵权的比例应该会有所增长，但从以下几方面来看，各级法院还是会遵循具体案件具体分析的原则。

2015年PRETUL案“不侵权”再审判决做出后，业界同样担忧此类案件是否会被固化为不侵权。对此，该案主审法官在2016年杭州市中级人民法院举办的研讨会上发言称：虽然最高法对PRETUL再审案所涉及的该类情形做出了判决，但并不意味着所有定牌加工案件的处理结果都是如此，这既是法律问题，也是经济问题。诚然，在此之后的判决虽被判不侵权的比例较高，但绝非一刀切地全部认定为不侵权。

与之相印证的是，最高法在HONDA案再审判决中写到：随着我国经济发展方式的转变,人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决,也在不断变化和深化……不能把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形……。笔者认为，言下之意，也不能简单地固化为侵权。进一步言之，在本案中，OEM制造商对授权商标的不规范使用行为，对最终判决造成了毋庸置疑的影响。

为更充分地验证这一观点，笔者检索到在HONDA案再审判决后（即2019年9月23日以后）做出的相关判决中，被诉行为被明确认定为涉外定牌加工并进行判决的案件共以下6件。笔者对判决结果和主要理由进行了归纳总结：

目前来看，涉外定牌加工案件的审理标准和判决结果虽然仍不尽相同，但受HONDA案再审判决影响的趋势已有所体现，所以涉外定牌加工行业的相关企业应持更加审慎的态度。对此，笔者结合近年来的相关判例，为涉外定牌加工各方提供了以下参考建议。
 

四、对涉外定牌加工各方的建议

首先，涉外定牌加工各方无一例外地应该谨遵诚信原则。从我国近年来的各种判例以及《商标法》的修改中不难看出，恶意已经成为各类侵权案件中重要考量因素，换言之，如果法官察觉到一方具有恶意，诉讼失败的几率将大大增加。因此，境外委托方和国内商标注册人应避免抢注他人商标，以攀附他人商誉为目的注册与他人商标近似的商标以及恶意诉讼。对于国内加工方而言，如果能够明显感知境外委托人的恶意，则应该慎重考虑是否接受订单。例如，HONDA案再审被判侵权的理由之一是：国内加工方在使用商标时，突出增大“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与引证商标构成近似商标。笔者认为，本案国内加工方作为同业经营者，按照国外委托人的要求在产品上使用与境外注册商标不符、且与同行业知名商标HONDA近似的商标图样，未进行合理避让，难以自证完全没有恶意，退一步讲，如果本案中使用的商标与境外注册商标完全一致，也许本案判决会有所不同。

除以上诚信原则外，笔者对各方的建议分别如下：

（一） 国内加工方

首先，国内加工方在接受订单前，应检索国内相同或类似商品上的在先商标。如检索到与境外注册商标相同的商标，则侵权风险较大，应充分权衡风险利弊后再决定是否接受订单；如果没有相同商标，但境外注册商标与国内有一定影响力的商标尤其是驰名商标较为近似，应当予以合理避让。

其次，如决定接受订单，国内定牌加工方必须确保自己的加工行为完全符合以下涉外定牌加工的要求，这样才有机会在诉讼中以此进行抗辩。

1、确定委托方为境外企业。根据在先案例方爵案【4】，如委托方为境内企业，即使其在国外有合法有效的注册商标，一般不构成涉外定牌加工，而只是单纯委托生产和出口贸易，更容易被视为国内商标使用行为而被判定侵权。

2、境外注册商标应合法有效且已核准注册。国内加工方应要求境外委托方提供商标注册证明及中文翻译最好要求委托方对相关证明进行公证或认证，或者委托第三方查证，以确保其真实性。

3、定牌加工生产中贴附的商标、委托协议中的商标与境外注册商标保持一致。

4、定牌加工产品必须属于境外注册商标指定的商品范围。

5、境外委托人必须是境外注册商标的合法使用人。如果境外委托方不是境外商标的注册人，则必须查看并留存境外委托方使用该商标的许可协议或者授权书，并要求境外委托方对许可协议或授权书进行公证或认证，以确保其真实性。

6、所有定牌加工产品必须交付境外委托方，不允许流入国内市场。第一、确保生产时贴附的商标及生产数量与协议约定一致，如果加工方生产的产品超出协议的约定的数量，多余的部分可能会被认定有流入国内市场的可能性。第二、严格防止产品在国内销售或向内部人员出售、赠与等。第三、交付时注意保存货物购销合同、海关出口货物报关单、售货确认书、装箱单、发票等证据，备以证明所有产品均交付委托方。第四、如果不符合要求的产品被境外委托方拒收，建议国内加工方进行销毁，不可将其投入国内市场。第五、避免在国内进行类似交易的行为，如确实无法避免，建议签署委托协议并保留相证明文件。例如，国内加工方不具备报关资格，委托其他公司以受托公司的名义进行报关并向其支付费用，如被诉侵权，国内商标注册人可能主张此种行为为销售行为，被诉产品已在国内市场流通。

7、确保定牌加工生产在合同期限内进行，且务必签署协议后再开始生产，避免倒签协议。

最后，定牌加工案件中的被诉人大多是国内加工方，如被判侵权，赔偿金额往往与境外委托人支付的加工费差距甚大，所以，笔者建议国内加工方应与境外委托方在合同中事先约定如何分担可能出现的赔偿责任，以最大限度地降低自己的损失。
 

（二）境外委托方

虽然我国涉外定牌加工案件中的被诉人大多为国内加工方，但如遇纠纷，境外委托方会受到不能及时收货的影响，并且也有在先案例KWAY案【5】判定国内加工方已尽到合理注意义务不侵权，并判定境外委托方侵权。所以境外委托方也应积极采取措施，减小侵权风险。具体建议如下：

1、境外委托方应提前在中国注册相关商标，然后再进行定牌加工委托，以避免侵权风险。

2、如果在中国尚未注册或无法注册相关商标，境外委托方应与国内加工方共同合作确保二者之间的委托加工符合涉外定牌加工的要求。其中，境外委托方应重点确保境外注册商标权利无瑕疵，以及相关产品不会回流中国市场。值得注意的是，随着互联网的发展，定牌加工产品不可避免地会在网上出售，境外委托方应该避免在可以将产品直接寄到中国的境外网站上进行销售，例如，在先案例PEAKSEAS0N案【6】中，被诉行为被判侵权的理由之一为，定牌加工产品虽然是在美国电商平台（亚马逊美国网站）上出售，但国内消费者可以通过亚马逊中国网站搜索到相关商品并且进行网购，所以该案法官认为存在通过“亚马逊”网站购买到已出口至境外之商品的可能性,会引起国内相关公众混淆与误认而判定侵权。

3、如果在中国发现恶意抢注行为，应尽早对相关商标提交异议、无效宣告或撤销三年不使用等申请，积极维护自身权益。

 
（三）国内商标注册人

HONDA案再审判决明显更有利于国内商标注册人，所以相比之下，在本文讨论的涉外定牌加工侵权纠纷案件中，国内商标注册人的前景较为明朗。笔者认为国内商标注册人可以从以下几方完善自己的权益保障。

1、对注册商标进行海关备案和市场监视。通过海关备案有助于发现和阻止通过涉外定牌加工方式侵权的行为，预防侵权产品流向海外市场。

2、积极使用注册商标。国内注册人应积极使用注册商标，稳固商标权，提升知名度。如果注册商标未实际使用，遭遇纠纷时，法院可能仅判侵权不判赔偿，而且如果不使用满三年，还会面临被撤销的风险。

3、对海外抢注商标积极维权。提前对海外市场开展布局，如果发现恶意抢注人，应尽早对相关商标提交异议、无效宣告或撤销等申请。

除以上建议外，涉外定牌加工各方应密切关注我国经济策略动态以及相关知识产权案例，及时规避一些可预见的侵权风险。
 

涉外定牌加工早已不是单纯的商标法适用问题，而是逐渐演变为政策问题、经济问题。近年来，在“一带一路”大战略背景下，我国一直致力于推动创新战略实施，促进国内企业发展自主品牌，随着我国出口商品的质量不断提升，打击出口贸易中的侵权、假冒伪劣商品成为维护“中国制造”国际形象的重点。HONDA案判决应运而生之际，国内企业可考虑创立自主品牌，弘扬民族精神。同时，国家机关也应重视法律的指引作用，在司法判定和执法标准上采取统一标准，这样国内企业才可以明确自身定位，更好地维护“中国制造”的良好国际形象。

标注：

[1]: HONDA案再审判决：(2019)最高法民再138号

[2]: PRETUL案：(2014)民提字第38号

[3]: 东风案再审判决：（2016）最高法民再339号

[4]: 方爵案：（2017）苏行终157号

[5]: KWAY案：(2017)闽02民初358号

[6]: PEAKSEAS0N案；(2016)沪73民终37号

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作者：许晓婷 中国贸促会专利商标事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：涉外定牌加工中的商标侵权风险及防范（点击标题查看原文）

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