专利分割审查可行性的初步探讨

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作者：陈宏升 黄磊

原标题：专利分割审查可行性的初步探讨

中国大陆现行专利审查制度中，一项专利申请递交之后，在行政部门（国家知识产权局专利局）进行审查的过程中，是作为一个整体对待的。在专利审查过程中，无论是审查员对该专利申请持何种观点，最终给出的审查结论只有授权或者驳回两种（视为撤回除外），不存在部分驳回或者部分授权的审查结论。通过对现有专利审查现状的梳理，能够表明审查程序如何更好地体现申请人的真实意志，是有改进空间的。对于改进的方向，笔者提出专利分割审查的设想，这一设想的提出是受到商标的审查制度的启发。

一、专利审查现状

中国大陆现行专利审查制度中，一项专利申请递交之后，在行政部门（国家知识产权局专利局）进行审查的过程中，是作为一个整体对待的。在专利审查过程中，无论是审查员对该专利申请持何种观点，最终给出的审查结论只有授权或者驳回两种（视为撤回除外），不存在部分驳回或者部分授权的审查结论。

在上述审查框架下，申请文件即使仅仅存在“部分权利要求不具备创造性或新颖性（不符合A22.3或A22.2）”或者“部分权利要求的保护范围不清楚（不符合A26.3）”或者“权利要求书或者说明书修改超范围（不符合A33）”等类似情形，在申请人最终没有克服部分文件所存在问题或者没有说服审查员的前提下，它的最终结局也只能是被驳回。

而在专利申请被驳回之后，随之而来的救济程序是“复审”，该程序同样是将专利申请文件作为一个整体考虑，只是多了前置审查程序，审查人员增加了复审委成立的合议组。

因此，在这一整套审查程序中，不难发现，对于存在争议的地方，申请人并不能充分地体现自己真实的意愿；事实上，为了降低整个技术方案被整体驳回的风险，为了使专利能够早日授权，申请人“自愿”对专利申请文档依照审查员的意愿进行修改或调整。

二、专利分割审查制度的提起缘由及必要性

通过对现有专利审查现状的梳理，能够表明审查程序如何更好地体现申请人的真实意志，是有改进空间的。对于改进的方向，笔者提出专利分割审查的设想，这一设想的提出是受到商标的审查制度的启发。

商标同专利一样，均属于知识产权的一种，虽然二者的具体的权利内容并不相同或者类似，但是二者都是需要向主管行政单位提出申请，通过一定的审查程序才能获得相应的权利，在审查制度及救济程序的设计上，二者天然地有许多值得相互借鉴、参考的地方。就商标注册而言，除了全部核准注册、全部予以驳回这两种结局之外，还可能会有第三种结果---商标注册申请部分驳回。商标申请人在收到《商标注册申请部分驳回通知书》之后，可以有以下三种选择：

1、提起复审，但不提分割申请：此时商标不会区分通过审查的部分和驳回部分，而会作为一个整体进入复审程序；

2、不提起复审，也不主动提分割申请：此时待复审期限届满，商标局会将不予核准注册的部分进行删除，商标通过审查的部分会进入初步审定公告，走完后续流程；

3、提起复审，同时提分割申请：此时商标通过审查的部分被分割成一个新的商标，生成一个新的申请号，同时保留原来的申请日，新商标会进入初步审定公告，走完后续流程；被部分驳回的商标则进入复审程序；

进行比较会发现，对于申请人而言，现行专利审查制度缺少第2、3条选择；如果专利能够像商标一样，在部分驳回的情况下能够给予申请人选择是否分割的权利，申请人将能够结合自身的情况，能够更好地对技术方案进行保护，给予申请人更好保护的同时，反过来也能更好地促进我国科学技术的进步；同时对于缩短专利审查期限也有积极、正面意义。

三、专利分割审查制度可能会遇到的问题

假设专利也采用类似于商标的分割审查制度，笔者认为可能会存在以下问题需要考虑：

1、法条依据

对于商标分割，是有明确的法条依据的。《中华人民共和国商标法实施条例》(2014修订)第三章第二十二条规定：“需要分割的，申请人应当自收到商标局《商标注册申请部分驳回通知书》之日起15日内，向商标局提出分割申请。商标局收到分割申请后，应当将原申请分割为两件，对分割出来的初步审定申请生成新的申请号，并予以公告。”

而专利分割则没有明确的、直接的法条依据，稍微有一点关系的是专利的分案审查制度，在一项专利申请的权利要求之间不满足单一性时，审查员可以要求申请人将一件专利申请分成两件以上的专利申请，并分别进行审查，所依据的法条为：《专利法》第三十一条：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”，以及《中华人民共和国专利法实施细则(2010修订)》第四十二条第一款：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。”

由上述相关法条的表述可以看出，专利分案虽然不能等同于严格意义上的专利分割，但可以视为广义“专利分割”的一种，毕竟是将一件专利“一分为二”甚至“分割”成更多个，这能够证明“专利分割”本身是可行的，只是专利分案所对应的分割的触发条件是不满足单一性条件。因此，只要将专利分割的触发条件不局限于“不满足单一性”这一种情形，则严格意义上的专利分割，则有实现的可能。

回头看，商标分审制度也并非一开始就有的，同属大陆法系的日本，其《商标法》在1996修订之前，明确规定商标权未转移的情况下，是不允许商标权分割的，后面为了与《商标法条约》保持一致，才于1996年对《商标法》进行修订是废除了相关规定，其第十条规定：“限于商标注册申请属于审查、审判或复审的场合，或属于对商标注册审查被驳回的审决提出诉讼的场合，在将两个以上的商品或服务作为指定商品或指定服务时，商标注册申请人可将该商标注册申请的一部分分成一个或两个以上新的商标注册申请。”，其第二十四条第一款规定：“当指定商品或指定服务是两个以上时，可以按每个指定商品或指定服务进行商标权的分割。”。

对于中国，修订之后的新《商标法》于2014年5月1日正式实施，新《商标法》增加了商标注册分割申请的制度，作为一标多类的配套制度。

因此，专利分割审查实施的法条依据是可以通过立法实现的，那么接下来需要考虑的是：专利分割制度与其他法条是否存在冲突，以及其他法条对专利分割制度产生何种影响。

2、与其他法条是否存在冲突及影响

那么假如经过修改《专利法》、《专利法实施细则》明确了专利分割制度，那么是否存在专利分割制度与其他的专利审查规定相冲突的可能呢？

下面笔者对可能涉及的法条一一进行讨论：

（1）《专利法》第三十一条所体现的内容是“在满足单一性的前提下，两件以上的技术方案可以作为一件专利申请提出”，注意此处的用语是“可以”，而非“必须”；因此，满足单一性的两件技术方案，可以选择作为一件专利申请，也可以作为两件专利分别申请。如果实施了专利分割制度，那么在实施专利分割的过程中，《专利法》第三十一条不会构成障碍。

该法条对专利分割制度的影响在于专利分割的条数多少，这一点是与商标分割存在较大区别的。比如：递交专利申请时，权利要求1为独立权利要求，权利要求2～4为直接或间接引用权利要求1的从属权利要求，申请人认为权利要求1～4具有相同的特定技术特征x；但审查意见认为权利要求1不具备创造性，相同的技术特征x属于常规技术手段，并不属于专利法意义上的“具有相同的特定技术特征”，同时认为权利要求2～4则具备创造性，此时分案则要考虑权利要求2～4之间的单一性问题了：

如果权利要求2～4之间均不具备单一性，则总共要分割成4个；

如果权利要求2、3之间具备单一性（比如2引1，3引2），权利要求2与4之间不具备单一性，则总共要分割成3个；

其他情况以此类推。

在上述讨论的基础上，此时需要考虑的另一个问题是：在“权利要求2、3之间具备单一性（比如2引1，3引2），权利要求2与4之间不具备单一性”的情况下，申请人仍想将将母案分割成4个，是否可行？此种情况母案应当最少分割成3个，同时笔者认为分割成4个的情形为非必须的操作，也与专利分割制度的设立本意相关性不大，对此情形应当做适当限制，在实际操作中如何取舍，还应当再做更为细致的研究。

（2）《专利法》第九条“同样的发明创造只能授予一项专利权”。此时要分情形讨论，同样或多或少会影响到专利分割制度的具体设计。

A、审查意见认为权利要求1无创造性，从属权利要求2～4有创造性，此时专利分割考虑A31即可；

B、审查意见认为权利要求1有创造性，从属权利要求2、3也具有创造性，但从属权利要求4的保护范围不清楚，不符合A26.4的规定，同时从属权利要求4所增加的技术特征y属于常规技术手段，此时从属权利要求4的技术方案与权利要求1之间存在实质相同的可能，此时将专利分割为二：一个为“权利要求1、2、3”，另一个为“权利要求4”；当分割后的“权利要求4”克服了不清楚的问题后，分割后的两个专利申请有可能不符合《专利法》第九条的规定。

3、实际操作可能需要考虑的问题

（1）专利分割的提出时机：现行的专利审查官文及时间节点并不适宜作为专利分割的提出时机，比如第n次审查意见仅仅指出权利要求2不符合A26.4，并不意味着这是审查员的最终结论，很有可能第n+1、n+2次审查意见分别或同时指出权利要求1不具备创造性、保护范围不清楚，权利要求2不具备创造性等等情况。所以现有的第n次审查意见即使认为授权前景较好，也不能选择作为专利分割的提出时机。

笔者认为可以参照商标分割的提出时机，专利审查官文增加一个《专利申请部分驳回通知书》，后续流程也参照商标分割，让申请人自行选择。

（2）专利分割的触发条件：在专利审查过程中，是否与审查意见不一致且排除权利要求全部无创造性的情况下，就可以申请分割？笔者认为答案是否定的，比如出现非权利要求书（说明书、说明书摘要、说明书附图）的修改超范围（不符合A33）时，此时就没办法进行专利分割，对于此种情况，笔者建议通过控制审查员是否发出《专利申请部分驳回通知书》即可予以甄别和调整。

（3）费用：目前专利分案是需要另外收费的，相当于又提出了一件新的专利申请，这样规定是合理的也是必要的；否则，为了规避官费，申请人有可能会一开始把不符合单一性的技术方案放在一件专利申请当中，这对正常的专利审查秩序会产生负面影响。

专利分割则不会有这方面的担忧，商标分割也不产生官费，专利分割也可以借鉴商标分割，不收或者酌情少收官费。

四、结语

中国商标分割制度的从无到有，是商标审查制度一大改动，同时商标分割制度的进一步完善还任重道远。比如广义的商标分割包括两种类型，一是商标注册申请的分割，二是商标核准注册后的分割。中国目前的商标分割指的是商标注册申请的分割，而没有商标核准注册后的分割，即商标分割的类型是不完整的；同时中国商标注册申请的分割时机仅在商标注册申请被部分驳回时才有可能启动，适用范围不大，未来有无进一步改进的空间，这是一个值得探讨的问题。

对于专利审查制度，同样需要随着实际发展的需要而逐步改进，笔者非常希望能看到专利分割审查制度能够引起更多人关注并参与进来，最终实现专利分割审查制度在我国率先落地。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陈宏升 黄磊

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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