专利“流氓”

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华为、微软先后被一家公司在美国以专利为由诉上法庭，现在又轮到了另一家中国的世界级企业——腾讯，且指向其核心产品——微信。这家名为Uniloc的公司，似乎十分熟悉地运用专利的法律工具。不仅中国企业，微软、迈克菲、索尼、谷歌、NEC、FACEBOOK都曾遭遇同样的命运。当中国企业走出成为必然趋势时，如何应对这些熟知当地法律的“对手”，将是一个十分复杂的命题。

一线调查

微信在美遭遇专利诉讼“专业户”

即时通讯领域的专利战争，似乎正被一家公司“垄断”，其最新指向，则是微信。

5月末，一家名为Uniloc的公司在美国德克萨斯州东区联邦地方法院对Tencent （腾讯美国与腾讯中国）提起诉讼，指控后者侵犯了它的两项美国专利（专利号为：US8571194B2,US7853000B2）。

有意思的是，2014年11月13日Uniloc曾用上述同样的两个专利起诉过微软并在2015年下半年达成了和解。不仅如此，特别值得关注的是，就在今年5月4日，Uniloc还用该两项专利外加US7804948B2在同一个法院起诉了华为，目前该案仍在审理过程之中。

公开消息显示：据不完全统计，从2003年9月到2016年5月，Uniloc一共在美发起了90余件专利侵权诉讼，其中涉案的有微软、迈克菲、索尼、谷歌、NEC、Facebook以及腾讯等近百家企业。《中国经营报》记者注意到，该公司此次对微信的专利诉讼，其“精巧”布局，与以往几乎一致。这不禁令人困惑，Uniloc 公司何以能够用同样的专利一而再再而三地起诉其他企业，强大如微软最终也选择了和解的路径，对腾讯微信来说，这个案件的风险到底有多大，对于其他的更多进行国际化布局的企业来说，这个案件又到底有着怎样的启示和借鉴呢？

截至本报发稿时止，腾讯未做出回复。

起底Uniloc公司

记者获得的Uniloc 起诉腾讯公司的起诉书显示，原告是两家公司，一个是Uniloc USA（Uniloc的美国公司），一个是Uniloc Luxembourg（Uniloc的卢森堡公司）。

同时，起诉状开头即强调，作为本案原告之一的Uniloc卢森堡公司在电话会议领域和短信息领域拥有大量的专利，其中就涉及本次起诉腾讯微信两大功能（微信视频、语音群聊）涉嫌侵权的专利。

Uniloc 是一家来自澳大利亚的计算机软件公司，成立于1992年，曾专注于计算机安全和版权保护软件的研发与生产，例如Try and Buy软件。但从Uniloc近年的市场表现来看，外界认为它已经从一家软件公司演变成了专利运营机构，即通过专利的许可、授权以及诉讼来获得相应的收入。

Uniloc 将经营地和运营地选择在美国和卢森堡，这种“根据地”变化，也从另一面证实着上述判断。

资深知识产权专家、北京优赛诺科技有限公司总经理刘斌强告诉《中国经营报》记者：“首先，Uniloc经营注册地在德州，此次诉讼也是在德州东区法院，可见其最初的美国地址选择就是有考虑的，选择一个被普遍认为“专利友好”的地方（包括法官、陪审团），事实上，Uniloc此前发起的多个专利侵权诉讼都是选择德州东区法院。”

其次，Uniloc将美国之外的注册地，选择在卢森堡也别有深意，因为在卢森堡，知识产权的经济作用很明显，第一，知识产权得到重视，例如卢森堡是全球主要知识产权协议的签约国，第二也是非常关键的问题 ——就是税收，因为在卢森堡“收购和开发知识产权（IP）所得收入可免税80%（该规定至少还可以执行到2021年6月30日，届时将实行新修改的税收政策）。”

显然，这符合典型的专利运营公司布局。不过，外界还不能把Uniloc 与一般的NPE（nor-practicing entit，通常称非实施主体，也被称为专利流氓）相提并论，因为Uniloc是从研发公司脱胎转型而成的专利运营机构，本身拥有强大的研发能力。

本报记者查阅的资料显示：Uniloc USA本是一家软件公司，专注于物理设备识别平台的研发。此平台已经被应用到了软件、身份管理、系统管理以及网络安全等领域当中。而本次诉讼中另一家关联公司Uniloc Luxembourg拥有一系列统一通讯领域的专利技术，并为统一通讯的客户建立并使用协同网络电话、媒体、音屏和视频交流的解决方案。

刘斌强就告诉记者：“Uniloc是从实体企业转型为NPE的典型，但仍然从事相关研发，类似的企业还有很多，例如Nokia、Acacia、SEL（日本）等。这类以研发（外加内外渠道储备专利）支撑专利运营的NPE，具有较大的杀伤力，因为一方面，由于其具有研发等‘实体经营’行为的支撑，因此美国最高院在eBay Inc. VS. MercExchange案件中关于禁令颁发情形的判决，对于被告而言可能就会失效，这样，NPE很有可能获得禁令（Injunction）这一强有力的杀伤性工具，迫使被告就范。”

“而另一方面，与NPE进行诉讼的‘麻烦’在于，由于原告作为NPE，基本上没有被反诉的软肋（排除可能被法官判定为恶意诉讼等情况），不像实体企业之间（例如三星与苹果、华为与苹果），可以‘互殴’，结果就是你我都让一让、忍一忍，官司往往相对容易和解。”刘斌强表示。

说白了，这也就是为什么包括微软、迈克菲、索尼、谷歌、NEC、Facebook等全球巨头们不得不谨慎对待类似案件的重要背景。不过，尽管NPE诉讼往往难以通过反诉来解决，但却可以花钱消灾，不像非NPE诉讼则大多数是竞争对手之间的对决，是为了“要命”（即竞争对手之间的对决）。

所以，如果Uniloc 背后没有竞争对手作为始作俑者，那么这场诉讼对于腾讯来说还不至于“伤筋动骨”，但仍然需要引起足够的重视。

选择法院有讲究

应该说，Uniloc起诉腾讯一案之所以引起关注，是因为该案涉及全球数以亿计用户每天都会用到的即时通信工具微信（WeChat）和提供商腾讯Tencent，目前腾讯市值已经达到了16425亿元（5月27日腾讯股价大涨创下2004年6月上市以来的最高水平），而据业内人士评估微信的市值已经超过了8000亿元。

然而，对于更多的企业尤其是走出国门的企业来说，该案还有一个特别值得关注的细节问题，就是Uniloc为什么要选择德州东区联邦地方法院作为管辖法院？

事实上，根据有关统计，美国2015年的新增专利诉讼案件中，仅德州东区联邦地方法院就占据了将近一半，这就是在美国备受争议的“法院诉讼管辖地寻租（Forum Shopping）”现象。在美国律师看来，仅此一点，就大大增加了华为和腾讯案件的不确定性。

在Uniloc起诉腾讯的起诉书中, Uniloc 这样描述了德州东区联邦地方法院在管辖权上的正当性,“即德州系本案中的侵权行为发生地，腾讯在当地有商业活动并推销其产品（服务）给德州当地客户。”

Uniloc表示，“腾讯美国公司在美国从事了市场活动来推广WeChat的应用，同时腾讯美国公司也在美国购买并拥有了服务器，允许用户来下载其客户端。”

然而，在业内专家看来，问题远远不会这么简单。

刘斌强告诉记者，“在美国，专利诉讼的管辖权都在联邦法院体系，不在各个州的州法院体系，很多公司愿意在德州东区联邦地方法院发起专利诉讼，是因为总体而言，德州的联邦地方法院对专利权人最为友好，包括法官和当地的陪审团。”

对于这种“专利友好”，说得通俗一点就是，为了吸引更多的专利诉讼案件到德州（尤其是东区地方法院），法院制定了对专利权人更有利的法庭规则和程序。这里需要特别指出的是，“不同于中国的司法体系，美国联邦法律允许每个地方法院指定自己的具体的案件审理规则和程序（rules and procedures），例如在规定的节点被告可以提出什么主张、甚至被告在专利局挑战专利的有效性同时法院并不暂停案件的审理”等。

有知情人士告诉记者，“德州东区法院，尤其是Marshall分院，交通并不便利，被告及律师等出差都对当地经济有利，还有包括涉案公司在当地的一些赞助、竞拍行为等，这可以对当地经济做出贡献。”

与此同时，法官审的专利案子越多，对于专利案子更熟悉，案件审理更为快速，被告的压力更大从而更倾向于快速和解结案。

当然，也有不愿透露姓名的业内人士表示，“吸引大量专利案件对当地经济的带动、法官和当地律师相互较为熟悉、当地居民受益等，都是导致对专利权人友好的因素。”

这也就是为什么尽管美国的其他州也可以作为具有管辖权的州，例如腾讯美国所在的德拉瓦州（Delaware），但是，显然，在自己“家”（德州）告别人总归对自己更有利一些，何况德州还拥有“专利权人友好”的传统，对提起诉讼的专利权人一方更为有利。

同样专利诉多家巨头

“目前，诉讼地对腾讯公司肯定是不利的。而且目前来看，腾讯基本上摆脱不了这个管辖权，因为Uniloc的注册地和经营地就在德州。对腾讯来讲，在花费差不多（甚至多花一些）律师费的前提下，建议也在当地选择律师可能是不错的选择。” 刘斌强表示。

需要注意的是，对于腾讯，Uniloc在起诉书中没有提到具体的索赔金额，只提到腾讯需要支付其成本、律师费、其他花费及利息等，并保留进一步寻求救济的权利。但早年Uniloc第一次起诉微软时,最初微软却被判罚了3.88亿美元的侵权赔偿。

但是，在专业人士看来，腾讯对此却不可掉以轻心，因为在美国专利侵权的判定是一个非常复杂的问题，Uniloc与微软的早年专利官司就曾耗时9年，与此同时，一旦被认定为侵权行为属于恶意，即侵权人存在恶意侵犯他人的专利权，则会给予3倍赔偿额（Treble Damange）的惩罚性判决。

更为重要的是，作为腾讯微信进行国际化的战略布局的重要阶段，不排除有竞争对手，或者就是简单的NPE机构对其发起专利试探，借专利诉讼的过程掌握企业更多的细节，从而为再次发起诉讼做好准备。

曾经代理华为诉摩托罗拉的一位国际知识产权专家就告诉记者，“专利诉讼有时是一石多鸟，通过诉讼对对手进行试探，通过法庭质证掌握企业更多的情况是国际企业很常见的一种做法。”

需要注意的是， 过去几年来，Uniloc利用其在有关视频和语音群聊的专利积累，发起了大量的专利侵权诉讼，被诉的巨头们包括Google、Home Box Office(有线电视联播网公司)、HuLu(美国视频网站公司)、KaKao(韩国即时聊天工具Kakao Talk)、Netfix(美国在线视频公司)、Valve（游戏开发商，产品例如半条命［Half-life］）等等。

根据刘斌强的检索，2014年11月13日，Uniloc用包含起诉腾讯微信的两个同样专利（专利号：US8571194B2,US7853000B2）起诉了微软。

人们不禁要问，为什么Uniloc总是能用同样的专利对不同的巨头发起诉讼呢？这两个专利真的如此强大吗？

专家告诉记者，“这涉及到美国的专利继续申请制度（Continuation Application），这是美国专利制度特有的内容，允许在前一个案件（通常称母案）尚未结案的情况下，以母案为基础，再次提出新的专利申请。通过继续申请，可以将母案可能没有保护到的范围，再次重新保护起来，从而可以覆盖到母案申请之后新出现的产品或服务。”

刘斌强向本报记者提供的检索同时显示：在本次Uniloc起诉腾讯微信案中就已经涉及到了继续申请。

刘斌强告诉记者，“通过提交（多个）继续申请，可以将新的技术纳入到专利的保护范围之内。”

事实上，这恰恰是美国对专利进行强保护的一个重要背景，走出去的中国企业要么善用这一政策强化自身的专利城池，要么一旦成为应诉方，就要仔细寻找继续申请中的漏洞，而后者，对于产业替代过程中的新兴企业来说尤为重要，这是他们突破传统企业专利护城河，进而进行市场取代时重要的“关卡”。

“对应诉方而言，利用继续申请提起的诉讼，可能存在的漏洞最常见于母案的记载不足以支撑后续申请，或者找到现有技术能够将继续申请的新权利要求无效掉。其他的可能性包括继续申请提出的时机、继续申请中新纳入的内容是否在母案的审查过程中已经放弃而专利权人试图在继续申请中再次要回来，这就是涉及到禁止反悔问题。此外，用于攻击常规专利的手段也要充分用起来，例如发明人是否适格、是否存在不当行为等。” 刘斌强表示。

腾讯在该案中的风险

对于腾讯在该案中的风险，中国知识产权研究院院长杨旭日律师告诉记者，“专利流氓攻击，是一个很难从根本上解决的问题量，是纤芥之疾，非心腹之患，最佳方法是提升公司的法务能力，准备预算。”

在记者采访过程中，与杨旭日律师持同样观点的不在少数，在他们看来，英文版微信美国用户量有限，在7.61亿微信用户数中，英文版微信的占比及对应的数量很小，而具体到英文版微信在美国的用户数，应该会进一步大打折扣。因此，即使腾讯微信的两大功能构成专利侵权，其给原告造成的损失也是有限的。其次，微信在美国是免费下载安装及使用模式，没有获利，这是对腾讯有利的。

不过，刘斌强却并不这么认为，在他看来，“首先，微信究竟有没有从美国盈利，我们恐怕不是那么容易就可以获知的，其次，美国的专利诉讼中，任何一方会想到的理由几乎可以用‘千奇百怪’来形容，产品本身免费，并不代表不会通过免费产品获利，而最终的获利就是由于这个免费产品贡献来的，由此很可能就可以建立‘获利联系’。”

不仅如此，该案呈现了非常强的风险代理的特点，“注意一下代理Uniloc的那家律所和那些律师，基本上是Uniloc的长期合作伙伴，所以，可以大胆猜测，Uniloc的（这些）专利诉讼很可能是风险代理。” 刘斌强表示。

对于腾讯的专利诉讼来说，案件一旦涉及风险代理，这就看律师对于案件案情的评估和利益分配了。通常来讲，如果胜算很大、收益很高，就可能找到愿意风险代理的律师或律所。

有律师就告诉记者，“对应诉方来说，当起诉方采取风险代理时，可能相对会更加麻烦，可以想象，律师肯定是拼了命要把你‘整倒’，这样才会有丰厚回报。”

“这个时候，应诉方应当考虑：一、分析代理律师或律所的特点、传统和以往的案例，二、是否能够找到足够强硬的应对策略，例如可以把专利无效掉（釜底抽薪），三、是否及时作出和解决策，四、尽量使赔偿额降低。”

来源：中国经营报

作者：屈丽丽