律师从事商标代理业务时需注意的法律问题及风险防范

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根据《律师事务所从事商标代理业务管理办法》等规定，律师依法可以从事三个方面的商标代理业务:一是知识产权（包括商标）专项顾问；二是商标确权授权业务；三是商标各类诉讼和仲裁业务。

在律师担任专项顾问和代理当事人从事商标相关业务的过程中，既涉及当事人的法律风险防范问题，也涉及律师事务所及其律师的法律风险防范问题。如何有效的防范和化解风险，是商标代理实务中必须直面的重要问题。

根据商标代理业务流程和特点，总结多年的从业经验，笔者认为至少需要做好以下几个方面的工作： 

一、深入剖析商标代理业务流程，准确把握各个环节风险点

以下按照商标代理业务流程和特点，从三个方面进行阐述：

1、担任知识产权专项顾问环节

这个环节主要涉及知识产权战略与实施方案制定、知识产权日常管理，包括合同的审查、知识产权保护及出具法律意见书等，最后是知识产权运营，让知识产权为企业创造价值，这是现在很多企业，尤其是高科技企业追求的目标，因为对这些企业来说，其无形资产价值高的可能会占到企业资产的90%左右，通过转让、许可、设立合资公司、质押融资甚至知识产权证券化等方式可以为企业带来相应的价值。

在这些服务中，知识产权战略与实施方案的制定以及知识产权运营，对大企业和快速发展的企业显得尤为重要。对初创企业来说，商标前期的战略布局非常重要，但是由于创始人经验不足、经费限制等各方面的原因，通常如果在创业初期没有专业代理机构或者知识产权律师的协助，企业往往难以做出正确的决策和评估。而一旦商标注册布局战略上出现重大失误，对企业未来的发展会带来致命打击或付出沉重的代价。这是需要重点关注的风险点。 

2、代理商标确权授权环节

主要涉及：商标注册申请、商标异议或答辩、无效宣告、申请驳回、无效宣告复审等；商标续展、变更、转让及许可备案等；不服商标评审委员会的决定和裁定提起行政诉讼等。这一环节的重大风险点主要有：

（1）商标注册申请被驳回的风险

很多申请人为节约费用，往往不对商标事先查询，或者无视在先相同或近似商标，而直接申请注册商标。这样的商标往往以不得作为商标注册的标志、缺乏显著性特征或者和他人在先商标相同/近似而被驳回，或者被第三人异议不予注册。从提交商标注册申请到收到驳回通知，通常需要9个月甚至更长时间，而这时候该商标可能早已投入使用，企业为此已经投入了不少的资金，如这时需要改名，会给企业带来不小的损失。

另一方面，有的企业没有商标意识，往往先使用商标，在业务发展起来后再申请注册商标，或者使用和注册同时进行。后果也往往是自己的业务迅速发展起来了，但商标已经被他人抢先注册了，并同时面临侵犯他人注册商标专用权而被提起诉讼的风险。

（2）商标确权授权的时效性风险

商标确权授权环节往往历经多个程序，很多环节的时效性很强，主要涉及申请商标驳回复审、不予注册复审等的时效性，不服商标评审委员会决定或裁定提起诉讼及上诉的时效性，商标续展的时效性，对他人商标提起异议及补充证据的时效性等环节。一旦稍有疏忽，申请人的上述权利便永久丧失，无法弥补。

（3）在商标转让和许可使用环节可能发生的风险

在签订商标转让合同后，应及时去商标局办理商标转让程序。转让过程中的风险比较多，如转让方同时有多件与转让商标近似的商标，转让过程中，转让方向商标局提出异议，表示不同意转让等。

在商标许可给他人使用时，应及时去商标局办理许可备案登记，起到公示作用。

现实情形往往是忽视了商标转让程序和许可备案登记，可能导致后续的商标转让合同纠纷、许可纠纷甚至侵权纠纷。

（4）在海外申请注册商标时可能发生的风险

有些开拓海外市场的企业，由于没能做到『市场未动，商标先行』，导致商标在国外被抢注，有的是被企业在国外的经销商抢注，除了抢注和企业完全相同的商标，还包括将企业商标翻译成当地语言文字抢注。 

3、发生在律所和委托人之间的风险

在商标代理业务中，因商标注册申请被驳回、权利丧失、败诉及代理费用等问题，引发律所和委托人之间的各种纠纷。这是律所及其律师在商标代理业务中，会经常遇到的风险。

上述各环节的风险，绝大多数是因为各种不可控原因导致的，也有极少数是代理过程中的失误引起的。有专业机构做过统计，最近14年来，我国每年的商标申请数量一直位居全球第一，但能够申请成功的只有五成左右，且总体呈现逐年递减的趋势。另一方面，由于能作为商标注册的资源本身有限，这么大批量的在先商标，导致现在注册商标的难度越来越大。 

二、在精准掌握风险点基础上，努力防范和化解风险

在精准掌握各环节的重要风险点的基础上，主要从以下几个方面去努力防范并化解风险。

1、尽职尽责，注重细节，降低各个环节潜在风险

（1）做一个贴心的知识产权专项顾问

需重点帮助企业做好商标注册战略布局，根据企业经营范围、中长期发展规划及国内海外发展战略，合理选择主商标与副商标、需保护的商品和服务、国内注册与海外注册、重点国家与一般国家、重点保护与防御性保护类别及具体商品和服务项目。

除此之外，企业在使用商标的过程中，会遇到各种问题，注意帮助企业做好知识产权体检工作，建立好商标管理制度、流程，在此基础上进一步做好知识产权战略规划，为知识产权运营打下坚实基础。

（2）做好商标注册申请前的查询、铺垫工作

首先，在商标注册申请前，须告知申请人先进行商标查询，以及不做查询直接提交申请的严重后果。而且即使申请人最终坚持不做查询，作为代理人，也必须做查询。

其次，坚决弃用不得作为商标的标识，对缺乏显著特征的商标弃用或者重新设计完善，或者经过使用具备显著性特征。

第三，选择优质查询软件，运用多种查询方式，参考指定保护使用的商品和服务类别及具体商品和服务项目，仔细甄别在先申请的商标是否同拟申请商标相同或者构成近似。

第四，根据查询结果，充分提示注册过程中可能遇到的风险。有的申请人认为只要提交了申请，就能注册。代理人如果在查询阶段不能做好这些铺垫工作，申请被驳回后，会陷入十分被动的局面。

（3）注重关键环节的时效性

因商标确权授权环节历时较长，须建立和完善商标注册时效监测机制，加强日常监测工作，及时提醒客户，也包括代理人自身。监测事项主要涉及商标驳回复审、不予注册复审、异议等截止时间，不服商标评审委员会决定或裁定提起诉讼及上诉截止时间，商标续展时间段，提交补充证据的时间段等。

（4）及时办理商标转让和许可使用备案

在商标转让时，充分注意转让过程中的风险，从起草代理协议、文件的公证到提交转让申请等，必须十分尽职尽责，从而尽可能规避这些风险。在商标被许可使用时，需及时办理许可备案登记。

（5）熟悉世界各国商标法律

作为专业的代理人，需熟悉马德里体系、欧盟、美国、澳大利亚等关于商标国际注册的相关法律和注册实践，熟练掌握商标国际注册的基本流程，有稳定可靠和收费合理的国外专业合作代理机构，以及具有丰富涉外经验的专业代理人才。 

2、规范执业行为，恪守职业道德，降低代理风险

（1）规范执业行为和恪守职业道德

根据《律师法》及相关法律法规、条例对律师的执业要求，律师需规范自己的执业行为，恪守职业道德。这是防范和化解商标从业过程中各种潜在风险的基石。

所有代理工作应通过信函、电子邮件、合同等方式完成，包括但不限于给客户的报告、风险提示、业务报价和账单、委托代理协议等文件或内容，尽量避免使用微信、电话、口头等方式。在委托代理协议中应明确规范双方的权利义务关系、违约责任及纠纷解决途径，以防万一。

（2）客观分析案情，做好各个环节的风险提示。

首先，在从事商标代理业务时，须将客观情况如实告知客户，不能迎合客户，出具不能达到预期目标的建议。不能因争取一时的案源，引发日后的纠纷或潜在风险。

其次，在商标注册申请各个环节上，做好风险提示。主要涉及商标查询盲期、各类型案件审查和诉讼程序中的不确定性。

总之，在商标代理实务中，必然会遇到各种各样的风险，但只要我们做到规范执业行为、恪守职业道德和尽职尽责、做好每一个细节，就能够防范和化解这些潜在的风险。

来源：法客帝国

作者：姜向阳  北京安理律师事务所合伙人

编辑：IPRdaily 王梦婷