2015年美国12大专利诉讼判例

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2015年专利界风起云涌，中国专利申请数量继续高歌猛进，美国和欧洲专利届也动作频频。USPTO在提高专利质量方面不遗余力，美国专利诉讼也出现了不少具有深远影响力的判例。

台湾科技产业资讯室发布了美国专利诉讼2015年12大重要判例，这些判例涉及到美国专利诸多方面，现稍作调整并转发如下。

1、Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.

关键词：美国联邦最高法院判决「联邦巡回上诉法院」就联邦地区法院专利权利要求解释裁决结果的复审原则。

美国联邦最高法院本案判决，说明一审联邦地区法院对专利侵权诉讼中参考系争专利相关「内部证据」的分析结论以及专利权利要求最终解释裁决结果，属于「法律问题」，联邦巡回上诉法院应采用「重新审理原则」进行复审；而就联邦地区法院参考外部证据所做出的事实认定方面，属于「事实问题」，联邦巡回上诉法院不应重新审理并直接废弃，而应检视其中是否存在明显错误。

2、Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.

关键词：美国联邦最高法院判决「被告事前善意认定专利无效情形」不可作为诱引侵权抗辩。

美国联邦最高法院本案判决，说明被告当事人事前「善意认知」涉案专利为无效的情形，并非美国专利法第271条(b)款的「诱引侵权」责任的一项有效抗辩。也就是说，被告事前善意相信涉案专利无效的情形，不可以作为一项抗辩理由来否定诱引侵权成立的主观要件。

3、Kimble v. Marvel Entertainment, LLC

关键词：美国联邦最高法院判决专利权人就已失效专利向他方要求或收取权利金行为当然违法。

美国联邦最高法院本案判决，确立了专利到期失效后仍继续支付权利金的协议条款为「当然违法」的明确规则，同时也建议当事人如何在专利授权或侵权诉讼和解协议中回避该规则。

本案还显示美国联邦最高法院不会轻易推翻涉及解释专利法条的判例，对此当事人须出示「极特殊」理由来克服「遵循先例」原则，然而，最高法院并未举例说明何种类型理由可满足前述前述门槛。

4、In re Cuozzo Speed Technologies, LLC

关键词：USPTO 多方复审程序适用最宽广合理解释原则，「美国专利商标局专利审判与上诉委员会PTAB 」是否发起复审决定为最终且不可上诉性质。

联邦巡回上诉法院本案合议庭判决，首次确立：一、PTAB是否发起多方复审等专利复审程序的决定为最终及不可上诉性质；二、PTAB于专利复审程序中正确采用「最宽广合理解释」原则来解释复审专利权利要求内容。

鉴于联邦巡回上诉法院驳回原告召开联席法庭要求之后，美国联邦最高法院已同意本案移审请愿，前述两项议题之后续发展，仍须持续观察。

5、Suprema, Inc. v. US International Trade Commission

关键词：专利权人可就特定「物品 article」进口美国后所发生的「间接侵权」行为获得关税法337 条救济。

联邦巡回上诉法院本案联席判决中，裁定一项「物品」的直接侵权情形若发生于其进口美国之后，则该物品符合1930年关税法337条(a)(B)(i)项中所定义的「侵权物品」，同时「美国国际贸易委员会ITC」可就前述物品发布「排除命令」以禁止该物品继续进口至美国，以及「停止和禁止命令」来禁止已进口的物品于美国境内供应或贩售。

本案确认了，专利权人可就被告当事人诱引他方在进口至美国后使用进口期间尚未侵权的物品来侵害一项方法专利的间接侵权行为，获得关税法337条就不公平竞争行为的救济。

6、Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.

关键词：美国专利法101 条专利保护客体的「Mayo标准」争议。

联邦巡回上诉法院本案合议庭判决引用美国联邦最高法院所建立的「Mayo标准」，来认定本案系争专利发明“通过检测母体血液和血浆中父系遗传cffDNA来进行DNA基因检测的方法”为属于「自然现象」应用，且前述方法的步骤皆为相关领域公知常识，不存在任何显著发明概念，故不具美国专利法101条规定的可专利性。

本案结果，或可能使未来基于自然法则或现象的医疗或生物技术产品或诊断检测方法发明等，较难以获得或行使专利权。鉴于「Mayo标准」所叙述的不可专利客体，其中包含自然法则、自然现象或抽象概念，其涵盖范围过于宽大，易导致不当排除具可专利性的发明成果，本案在原告提出移审请愿下，未来可能为美国联邦最高法院重新审视。

7、SCA Hygiene Products v. First Quality Baby Products et al.

关键词：「权利懈怠」为专利侵权诉讼中排除原告法律救济权利的有效抗辩。

联邦巡回上诉法院本案联席法庭判决，确认「权利懈怠原则」仍为专利侵权诉讼的一项有效抗辩，可排除原告专利权人获得侵权赔偿的法律救济。同时，联邦地区法院须依据最高法院「eBay Inc. v. MercExchange LLC」一案所建立分析架构，来衡量权利懈怠的相关事实根据，以决定是否同意核发禁制令；在权利懈怠主张缺乏「特殊情势」的情况下，不得排除原告就侵权情形来获得持续性权利金。

8、Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. & Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.

关键词：美国专利法284 条「恶意侵权加重赔偿」议题的Seagate 认定标准争议。

Stryker及Halo两案原告主张，联邦巡回上诉法院在「In re Seagate Technology LLC」案中针对恶意侵权所建立的认定标准过于严苛，鉴于最高法院于「Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness , Inc .」案中已驳回联邦巡回上诉法院就美国专利法285条律师费转移议题所使用的认定标准「Brooks Furniture标准」，联邦巡回上诉法院仍采用类似认定标准来衡量美国专利法284条的「恶意侵权加重赔偿」议题是否有误？联邦地区法院在裁量专利法284条议题上应有更多自由裁量权，并要求最高法院废弃前述认定标准。

美国联邦最高法院于2015年10月19日同意两案移审请愿。

9、Willaimson v. Citrix Online, LLC, et al

关键词：缺乏「手段means」用语的功能性权利要求是否适用美国专利法112 条f 项的认定原则。

联邦巡回上诉法院本案联席判决说明，就缺乏「手段means」用语但叙述特定功能步骤的功能性权利要求，是否适用专利法112条第6项的规定，所应采用的认定标准为：判定相关领域技术人员能否从叙述特定功能的权利要求中理解出等同于其相应结构的明确意义。如果一功能性权利要求中并未使用「手段means」用语，则被告当事人仍可证明该专利说明书未能充分揭露执行前述功能的相应结构，来克服不适用专利法112条第6段的推定。

10、Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.

关键词：对于具F/RAND 授权义务的「标准必要专利SEP」， 专利权人仅在侵权方明确拒绝接受F/RAND 授权条件下才可要求核发禁制令，而不构成违F/RAND 授权义务。

美国联邦第九巡回上诉法院本案合议庭判决，确认并维持联邦地区法院一审就摩托罗拉「标准必要专利」的合理权利金计算方式及裁决结果，以及同意一审陪审团判决认定摩托罗拉提供给微软的首次「标准必要专利」授权要约条件及后续向法院要求核发侵权产品禁制令的行为，构成违反其向IEEE与ITU两标准组织提出的F/RAND授权承诺中所要求的善意及公平交易原则。

本案判决与2015年欧盟法院就德国杜塞道夫地区法院审理Huawei v. ZTE一案中SEP禁制令核发是否违反欧盟竞争法律议题的见解一致，亦即「标准必要专利」专利权人仅于可能被授权人明确拒绝接受F/RAND授权下，方可要求法院核发禁制令。本案为第九巡回上诉法院首次就具F/RAND授权义务「标准必要专利」的合理权利金议题作出裁示。

11、Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Cisco Systems Inc.

关键词：不带有F/RAND 授权义务「标准必要专利SEP」 的合理权利金计算原则。

联邦巡回上诉法院本案合议庭判决说明，不带有F/RAND授权义务SEP的合理权利金计算原则，与2014年「Ericsson v. D-Link」一案中为带有F/RAND授权义务系争SEP的情形不同。

本案判决说明，如果法庭所参考的过去授权个案或涉案双方权利金数字主张，已存在适当的专利价值区分基础，则采用「实施专利发明的最小可计量单位smallest salable patent-practicing unit」并非合理权利金计算的必要方法；无论系争「标准必要专利」是否具有F/RAND授权义务，皆须考虑其受标准化因素，以使就专利本身价值以及经标准化后所获得的附加价值进行区隔。

12、Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al

关键词：专利权人无须证明系争专利技术特征构成系争产品主要市场需求，以满足eBay 禁制令核发标准的无法弥补损害要件。

联邦巡回上诉法院本案合议庭判决，推翻联邦地区法院驳回永久禁制令核发裁定结果并发回更审，认为联邦地区法院就最高法院eBay禁制令核发标准的认定过于严苛。

并说明，对于存在「多项零组件或专利技术特征的侵权产品」，原告在建立专利侵权和无法弥补损害情形的因果关系上，无需证明系争专利技术为消费者选择购买侵权产品的唯一或主要诱因，而仅需证明系争专利技术与消费者对侵权产品需求，两者之间存在「一定程度关联性」并确实影响其选择购买侵权产品的意愿。

原告可通过出示多种事实根据来证明前述关联性，例如系争专利技术为诱使消费者购买侵权产品的技术特征之一，或该技术致使侵权产品更具市场竞争力。

题图：?wecand/Westend61/Gaopinimages

来源：微IP

编辑：IPRdaily 王梦婷