知识产权商事合同可对侵权定性有违法阻却作用

产业

IPRdaily10年前

【小D导读】

知识产权商事合同可对侵权定性有违法阻却作用。——东营天泽汤瓶八诊保健有限公司与杨华祥侵犯商标权及不正当竞争纠纷上诉案。

一审案号：山东省东营市中级人民法院（2011）东知民初字第23号民事判决书　

二审案号：山东省高级人民法院（2011）鲁民三终字第198号民事判决书 【判决要点】

司法实践中，知识产权许可使用合同、加盟合同、特许经营合同、技术合同等商事合同与侵权诉讼形成交集的案件，是知识产权审判的难点。这类案件的表象为侵权定性，实质上法官对商事合同或有关约定的正确审查和理解才是关键，因为它们决定了侵权诉请能否成立。

【基本案情】

原告杨华祥是“汤瓶八诊”文字商标的注册人，国家工商行政管理总局商标局于2007年2月21日核准注册，核定服务项目（第44类）：按摩（医疗）；医疗诊所；医务室；医院；保健；医疗辅助；理疗等。汤瓶八诊疗法被国务院、文化部授予国家级非物质文化遗产重点保护项目，在理疗保健市场和回医药行业享有较高的知名度和美誉度。

2009年2月11日，原告杨华祥与另一股东共同投资设立北京汤瓶八诊健康科技发展有限公司（以下简称北京公司），原告以涉案商标使用权作为合作资本，商标使用权折价占公司股份的51％，杨华祥担任公司监事。作为北京公司的股东和监事，杨华祥在北京公司负责宁夏汤瓶八诊按摩学院的组织培训工作，及负责向北京公司培训和输送合格的技术人员。2009年12月15日，北京公司与汪某签订了加盟合同，约定北京公司向汪某提供“汤瓶八诊”商标使用权及回族汤瓶八诊疗法技术，汪某为此支付加盟费15万元。2010年1月11日，汪某发起成立了东营公司，成为北京公司在山东省内唯一一家加盟店。2010年1月26日，北京公司与东营公司签订了加盟合作合同（补充），约定北京公司授权东营公司为东营地区“汤瓶八诊”独家连锁加盟商并使用该注册商标；北京公司授权并认可东营公司在其企业名称中使用“汤瓶八诊”字样作为公司的商号，并授权东营公司使用“汤瓶八诊”统一企业形象对外宣传。同年2月25日，原告杨华祥在被告东营公司开业当天作为嘉宾到场，参加了开业促销活动。

原告认为，被告在未取得合法授权或许可的情况下，擅自在其公司名称中使用“汤瓶八诊”商标，并以“汤瓶八诊”疗法的名义从事按摩理疗服务，获取非法利益，请求人民法院判令被告变更公司名称；立即停止使用“汤瓶八诊”商标的侵权行为及不正当竞争行为；赔偿原告维权合理费用支出及损失共计30万元；诉讼费由被告承担。

【法院观点】

一审法院认为：

本案双方争议的焦点问题是被告东营公司是否有权使用涉案商标。北京公司系由杨华祥和另一股东设立，杨华祥以“汤瓶八诊”商标使用权作为出资设立该公司，许可北京公司使用，但涉案商标专用权并未转移为北京公司所有；被告东营公司主张仅因加盟北京公司获得涉案商标使用权的理由不能成立。杨华祥是合法的商标专用权人，享有使用、许可他人使用、禁止他人违法使用等权利，原告在本案中诉请被告在企业名号中停止使用“汤瓶八诊”商标，并且停止以“汤瓶八诊”商标文字为内容的宣传行为，杨华祥作为北京公司的股东和监事，也是涉案商标专用权人，明知北京公司许可被告作为加盟店使用涉案商标进行经营，并未表示异议，作为嘉宾到场、参加开业促销活动，其行为应当视为对被告取得开业至本案诉讼前使用涉案商标权的一种认可。被告对原告作为股东与北京公司关于商标问题的约定并不知情，并依约支付了加盟费，原告要求其对开业以来经营活动中使用涉案商标行为赔偿经济损失、维权费用30万元，不予支持。

山东省东营市中级人民法院判决：一、被告东营公司于判决生效后30日内变更公司登记，停止在企业字号中使用“汤瓶八诊”商标文字；二、被告东营公司于判决生效后立即停止在经营中以“汤瓶八诊”商标文字为内容的宣传使用；三、驳回原告的其他诉讼请求。

二审法院认为：

山东省高级人民法院二审另查明：2008年6月7日，国务院公布的《第二批国家级非物质文化遗产名录》中，回族汤瓶八诊疗法被列入传统医药类的非物质文化遗产。2009年12月18日，北京公司召开经营管理会议，由杨华祥主持。在此次会议的纪要中载明：“加盟合作公司只提供汤瓶八诊品牌商标使用权，不提供公司名称注册权。”股东杨华祥在该会议纪要上签名。东营公司聘用的诊疗技师均毕业于杨华祥与宁夏医科大学联合开办的宁夏医科大学汤瓶八诊培训学院，均是接受杨华祥的派遣前往该公司从事诊疗工作。另外，杨华祥还作为嘉宾参加了东营公司的开业典礼并致贺词，并参加了该公司的坐诊、宣传等系列活动。

山东省高级人民法院二审认为：未经商标注册人许可是构成商标侵权的必备要素之一。杨华祥是涉案“汤瓶八诊”注册商标的专用权人，其以该商标的使用权作为出资设立北京公司，后又许可北京公司使用，在没有杨华祥特别授权的情况下，北京公司应无权再许可他人使用该商标。2009年12月18日，北京公司召开了经营管理会，会议纪要上载明：“加盟合作公司只提供商标使用权，不提供公司名称注册权。”杨华祥在该会议纪要上签字。杨华祥也是涉案商标的所有人，故该会议纪要表明杨华祥同意并许可北京公司授权其加盟店东营公司使用涉案商标。另外，杨华祥不仅参加了东营公司的开业仪式，还为该公司派遣诊疗师并亲自进行技术指导和义务坐诊。通过以上事实可以推定，杨华祥明知并支持东营公司使用涉案商标。因此，杨华祥主张东营公司侵犯其商标权进而要求承担民事责任的依据不足，应不予支持。

商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”汤瓶八诊疗法已被列入国家非物质文化遗产的事实表明，汤瓶八诊疗法本身属于公共领域的范畴，这一名称具有特定的含义，“汤瓶八诊”四个字构成通用名称，故杨华祥无权要求东营公司变更企业名称。

此外，东营公司在拥有涉案商标使用权及有权在企业名称和经营中使用“汤瓶八诊”文字的情况下，也不构成不正当竞争。

山东省高级人民法院判决：撤销一审判决，驳回杨华祥的诉讼请求。

作者：孙国臻作者单位：山东省东营市中级人民法院来源：《人民司法（案例）》整理：iprdaily 赵珍网站：iprdaily.cn

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