日、德、韩三国商标代理人均可独立代理商标授权确权行政诉讼案件，我们？

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文 / 杨永岗中华商标协会常务理事中国地理标志文化博物馆名誉馆长 2014中国地理标志十大先锋人物资深商标代理人

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【小D导读】

日本、德国、韩国的商标代理人均可独立代理商标授权确权行政诉讼案件，中国为何不？

第一部分日本弁理士制度概述

一、日本“弁理士”的概念

弁理士，中文也可写为“辩理士”、“辨理士”，英语可翻译为“Patent Attorney”，也有人中文翻译为“专利律师”或“专利代理人”，但笔者认为后面这两种翻译并不符合中国人的认知习惯，弁理士翻译成“知识产权代理人”或“工业产权代理人”可能更准，就像国外的“专利法院”即审商标又审专利，而在国内翻译成“知识产权法院”一样。

根据新《日本弁理士法Patent Attorney Act》第五条规定，弁理士执业范围包括国际注册申请、商标、专利、集成电路布图和不正当竞争等工业产权注册申请和案件，类似于中国的商标代理人加专利代理人，且并不局限于此。第五条还特别指出，弁理士可以出庭参加诉讼。

日本还有一种与弁理士不同的职业叫弁护士（或辩护士、辨护士），相当于中国的律师。

二、《日本弁理士法》的历史发展过程②

源头是1899年实施的《特许代理业者登陆规则》，此后1909年公布了《特许弁理士令》，其中将“特许代理业者”的称呼改为“特许弁理士”。

1921年（大正10年），制定了《日本弁理士法》，也就是俗称的旧《日本弁理士法》，其中将从业者的称呼改为沿用至今的“弁理士”。

旧《日本弁理士法》在经过了多次小修改后，终于时隔80年进行了一次全面修改，即2000年（平成12年）公布的新《日本弁理士法》，实施至今，也经过了多次小的修改。

三、新《日本弁理士法》关于弁理士在法院作为商标案件诉讼代理人的规定

根据旧《日本弁理士法》规定，自1948年始，弁理士即可在东京高等法院审理的、要求撤销特许厅（相当于中国的商标局和专利局）复审或异议裁决的诉讼中担任诉讼代理人，一直沿行至今。

旧《日本弁理士法》没有规定弁理士可以在民事侵权领域担任诉讼代理人，但随着民事侵权案件的增多和复杂性及专业化，新《日本弁理士法》于2002年对此作了局部修改，赋予了弁理士在民事侵权案件中与律师协作，或独立的诉讼代理权。

1、对于商标授权确权性质的行政诉讼案件，即不服特许厅关于商标的复审、异议或不予受理等裁决的行政诉讼案件，根据新《弁理士法》第六条之一的规定，弁理士可以依据《商标法》第63 (1)条在东京高等法院担任诉讼代理人。

日本《商标法》第63 (1)条，即，针对商标驳回复审案件、补正不予受理案件、无效商标注册的复审、撤销商标注册的复审案件、商标异议申请案件、再审不予受理案件等不服特许厅的裁决向法院提出的诉讼。

涉及第63 (1)条的案件由东京高等法院专属管辖。在中国相当于不服商标评审委员会或商标局的裁决或不予受理的行政诉讼案件由北京知识产权法院专属管辖一样。

需要指出的是，2005年，知识产权高等法院单独成立，受理的案件包括撤销特许厅的行政裁决，以及来自地方法院的知识产权上诉案件，第63（1）条提及的案件转由该院专属管辖，不再由东京高等法院审理，在中国相当于不服商标评审委员会或商标局裁决或不予受理的行政诉讼案件由原北京市第一中级人民法院转为北京知识产权法院专属管辖一样。

2、对于商标侵权案件，根据新《弁理士法》第六条之二的规定，弁理士需和律师一起出庭才能担任诉讼代理人，但如果法官认为该弁理士合适的话，也可单独出庭。

这是 2002年4月11日日本对新《弁理士法》作的又一项重要的局部修改，见以下新闻报道。

3、中国知识产权局官方网站2002年6月5日曾以《日本修改专利代理人法 ——专利代理人可以作为辩护人参加知识产权侵权诉讼》为题，报道了上条所说的弁理士参加侵权诉讼的权利，报道内容为“本次对专利代理人法的修改，赋予了专利代理人可以作为辩护人(counsel)参加知识产权侵权诉讼的权利。此次专利代理人法修改的目的是：知识产权侵权案件在近十年来成倍增长，预计还会进一步增长。在另一方面，目前注册的知识产权专业的律师数量不足300人，很难对客户实施充分的服务，……。根据新修改的专利代理人法，专利代理人可以作为辩护人参加知识产权侵权诉讼。……专利代理人原则上要求与承担该案件的律师共同出庭，但法庭在适当的时候可以允许专利代理人独立出庭。(韩晓春编译)”，文中提到的“专利代理人”实际上就是“弁理士”，是翻译问题。

四、日本弁理士的资格

根据新《日本弁理士法》第7条规定，通过弁理士考试、或律师考试、或在特许厅担任审查官七年者，均可获得弁理士资格。

对应到中国，因为国情不同，中国的商标和专利分属工商总局和知识产权局管理，不像日本那样有统一的考试，相当于专利代理人考试加商标代理人考试。

考试内容主要为：

1、有关专利、实用新型、外观设计、商标方面的法律；

2、有关专利、实用新型、外观设计、商标方面的条约；

3、有关弁理士职业的法律。

另外根据新《日本弁理士法》第15（2）条的规定，弁理士可参加侵权诉讼代理业务考试。

五、新《日本弁理士法》③、《日本商标法》④的相关规定及翻译

1、新《日本弁理士法Patent Attorney Act》，平成十二年四月二十六日法律第四十九号，即Act No. 49 of April 26, 2000：

第五条

日语原文：第五条弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。

英文翻译：Article 5 (1) A patent attorney may appear in court as an assistant in court accompanying the party concerned or as said party's counsel, present a statement, or examine matters related to patents, utility models, designs or trademarks, or international applications or international applications for registration, circuit layouts or specific unfair competitions.

中文翻译：第五条弁理士可以出庭参加诉讼，提供陈述意见，或者协助委托人调查取证，或者从事与专利、实用新型、外观设计、商标、国际注册申请、集成电路布图、不正当竞争有关的代理业务。

第六条之一

日语原文：第六条弁理士は、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第百七十八条第一項、実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第四十七条第一項、意匠法（昭和三十四年法律第百二十五号）第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。

英文翻译：Article 6 A patent attorney may act as counsel with regard to a lawsuit as provided for in Article 178 (1) of the Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 47 (1) of the Utility Model Act (Act No. 123 of 1959), Article 59 (1) of the Design Act (Act No. 125 of 1959), or Article 63 (1) of the Trademark Act.

中文翻译：第六条弁理士可以依据《专利法》第178 (1)条，《实用新型法》第47 (1)条，《外观设计法》第59 (1)条，《商标法》第63 (1)条担任诉讼代理人。

第六条之二（1）

日语原文：第六条の二弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。

英文翻译：Article 6-2 (1) When a patent attorney has passed the specific infringement lawsuit counsel examination as provided in Article 15-2 (1) and has been granted the supplementary note registration of the fact pursuant to Article 27-3 (1), said patent attorney may act as counsel only for cases of specific infringement lawsuits in which an attorney has been entrusted by one and the same client.

中文翻译：第六条之二（1）当弁理士通过本法第15-2 (1)条规定的特定侵权诉讼代理业务考试，并依据本法第27-3 (1)条被授予下列事实的补充说明登记资格时（笔者按，指侵权诉讼代理工作资格），该弁理士可以在同一个委托人已委托执业律师的情况下，担任特定侵权诉讼案件诉讼代理人。

第六条之二（2）

日语原文：２前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。

英文翻译：(2) When a patent attorney acting as counsel pursuant to the provision of the preceding paragraph appears in court, said patent attorney must be accompanied by an attorney.

中文翻译：（2）当弁理士依据前项规定（注：指特定侵权诉讼）出庭担任诉讼代理人时，该弁理士必须和一名律师一起出庭。

第六条之二（3）

日语原文：３前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。

英文翻译：(3) Notwithstanding the provision of the preceding paragraph, a patent attorney may appear in court independently when the court finds it appropriate.

中文翻译：（3）尽管有前项规定，弁理士也可以在法庭认为适当的情况下独立出庭。

2、《日本商标法》第六十三条之一

日语原文：第六十三条（1）　取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

英文翻译：Article 63（1）　The Tokyo High Court shall have exclusive jurisdiction over any action against a rescission decision or a trial decision, an action against a ruling to dismiss an amendment under Article 16-2(1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 55-2(3) (including cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 60-2(2)) and an action against a ruling to dismiss a written opposition or a written request for trial or retrial.

中文翻译：第六十三条（1）对撤销决定或裁决提起的诉讼，依五十五条之二第二款（含六十条之二第一款准用的情形）中准用的第十六条之二的规定对不受理之决定提起的诉讼，以及对注册异议申请书或复审或再审请求书的不受理决定提起的诉讼，由东京高等法院专属管辖。

第二部分德国Patentanwalt制度概述

Patentanwalt，德语，可翻译为专利顾问、专利代理人、专利律师，虽翻译中有“专利”二字，但实际业务包括商标，类似于日本的弁理士，及中国的专利代理人加商标代理人，并非局限于专利业务。

一、关于Patentanwalt的职业资格和执业守则

主要规定在两部法规当中：

其一是《Patentanwaltsordnung》(德语，可译为专利顾问条例)，由法律授权Patentanwaltskammer（德语，可译为专利顾问协会）制订；

其二是《Berufsordnung der Patentanw?lte》（德语，可译为专利顾问职业守则），由专利顾问协会自行内部制订。

二、 Patentanwalt在法院作为商标案件诉讼代理人的相关规定

德国不像日本那样有专门的代理人法，分别散见于专利法、商标法等专门法。具体到商标注册申请和诉讼，主要见现行《德国商标法》第66（1）、81（1）（3）、85（5）、96、140（3）（5）条⑤，以及《德国民事诉讼法典》第57（1）（2）条⑥。

三、《德国商标法》各相关条文具体规定

第66（1）条：只要没有人提出反对（第64条第1款），不服商标科和商标处的决定提起的上诉，应当向专利法院提出。

第81（1）条：任何当事人可以在诉讼的任何阶段，由其授权的代表人代表其在专利法院进行诉讼。专利法院可以作出指令任命代表的裁决。第96条的规定不应受影响。

第81（3）条：可以在诉讼的任何阶段提出缺乏授权委托。如果没有律师或专利顾问作为代表出庭，专利法院应当依职权考虑缺乏授权委托。

第85（5）条：在联邦法院，当事人必须由一个律师代表，并依法院惯例认可为经授权的代表。经任何当事人的请求，后者的专利律师应有机会发言。在这种情况下，不应适用民事诉讼法典第157条第（1）款和第（2）款的规定。

第96（1）条：在德国没有永久居住地，也没有住所或企业的申请或注册商标所有人，只有他任命了德国一名专利顾问或律师作为其代表时，才可以参加本法规定的专利局或专利法院的诉讼。

第96（2）条：依据第（1）款任命的代表人，应当得到授权代表他参加专利局和专利法院的诉讼以及影响该标志的民事诉讼。代表人也可以提出刑事诉讼的请求。

第140（3）条：在涉及标志的诉讼案中，当事人也可以由在地区法院获准执业的律师代表出庭。在没有进行第（2）款的指定的情况下，将在该法院审理该诉讼。第一句应比照适用于在上诉法院的代表。

第140（5）条：对于由涉及显著标志的诉讼中专利顾问的协作引起的费用，超过联邦法律律师费用法第11条规定的全额费用数目部分的费用，以及专利律师的必要费用，应当退还。

四、以上《德国商标法》各条文之间的关系和基本含义

以上条文中提到的“专利顾问”、“专利律师”即指Patentanwalt。

第66（1）、81（1）（3）条，指不服商标科和商标处的决定向专利法院提出的诉讼，在中国相当于不服商标评审委员会或商标局的裁决向北京知识产权法院提出诉讼。全文规定在《德国商标法》第五章“向专利法院提起的诉讼”中，第66-82条。

第85（5）条，指不服专利法院的裁决向联邦法院提出的上诉，在中国相当于不服北京知识产权法院的裁决向北京市高级人民法院提出上诉。全文规定在《德国商标法》第五章“在联邦法院的诉讼”中，第83-90条。

第96（1）（2）条，指外国人需指定一名本国专利顾问或律师才能参加专利局或专利法院的诉讼，在中国类似于新《商标法》第十八条第二款“外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的，应当委托依法设立的商标代理机构办理”。

在第96条的规定中特别要注意“专利顾问”有参加专利法院诉讼的权利，这点目前在中国是缺失的，中国商标代理人正在争取行政诉讼代理权，正是基于此点。

第140（3）（5）条，指商标民事侵权诉讼程序，在中国相当于针对商标民事侵权案件向各地方法院提起诉讼。全文规定在《德国商标法》第五章“涉及标志的诉讼程序”中，第140-142条。从条文规定可以看出，该类案件由执业律师出庭，但专利顾问可以协作。这点与《日本弁理士法》第六条之二（2）的规定相同，但日本弁理士在民事侵权中如果得到法院同意，也可单独出庭，这点没有发现德国法有相应规定。

五、《德国民事诉讼法典》相关规定

第157条（1）：[不合格的代理人；诉讼代办人]非律师事务所的成员而以在法院为他人办理诉讼事务为业的人，不得担任诉讼代理人与辅佐人而参与言辞辩论。

第157条（2）：当事人、诉讼代理人和辅佐人，并非律师事务所的成员，而且缺乏适当的陈述能力的，法院可以不许他继续陈述。面对这种命令，不得声明不服。

以上两条是德国关于不适格的诉讼代理人的相关规定，但《德国商标法》第85（5）条指出：在联邦法院的行政诉讼，只要当事人请求，其专利顾问均可参加诉讼，并特意指出此种情况下不受以上两条之限制。

小结，笔者通过向两位德国资深Patentanwalt沟通请教⑦，又根据以上1-5规定可知，Patentanwalt可以在不服德国专利商标局的商标复审裁决而在专利法院进行的行政诉讼案件中独立担任诉讼代理人，但对于商标侵权案件则需要与律师一同担任诉讼代理人。德国的此规定与同作为大陆法系的日本大体相同，但日本法官同意弁理士即可代理商标民事侵权诉讼的规定则更胜一筹。

第三部分韩国辨理士制度概述

韩国的“辨理士”与日本的“弁理士”概念基本是一回事，只不过依据笔者的日常中文翻译习惯，翻译时稍有区别而已。r> 1、《韩国辨理士法》第二条规定：辨理士的业务范围为：作为代理向韩国知识产权局或法院处理专利、实用新型、外观设计、商标的相关业务，或提出评价和其他行为。（2004年12月31日根据第7289号法令修订）

2、《韩国辨理士法》第八条规定：辨理士可以成为专利、实用新型、外观设计、商标相关事项的诉讼代理人。（2004年12月31日根据第7289号法令修订）

3、韩国辨理士的资格考试：

（1）任何年满20岁、且未被刑事处罚、未曾吊销律师或辨理士执业资格等情况的韩国国民，均可报名参加辨理士考试；

（2）报名者没有任何学历和专业限制，这点与中国专利代理人的理工科专科要求及商标代理人的专科学历要求大为宽松；

（3）考试科目分两科：第一科为客观题，包括工业产权法律、民法概论、自然科学概论、英语；第二科为主观题，包括专利法、商标法、民事诉讼法等。

该科目与中国的专利代理人考试及商标代理人考试试题设计大体类似。

（4）免考，在知识产权局从事相应工作一定年限（分十年、五年）、一定级别（分七级以上、五级以上）的公务员，可免考部分科目。

（5）律师者自动获得辨理士资格。

4、韩国辨理士的商标诉讼代理人资格：

根据《韩国辨理士法》第二、八条规定，辨理士有权作为涉及商标案件的诉讼代理人，但实际上民事法院不承认辨理士在商标侵权案件中的诉讼代理权，这点与日、德在侵权案件与律师协作的规定不同，目前韩国辨理士会正在仿效日、德，争取辨理士与律师共同代理民事侵权案件的诉讼代理权。

第四部分日、德、韩、中四国商标代理人基本情况表格分析

说明：以上比较性评价是笔者根据自己的主观判断标准进行的评价，仅属个人认识，供参考。

第五部分关于中国商标代理人考试的问题

看了以上表格，疑问较多的可能是中国的商标代理人行业考试的内容，不是中国的商标代理人不需要考试吗？对此，笔者在此需要对质疑者批郄导窾。

根据中华商标协会商标代理分会近期发布的《中华商标协会商标代理分会加强行业自律建设的若干意见》，以及四月份举行的全国性2015商标代理人业务培训考试来看，目前及今后中国的商标代理人分成了两个部分：

第一部分笔者称之为普通性商标代理人，指仅可代理商标局和商标评审委员会阶段的行政申请和评审业务的商标代理人，根据《行政许可法》取消原商标代理考试的初衷，普通性商标代理人不需要考试、即不需入行门槛即可获得从业资格，但应接受行业的自律监督和主管部门的监管；

第二部分笔者称之为特别性商标代理人，指除了可以代理普通性商标代理人的所有业务外，经中华商标协会商标代理分会推荐还可代理商标授权确权行政诉讼、甚至侵权诉讼案件的商标代理人，需要通过中华商标协会商标代理分会的业务培训考试，或符合该会规定的其他严格条件。

从本质讲，代理商标行政诉讼案件是与代理一般商标行政申请和评审业务不同的另一种高程度行业，商标代理分会的诉讼推荐条件从某种意义上来说即属于代理行政诉讼业务的行业监督性“门槛”。特别性商标代理人实际上就是经行业自律和监督后，对普通性商标代理人的择优推荐。

笔者认为，《行政许可法》取消商标代理人前置考试的用意并非是取消了一个行业，而是为了利用行业自律和监督更好地发展该行业，这个已多次提及，不再赘述。

但行业自律和监督不也是一种门槛吗？只不过从前门换到后门，体现了前宽后严的理念，笔者不赞同所有的商标代理人都能代理授权确权行政诉讼案件，但也不赞同所有的商标代理人都不能代理此类案件。这就需要将广泛意义上的商标代理人进行普通性和特别性之分。

最起码，通过商标代理分会考试的特别性商标代理人不论从《行政许可法》、《商标法》、《商标法实施条例》的行业监督精神来看，还是从报考条件、考试内容、行业管理等方面来分析，与日本、德国、韩国的弁理士（统一称之）已无二样，甚至严于三国的弁理士考试。

根据中华商标协会公开信息显示，2015商标代理人培训考试参加者3000人，但商标法律知识、相关法律知识、相关诉讼知识三科成绩全部合格者仅605人，其考试的严苛程度可见一斑。

一句话总结：普通性商标代理人从业无需事先门槛，而能参加行政诉讼的特别性商标代理人则需要中华商标协会商标代理分会制定的严格条件方可。

第六部分结语

在中国，商标代理人在商标授权确权行政诉讼案件中担任诉讼代理人：

1、符合此类案件行政审理与行政诉讼的延续性和重叠性；

2、符合当事人的利益，如果在行政诉讼过程中更换代理人，新代理人因不熟悉案情，则会造成当事人不必要的损失；

3、符合法院的利益，减少不必要的司法资源浪费，更为法院向涉外第三人送达提供了便捷的途径；

4、符合此类案件日趋复杂和同一性的特点，由专门的商标代理人代理诉讼更为科学。

以上四点多次提及，大家已有深刻认识，本文的重点之处在于：

根据日、德、韩等发达国家立法实践分析，由商标代理人独立代理商标授权确权行政诉讼案件是国际趋势，这三个有代表性国家的法律都无可争议地允许商标代理人有独立代理行政诉讼案件的权限，在民事侵权诉讼案件的代理权限上则有所区别和分歧，说明这几个发达国家都不约而同地认识到商标授权确权行政诉讼的专业性、复杂性，都认识到此类诉讼与前期行政审理的延续性、重叠性，都认识到以专业的商标代理人代理此类案件的重要性、合理性。

并且在日、德、韩三国，商标代理人在此类案件中并非是公民个人代理，而是特种诉讼代理人，不但在行政诉讼案件中当然地可独立作为诉讼代理人，而且在商标侵权案件也可有条件地作为诉讼代理人。

通过分析国际实践，并结合国内情况，特别性商标代理人代理商标行政诉讼案件已不存在任何理论和法律障碍，所欠缺的仅仅是决策者的深入认识而已，希望相关部门能尽快确立特别性商标代理人在商标行政诉讼案件中的独立代理人地位，这样才符合此类案件的特殊性，并与国际接轨。

杨永岗于二〇一五年六一儿童节r>注： ①标题统一表述为“商标代理人”，实际上日本为“弁理士”、德国为“专利顾问”、韩国为“辨理士”，见正文； ②关于日本弁理士的历史发展过程由北海道大学知识产权法博士许清向笔者提供； ③关于新《日本弁理士法》第六条的中文由大连外国语大学英语文学学士、对外经济贸易大学英语翻译硕士、涉外商标代理人周茜帮笔者翻译； ④关于《日本商标法》的中文翻译参见中国人民大学知识产权学院编译、董葆霖老师牵头、清华大学出版社出版的《十二国商标法》，由中国政法大学法学博士、现任职北京科技大学的刘成杰老师翻译。 ⑤关于《德国商标法》的中文翻译参见中国人民大学知识产权学院编译、董葆霖老师牵头、清华大学出版社出版的《十二国商标法》，由中国社会科学院法学博士（知识产权方向）、曾任国家工商总局商标局法律事务处副处长、国际注册处处长、国际司多边合作处处长的谢冬伟老师翻译。 ⑥德国民事诉讼法典的条文翻译参见中国民法前辈，谢怀栻教授翻译的《德国民事诉讼法典》； ⑦关于德国Patentanwalt在法院可独立作为商标案件诉讼代理人的规定由笔者向同济大学教授、德国马克斯－普朗克知识产权法、竞争法和税法研究所访问学者张伟君推荐的在德国工作的靳韧、金亦林二位资深Patentanwalt核实请教。

本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场。

来源：IPRdaily 作者：杨永岗编辑：IPRdaily 赵珍 -------------

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