关于专利法第二十六条第三款实用新型审查意见的思考

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“本文对实用新型初步审查中对明显实质性缺陷的审查特点进行了分析，并初步构建了一种分析框架，此外还基于分析结果，以有关专利法第二十六条第三款的意见为场景，对形成说明书公开不充分心证的触发条件进行了定义并提供了有关触发条件的建议。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：王雪 成都泛典知识产权代理有限公司

摘要：近来国家知识产权局针对实用新型专利申请发出了包括有关专利法第二十六条第三款在内的“新型”审查意见。笔者对实用新型初步审查中对明显实质性缺陷的审查特点进行了分析，并初步构建了一种分析框架，此外还基于分析结果，以有关专利法第二十六条第三款的意见为场景，对形成说明书公开不充分心证的触发条件进行了定义并提供了有关触发条件的建议。

近来，针对实用新型专利申请，国家知识产权局的审查部门发出了不同以往的审查意见，除了曾经较低频率出现的权利要求明显不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性以外，令人感到些许意外的是出现且以较高频率出现的说明书（及说明书附图）没有公开完整的技术方案因而不符合专利法第二十六条第三款的规定（说明书公开不充分），颇有些出现“新型”审查意见的感觉。

在处理这种“新型”审查意见的过程中，笔者对于这种审查意见的理解以及基于理解对作为审查对象的申请文件进行了思考，并以有关专利法第二十六条第三款的审查意见为场景将思考的结果与同仁们分享。

PART 1
有关“新型”审查意见的理解

之所以产生实用新型审查意见是“新型”的感觉，主要原因在于这些意见过去没有或者极少出现，笔者希望能够借助这种“新型”造成的异常来发现并深入理解过去没能发现及理解的专利法及其相关实践，并尝试构建一种基于前馈控制的具有普适性的分析框架。需要说明的是，基于笔者的身份及认知局限，笔者无意于在本文中探讨出现这种情况的政策原因以及审查意见的答复策略。

实用新型审查的“明显”特征

根据《审查指南2023》第一部分第二章第1小节有关“实用新型专利申请初步审查的范围”的规定，关于专利法第二十二条以及第二十六条第三款的审查属于对申请文件的明显实质性缺陷审查。此外，根据《审查指南2023》第一部分第二章第7小节有关“说明书”的规定，“初步审查中，对说明书是否明显不符合专利法第二十六条第三款以及专利法实施细则第二十条第一款至第三款的规定进行审查”，以及第11小节有关“根据专利法第二十二条第二款和第三款的审查”的规定，“初步审查中，审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备新颖性和创造性进行审查”。

相较于发明专利申请实质审查中的相关规定，“明显”一词在实用新型专利申请审查中所起到的作用非常关键。全面理解“明显”这个词语的内涵，对于理解实用新型审查极为重要。由于《审查指南2023》中并未包含有关“明显”一词的释义，因此笔者尝试对其含义进行解释。

“明显”这个词语通常用于描述事物或情况清楚、显著，容易被觉察，不容易被忽视或误解，此外也用于描述道理或事实浅显易懂。而在专利法及专利审查语境下，“明显”的含义除了包含上述基本语义以外，还更加强调客观性和可识别性，客观性指的是应基于客观事实、普遍认知或公认标准得出“明显”的结论，而不应以纯粹的个人主观感受为基础，因而对于“明显”的判断，应当在审查员、专利代理人、申请人、相关公众之间存在共识基础；可识别性则强调问题、缺陷、事实或差异的发现或确认无需深入调查、复杂推理或高度专业知识，审查员无需花费大量精力去挖掘或论证就能得出结论。

另外，从审查主体的角度看，在实用新型的初步审查中使用“明显”这样的限定，也是为了适应专利审查程序中对效率和资源分配的追求。

因此，一方面，基于上述有关“明显”一词的解释和分析，可以合理推断，作为实用新型专利审查主体的审查员，在审查工作中可能倾向于识别易于识别的事实，发现易于发现的缺陷，相应地可能不倾向于识别需要深入调查、复杂推理或者高度专业知识才能识别的事实，可能不倾向于发现需要深入调查、复杂推理或者高度专业知识才能发现的缺陷。

另一方面，基于上述有关“明显”一词的解释和分析，还可以合理推断，在实用新型专利审查中，尽管理论上对“明显”的判断应考虑因客观性产生的普遍共识基础，但是审查机关在专利授权阶段天然地具备更强的主体性，而且审查工作倾向于追求效率，因此审查机关起码在专利审查阶段对“明显”的判断标准具有更大权重的决定权，进而审查机关对于符合“明显”的标准也相应地具有更大的调整空间。

审查尺度的调整

根据上述分析，由于审查机关对于符合“明显”的标准相应地具有更大的调整空间，因此通过对符合“明显”的标准进行调整，可以实现审查尺度的调整，例如，相比于在较松的审查尺度下，某个缺陷在较严的审查尺度下被认定为是“明显”的可能性更大。

此外，根据专利法第四十条的规定，实用新型专利申请的初步审查是受理实用新型专利申请之后、授予专利权之前的必要程序；根据专利法实施细则第五十条第一款第二项的规定，实用新型专利申请的初步审查须审查实用新型专利申请是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条、第二十六条第三款、第二十六条第四款，因此理论上实用新型专利申请应该受到有关专利法第二十六条第三款的审查，过去较少出现“新型”审查意见的原因肯定不应该是过去的实用新型专利申请存在较少相应缺陷（或者说过去的申请质量高于目前的），而且作为专利代理师，笔者也没有合理的依据认为过去的审查过程中不进行相应条款的审查，可能更加合理的解释应该是过去审查过程中应用的审查尺度相对目前的情况而言较松，换言之，目前出现“新型”意见是审查尺度调整得更严的结果。

PART 2
有关说明书公开不充分的意见

一方面，根据上述有关“明显”是实用新型审查的核心特征的论述，审查员在审查过程中形成某种心证更加依赖易于察觉及证明的事实，在形成心证的过程中，相比对事实的调查，先入为主的倾向性可能具有更加重要的作用。

另一方面，与创造性审查相比，审查员的心证空间更大，因为充分公开不需要将对比文件作为客观证据，而更多地依赖审查员的技术背景和行业认知。审查员可以在不承担举证责任的情况下相对容易地提出说明书公开不充分的质疑，如果没有其他约束条件，似乎专利法第二十六条第三款更加有利于提高审查工作效率且有利于资源的合理分配。

此外，根据专利法第二十六条第三款的规定，“说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，其中，“所属领域技术人员能否实现” 本质上是以审查员基于自身技术认知的虚拟角色代入为基础的。此外，实用新型是针对产品的形状、构造所提出的改进，这决定了实用新型专利申请技术方案的技术通用性，而且专利局没有按照技术领域对实用新型专利审查业务进行部门划分，似乎也能说明这一点。因此实用新型专利审查员对其能够以所属技术领域技术人员的身份对“能够实现”进行判断也更加自信。

基于实用新型客体本身以及审查的特点，使得审查员倾向于形成公开不充分的心证的条件即触发审查员形成公开不充分心证的条件，很大程度上决定了审查员是否启动形成公开不充分心证的程序；此外，从有关“明显”的角度看，触发审查员形成公开不充分心证的条件对于审查员而言，也属于易于识别的事实和易于发现的缺陷。

形成公开不充分心证的触发条件

一方面，尽管审查员形成有关说明书公开不充分的心证具有更多的主观性，但是申请文件（更具体地说明书）中仍存在决定性客观因素，换言之，说明书撰写中的某些特点很有可能成为使得审查员形成说明书公开不充分的心证的触发条件，这些特点集中在说明书的具体实施方式部分。尽管如上所述，对实用新型专利的初步审查并非仅是单纯的形式审查，但是说明书的某些形式特征本身如果具备了“明显”的特点，就很有可能成为触发条件，尤其在目前审查工作压力巨大情况下。

另一方面，尽管实用新型审查具有上述所谓的识别和发现“明显”的特征，但这并不意味着审查员不再需要阅读和理解申请文件的内容，因此，说明书的形式以外的包含在记载内容中的某些特征（即，实质特征）在审查员对其进行相应阅读和理解之后也可能成为触发条件。

成为触发条件的形式特征

笔者个人认为，实用新型专利申请说明书的具体实施方式部分内容的丰富程度从形式上可以成为形成说明书公开不充分的心证的触发条件，例如，

（1）相比包含更多的具体实施方式（实施例），仅包含一个具体实施方式（实施例）更可能成为触发条件；

（2）对于单个具体实施方式而言，相比技术内容包含更多细节而言，技术内容包含较少细节更可能成为触发条件；

（3）如上所述，实用新型技术方案是针对产品的形状、构造所提出的改进，具备产品形状和构造特征的天然描述优势的说明书附图对于帮助所属领域技术人员实现发明创造所起到的作用不应被忽视。因此，相比数量更多的说明书附图而言，数量较少的说明书附图更可能成为触发条件；

（4）类似于上述第（3）部分中的内容，相比说明书附图中被标记的技术特征较多而言，说明书附图中被标记的技术特征较少更可能成为触发条件；

（5）尽管实用新型技术方案是针对产品的形状、构造所提出的改进，但是对于证明所属领域技术人员能够实施发明创造而言，用以证明技术方案的实施技术效果的实验内容及实验结果，应该能够起到积极作用。因此，相比包含实验内容及实验结果而言，不包含实验内容及实验结果更可能成为触发条件。

笔者无意于鼓吹通过“码字”行为堆砌大篇幅文字而否定对简洁文字表述的追求，但是基于常识，很难否认文字篇幅更大的说明书应该能够对于所属领域技术人员实现发明创造提供更多帮助。

成为触发条件的实质特征

根据《审查指南2023》第一部分第二章第7.23小节中的规定，“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果”，审查员在形成公开不充分的心证的推理过程中，将倾向于以说明书特别是实用新型内容部分中记载的实用新型技术方案要解决的技术问题为起点，基于“技术问题-技术方案”框架进行推理。

在“技术问题-技术方案”框架下，较为抽象（较宽泛或较大）的技术问题对应内涵较为丰富的技术方案，数量较多的技术问题对应相应较多的技术方案。因此，如果说明书的实用新型内容部分所描述的实用新型所要解决的技术问题较多或者较大，那么审查员更有可能以此为起点进行其公开不充分心证的推理。同样地，从有关“明显”的角度看，说明书的实用新型内容部分所描述的实用新型所要解决的技术问题较多或者较大将触发很有可能属于易于识别的事实和易于发现的缺陷，有利于审查员形成公开不充分心证。

当然，在用于实用新型专利申请文件撰写的技术交底书中，发明人可能更愿意将自己的单个技术方案描述为能够解决更多的技术问题或者解决更加重要或更大的技术问题，面对这样的情况，如果专利代理师不能说服发明人将技术问题重新限定为更具针对性或更具体的话，那么也可以在不违背发明人意愿的情况下，考虑将重新限定的更具针对性或更具体的技术问题补充在实用新型内容中，至少能够在答复审查意见时获得重新限定技术问题的基础。

PART 3
 结语 

综上，笔者通过对实用新型专利申请的初步审查中对明显实质性缺陷的审查特点进行分析，初步构建了一种分析框架。此外，基于分析结果，以有关专利法第二十六条第三款的意见为场景，对形成说明书公开不充分心证的触发条件进行了定义并提供了有关触发条件的建议。

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（原标题：关于专利法第二十六条第三款实用新型审查意见的思考）

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作者：王雪 成都泛典知识产权代理有限公司