针对计算机实施的发明或软件相关发明审查实践的比较

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：EPO与KIPO联合发布 

翻译：杨凯诏 广东三环汇华律师事务所

原标题：全球专利浪潮-质谱技术与医学检验领域的碰撞

当比较EPO和KIPO的两种方法时，很明显，这两个主管局都采用不同的标准来审查一项发明的可专利性。值得注意的是，KIPO在评估要求保护的主题是否构成一项发明时，会在尽可能早的阶段评估一项发明的技术性，而 EPO主要在评估创造性时评估技术性。

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※ 本文摘录于作者翻译的报告中

一般来说，EPO和KIPO都允许软件相关发明得到授权。EPO和KIPO所适用的法律对获得软件相关发明、CII的专利权提出了类似的实质性要求。在这两个司法管辖区，有两个要求特别相关，即，一方面要求要求保护的发明不得被排除在可专利性之外，另一方面要求要求保护的主题必须具有新颖性和非显而易见性（或等效地，具有创造性）。

EPC没有对术语“发明”和“技术”给出积极的定义。但是，具有技术性是EPC第52条意义上的发明的隐含要求。由于一项发明只有在涉及EPC第52条的(2)所列项目时才会被排除在可专利性之外，因此EPO遵循“任何技术手段法”；因此，要求有技术手段（例如计算机、网络或互联网）才能实施的方法的权利要求被视为EPC第52条含义内的“发明”。同样，设备总是被视为“发明”，因为根据定义，它们需要某种形式的技术手段。针对计算机程序的权利要求仅通过存在进一步的技术效果，即超出计算机硬件和软件之间正常物理交互的效果，例如计算机中的电流循环，才能避免被排除在可专利性之外。作为“任何技术手段法”的进一步结果，要求保护的主题是否是一项发明并不考虑权利要求是否除任何技术手段外还包括有非技术特征。“任何技术手段法”是EPO上诉委员会的判例法演变的结果，随着时间的推移，该判例法移动了发明被视为排除主题的界限。实际上，这些界限的移动使得定义原则上可授予专利且不被EPC第52条(2)和(3)排除在外的发明变得更容易。然而，与此同时，满足非显而易见性的要求变得更加困难，因为过去在评估要求保护的主题是否被排除在可专利性之外时发挥作用的标准现在在评估创造性时发挥作用（CII的整体可专利性门槛基本保持不变）。图2说明了EPO的两步法，第一步应用“任何技术手段法”来评估要求保护的主题是否被排除在可专利性之外，第二步应用“问题解决法”评估新颖性和创造性。

与 EPC 对“发明”一词没有任何定义相比，KPA 第 2 条的（1）将发明定义为“利用自然规律的高度的技术思想创造”。由于对发明构成的这种积极定义，KIPO 审查所要求保护的软件相关发明是否满足该定义的方式比 EPO 更为复杂。实质上，软件相关发明是否属于第 2 条第 (1) 款意义上的发明，是由KIPO通过对权利要求作为一个整体进行综合考虑来评估的。

第一步，如果整个权利要求不使用自然规律，则它不是 KPA 第2条的(1) 含义内的发明。KIPO 对权利要求作为一个整体的评估不同于欧洲专利局采用的“任何技术手段法”，根据KIPO 的评估方法，即使要求保护的主题的重点在非技术方面（例如 计算机实施的商业方法）。

第二步，KIPO 审查要求保护的主题是否是利用自然规律的技术思想创造。例如，当软件相关发明处理基于另一个设备的控制或基于对象的技术性质的信息时，该发明被认可为是利用自然规律的技术思想创造。与第一步一样，决定信息处理是否基于技术性质涉及对要求保护的发明进行整体评估，即要求保护的发明的重点是否在于技术性而非非技术性的信息处理。如果第二步的结果是肯定的，KIPO 将继续审查新颖性和创造性。

第三步，即使一项发明创造在第二步中未被承认（是利用自然规律的技术思想创造），只要权利要求定义了“使用硬件具体实现”的软件信息处理（即，如果满足“计算机软件标准”），仍然可以认为它是KPA第2条(1) 含义内的发明。

当比较 EPO 和 KIPO 的两种方法时，很明显，这两个主管局都采用不同的标准来审查一项发明的可专利性。值得注意的是，KIPO 在评估要求保护的主题是否构成一项发明时，会在尽可能早的阶段评估一项发明的技术性，而 EPO主要在评估创造性时评估技术性。

EPO审查创造性的方法只考虑那些有助于发明的技术性的特征。因此，一些孤立地看时是非技术性的，但在要求保护的发明的上下文中确实有助于产生服务于技术目的的技术效果的特征需要被考虑。然而，没有做出技术贡献的特征，可以作为“给予”本领域技术人员（进行参考）的部分，在确定客观技术问题时予以考虑，这是特别的必须满足的约束条件。EPO的评估方法的效果是有时会基于只不过公开了一台简单的通用计算机的现有技术，认定该发明缺乏创造性。在这里，一个典型的例子是在通用计算机上直接实现业务方法。在这个例子中，假设商业方法的步骤不会产生任何技术效果，那么在确定客观技术问题时，将其所要保护的商业方法作为要解决的技术问题的一部分进行考虑是允许和充分的（这是必须满足的约束条件）。然而，KIPO 的方法是将权利要求作为一个整体来考虑，无论权利要求中公开的特征是否有助于发明的技术特征。韩国没有判例法在评估创造性时区分技术特征和非技术特征。

此外，根据韩国知识产权局的审查指南，权利要求中描述的所有特征都需要与现有技术中的特征进行比较。换言之，在 KIPO 中，缺乏创造性是通过将权利要求中描述的所有特征与最接近的现有技术中的特征进行比较来确定的。因此，很难将通用计算机用作现有技术。

EPO 案例 2（“代理提议”）反映了这种差异：在应用EPO 方法时，发现要求保护的主题缺乏创造性。然而，当应用KIPO的整体方法考虑权利要求中的所有（技术的和非技术的）特征时，在其评估中，可以承认创造性。

尽管 EPO 和 KIPO 采取了不同的方法，但两个主管局采用的各自标准之间存在一些显着的相似之处。如上所述，当KIPO 审查是否存在 KPA 第 2 条的(1)所指的发明时，它会评估与软件相关发明是否基于对另一设备的控制或对象的技术性质来处理信息。同样，在EPO，为技术目的进行的信息处理对要求保护的发明的技术性做出了贡献。一个例子是数学方法，当孤立地看待时，它被排除在可专利性之外，但它在应用于技术目的时会做出技术贡献，例如语音识别或技术设备的控制。请注意，只有当权利要求在功能上被技术目的所限制时，才有可能做出这样的技术贡献。（另见EPO审查指南，G-II，3.3中关于数学方法的内容，特别是在“Technical applications（技术应用）”标题下给出的技术目的示例列表。）

与 KIPO 方法的（可选的）第三步类似，即通过使用硬件具体实施的软件的信息处理，EPO 认识到，作为对不同技术实现方式进行选择的结果的特征，其超过了仅仅实现了自动化的非技术性的方法步骤的技术水平，并有助于发明的技术性，因此在评估创造性时必须适当考虑。根据KIPO的方法，特定信息的计算或处理必须通过特定手段或特定过程来实现，该特定手段或特定过程中软件和硬件根据要求保护的主题的使用目的进行协作。根据KIPO的做法，原则上，特定信息的计算或处理需要通过硬件和软件的配合来实现，但该硬件并不限于任何特定的信息处理设备。该硬件也可以是通用计算机。特别是，如果计算机能够进行特定信息的计算或处理，则可以将其视为足以解决问题的特定信息处理设备。关键是问题不仅可以通过使用硬件来解决，还可以通过在通用计算机上实现的软件功能来解决。因此，如果权利要求中具体描述了软件和硬件之间的合作，或者本领域技术人员可以清楚地理解基于这种合作的关系，KIPO 承认该主题为发明。

一旦 KIPO 和 EPO 确定一项发明没有被排除在可专利性之外，两个局就会开始审查新颖性和创造性。值得注意的是，在 KIPO，一旦承认该发明是KPA 第 2 条的(1)所指的发明，其中的技术特征和非技术特征之间没有区别。因此，在评估创造性时将考虑所有特征。如上所述，EPO的方法可能会产生不同的结果，因为它以不同的方式看待那些没有对技术性做出贡献（从而带来技术效果）的非技术特征。

总而言之，KIPO 确定所要保护的主题是否不被排除在可专利性之外的要求比 EPO 的要求更难满足，因为 EPO 遵循“任何技术手段法”，这通常不会给申请人带来沉重的负担。关于创造性，EPO 区分技术特征和非技术特征，而KIPO 不区分，结果是 EPO 认为要求保护的发明更容易是显而易见的（不具备创造性）。

对于涉及商业方法自动化或其他通常由人类进行的非技术活动的自动化或虚拟化的发明，KIPO 和 EPO 的审查做法是相似的。两个局都不承认直接实施这类发明的方案的创造性，认为这是本领域技术人员的常规技术手段。在这种情况下，KIPO 可以通过明确表示本领域技术人员能够根据所引用的提供了商业方法的现有技术实现该商业方法的自动化，以将驳回的原因通知申请人。在EPO，甚至可能没有必要以文件证据的形式引用与计算机实施的商业方法有关的现有技术，因为商业方法本身无助于要求保护的发明的技术性，因此这类发明对现有技术的技术教导不过是通用计算机而已。但是，应该指出的是，鼓励 EPO 的审查员对要求保护的发明的尽可能多的特征进行检索，并且在任何情况下，检索都应涵盖被发现有助于技术性的所有特征。两个局之间的另一个显着的相似之处是物理具现的数据结构不排除在可专利性之外。然而，在EPO，只有“功能性数据”才能对技术性和创造性做出贡献。为了确定功能性数据的存在，审查员需要检查所要求保护的数据结构是否固有地包含或反映系统的技术特征，或者包含或反映构成技术效果的基础的相应方法的步骤。例如，用于图像检索系统的记录载体将编码图像与根据行号和地址定义的数据结构一起存储，这些数据结构指示系统如何解码和访问来自该记录载体的图像。该数据结构被确定为功能性数据，因为其固有地包括图像检索系统即记录载体，和该记录载体在其中操作的用于从中检索图像的读取设备的技术特征。因此，它对记录载体的技术性做出了贡献，而存储的图片（例如人物或风景的照片）中的认知性内容则没有（做出这类贡献）。此外，数据必须被物理地具现，即它必须具现在介质上或具现为电磁载波。这种方法与 KIPO 对“结构性数据”的处理非常相似。如果主题仅以所提供信息的内容为特征，则在 KIPO 中不承认其为发明。KIPO 接受的计算机相关的发明不是数据本身，而是“记录有结构性数据的计算机可读介质”，它在结构上显示了计算机的功能。即使在这种情况下，仅显示特定字符的数据，如机器操作手册、以录制音乐为特征的CD等，也只是信息的呈现，因此该主题不构成发明。因此，需要注意的是，数据的可专利性是根据数据结构是否存储在计算机可读介质上以及数据是否能够使计算机执行特定功能来评估的。

若要对于EPO向申请人提出一些指导性建议，可以建议申请人不要依赖权利要求中的那些无助于产生技术效果的特征来支持创造性（见 T 641/00）。在 EPO 案例 2（“代理提议”）和 EPO 案例 5（“训练神经网络”）中，T 641/00 中规定的原则导致认定缺乏创造性，而KIPO 却承认了这些案例的创造性。因此也可以说，EPO 的申请人应该在说明书和/或从属权利要求中包含足够的技术细节作为后备方案，以便（在审查修改中）可以将附加特征添加到权利要求中，以此结合现有技术和 权利要求的非技术特征，为申请的创造性提供支持（EPO 审查指南 G-VII，5.4）。

建议打算向 KIPO 提交计算机相关的发明的申请人在权利要求中明确披露硬件资源（例如计算机、服务器等），以满足主题的可专利性标准。这是通过 KIPO 的可专利性测试的第三步所必需的。否则，由于该主题不属于“利用硬件资源具体实现软件的信息处理”的情形，KIPO可以以该主题不构成发明或权利要求没有具体描述为由驳回该专利申请。

此外，由于KIPO在评估创造性时考虑了权利要求中公开的所有特征，包括非技术特征（与EPO的审查实践相反），建议申请人进一步具体描述权利要求的技术方案，特别要关注可以支持创造性的特征，然后（基于该特征）充分添加其他相关特征，一直到呈现发明的独特性。然而，即使在这种情况下，正如在商业方法发明的案例中所述的，因为众所周知的商业方法或步骤的非技术特征可以被众所周知和普遍使用的现有技术或系统化技术等否定 ，更可取的是添加具有技术性的特征。

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：EPO与KIPO联合发布

翻译：杨凯诏 广东三环汇华律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：针对计算机实施的发明或软件相关发明审查实践的比较（点击标题查看原文）

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