外部限定型主题名称在专利侵权判定中的作用

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：马哲 北京品源知识产权管理咨询有限公司

原标题：外部限定型主题名称在专利侵权判定中的作用

以用途、应用领域方式对专利主题名称进行的外部限定，需要考量用途、应用领域是否给权利要求保护的产品带来影响，若未有影响则无限定作用，侵权判断时无需考虑，反之则对权利要求保护的范围起到限定作用，侵权判断时需要考虑。以效果、功能对专利主题名称进行的外部限定，并且是该专利区别于现有技术的实质发明创造点，则对权利要求保护范围起到限定作用，需要按照功能性特征的相同或者等同进行侵权认定。

摘要：近年来专利侵权诉讼案件越来越多，有一些涉及到专利主题名称在侵权判定中的限定作用。本文首先对专利主题名称的分类进行了讨论，其次收集了有关专利主题名称在侵权判定中的法律解释以及法院判例，最后对外部限定型主题名称在专利侵权判定中的实际限定作用进行了简要的归纳。

（一）专利主题名称的分类

专利主题名称是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括，专利主题名称作为专利独立权利要求中必不可少的一部分，起着十分重要的作用。实际中，专利主题名称的撰写常常会添加一些必要或不必要的修饰词语。

李劼在《主题名称对专利权利要求保护范围的限定作用》中对专利主题名称的分类进行了初步探索，并详细阐述了简单型主题名称与定语型主题名称、限定型主题名称和修饰型主题名称、内部限定型主题名称和外部限定型主题名称等专利主题名称的不同分类方式[1]。

在此，笔者比较认同将专利主题名称分为内部限定型主题名称和外部限定型主题名称。即将以结构、形状、性质、参数等方式对专利保护主题本身或其内部的限定定义为内部限定型主题名称，比如“一种具有某某结构的装置”。将以用途、功能、效果、使用环境等方式对专利保护主题外部的环境条件限定定义为外部限定型主题名称。这些外部环境条件可能隐含着技术主题本身必然具有某种结构或者组成，或者体现了发明创造的核心技术构思。比如“一种用于钢水浇铸的模具”、“一种用于冰块成型的塑料模盒”。

（二）有关专利主题名称在侵权判定中的法律解释

 目前，关于专利主题名称在专利侵权中的法律解释有以下几种[2-4]：

（1）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解

释》（法释〔2009〕21 号）第7 条：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

（2）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1 号）第 5 条 ：在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。

（3）《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》第23条：产品发明或者实用新型专利权利要求未限定应用领域、用途的，应用领域、用途一般对专利权保护范围不起限定作用。第25条：主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求所要保护的技术方案产生影响的，则该技术内容对专利权的保护范围具有限定作用。主题名称是对权利要求包含的全部技术特征所构成技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的简单命名，其代表的技术方案需要通过权利要求的全部技术特征来体现。

根据上述法律解释可知，主题名称出现在权利要求的前序部分，属于专利的保护范围，在专利侵权案件判定时应予以考虑。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》虽然明确了主题名称应予以考虑，但并未说明具体实践中应该如何判断。《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》进一步指明了以应用领域、用途限定的主题名称应如何考虑限定作用。同时，在《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》理解与适用一书中，进一步阐述了当应用领域或用途特征对所要求保护的结构和/或组成本身没有带来影响、未对该技术方案获得授权产生实质性作用、只是对产品或设备的用途或使用方式进行泛泛描述三个条件同时满足的情况下，应用领域或用途对权利要求的保护范围才没有限定作用。

尽管已有法律解释了专利主题名称在专利侵权判定中的限定作用，但实际专利主题名称写法不一，在专利侵权判定案件中起到的实际作用也不尽相同，法院在专利侵权案件中对专利主题名称的实际限定作用可能存在不同的观点。下面列举了几个包含用途、功能、效果等外部限定型主题名称的专利侵权典型判例。

（三）有关外部限定型专利主题名称的法院判例

胡涛诉摩拜（北京）信息技术有限公司“一种电动车控制系统”专利侵权案[5-6]，该案对主题名称中的用途、应用领域给予了考虑。上海知识产权法院一审认为“电动车”描述了涉案专利的使用方式，为专利主题名称的一部分，对涉案专利权的保护范围具有限定作用，但实际的限定作用应结合“电动车”对于涉案专利产生的影响进行判断。首先，涉案“一种电动车控制系统”是一种锁装置的产品专利，“电动车”并非该锁装置的组成部分。其次，“电动车”不是涉案专利技术方案的前提和基础，涉案专利技术方案可以完全脱离电动车实施。再次，涉案专利在申请时并未将限定在电动车技术领域作为获得新颖性或者创造性的理由。因此，就涉案专利应用方式而言，将涉案专利应用于自行车技术领域，是本领域普通技术人员无需创造性的劳动就能够联想到的，摩拜公司关于被控侵权产品摩拜单车与涉案专利保护的电动车属于不同技术领域而不构成侵权的抗辩意见，一审法院不予采纳。

上海市高级人民法院二审对主题名称的限定作用进行了补充说明，本案中涉案专利权利要求1的主题名称为“一种电动车控制系统”，即指定了发明应用的领域是电动车，也说明了发明涉及的是电动车“控制系统”的改进。而通过专利权利要求1记载的技术方案，尤其是特征部分“比对信号一致时控制器控制电动车的启动或/和多媒体播放”的记载，结合说明书中“本发明的目的是提供一种电动车控制系统及其操作方法，使用者可将存储在手机中的二维码图像对准摄像头，便可实现电动车的完全解锁，提升了防盗的性能，免去了使用者需携带钥匙启动的麻烦”，“比对信号一致：控制器控制电动车启动或/和多媒体播放信号，电动车启闭控制器对电动车解锁”的内容，本领域普通技术人员能够清楚明确地得知主题名称是对发明涉及的电动车启动和解锁的技术方案的抽象和概括，而不仅仅是说明发明可能的用途。另一方面，由于主题名称与技术方案之间这种抽象和概括的关系，反过来又构成了对发明技术方案的限定，即“一种电动车控制系统”就是电力驱动的车辆的启动和解锁系统。在这种情况下，如被控侵权技术方案不属于专利主题名称所指定的应用领域和技术主题，自然也不会落入专利权利要求特征部分所记载的具体技术方案的保护范围。虽然“电动车控制系统”也具有锁定电动车的功能，仅在这个意义上来看，可以称之为“锁装置”，但“电动车控制系统”还更进一步指电力驱动系统的启动，在这个意义上而言，原审法院将其视为“锁装置”又不够完整准确。基于此，不能认为涉案专利权利要求1的技术方案完全能够脱离“电动车”而实施。因此，上海市高级人民法院认为涉案专利权利要求1中所记载的主题名称“一种电动车控制系统”对于确定专利权保护范围具有限定作用，在侵权比对时应当予以考虑。

孙希贤诉湖南景怡生态科技股份有限公司“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”专利侵权案[7]，该案入选了最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）摘要之3，涉及主题名称中的效果、功能对权利要求的实质限定作用。二审法院认为权利要求1“有水位高度调节功能”的功能性描述是专利主题名称的一部分，需要考虑其限定作用。同时，该功能性特征通过权利要求1中“土壤容纳空腔的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔”和“水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔”这两个技术特征体现相应的“水位高度调节功能”。因此，“有水位高度调节功能”的功能性特征的实际限定作用通过特征部分的记载得以实现，在专利侵权时需要考虑被控侵权产品是否具备上述两个技术特征。然而，被诉侵权产品设置的溢水通孔调整的水位高度是恒定的，并不具备上述功能和效果，故两技术特征不相同也不等同。

上海茵能实业诉宁海浙升塑料“自渗灌可搭接斜插组合式多功能绿墙装置”专利侵权案[8-9]，该案对主题名称中的功能性限定的等同给予了考虑。二审法院认为“可搭接”的功能性描述限定了涉案专利结构，且本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现该功能性描述的具体实施方式。因此，“可搭接”系功能性技术特征，对于涉案专利独立权利要求1的保护范围有限定作用。通过阅读涉案专利说明书及附图，可以进一步确定“可搭接”这一功能性技术特征指的是相邻箱体通过利用凸块、凸条、连接件等部件，实现垂直叠加、相互连接的功能，达到从上下前后左右固定绿墙装置的效果。

被诉侵权产品通过利用挂钩、插销槽、插销等部件，实现箱体垂直叠加、相互连接的功能，达到从上下前后左右固定绿墙装置的效果。对于本领域普通技术人员而言，通过挂钩、插销槽、插销取代连接件实现可搭接功能是较为容易联想到的方案。与涉案专利相比，被诉侵权产品以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到。因此，对于“可搭接”这一功能性技术特征而言，被控侵权产品与涉案专利构成等同。

（四）外部限定型主题名称在专利侵权中的实际限定作用总结

对于以用途、应用领域进行限定的专利主题名称，要根据用途、应用领域对权利要求本身实际产生怎样的影响来判断。如果用途仅是一种使用方式描述，未给权利要求保护的产品带来实质性改变，则未对权利要求产生实际限定作用，比如“可以喝水的杯子”。如果用途限定会导致权利要求保护的产品发生变化，或者具有某种结构组成，则对权利要求产生实际限定作用，在侵权时需要考虑。比如“用于钢水浇铸的模具”、“用于冰块成型的塑料模盒”、摩拜案中的“一种电动车控制系统”。

对于以效果、功能进行限定的专利主题名称，若以某些效果词如“快捷”“简便”“高效”进行修饰限定，则没有实际限定作用。若专利主题名称中的效果、功能，是专利的发明点或者对发明创造有贡献，则认为有限定作用，至于如何认定侵权，则需要严格按照功能性特征的相同或者等同进行认定。

如“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”案中的功能性特征“水位高度调节”，并通过同一权利要求中“土壤容纳空腔的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔”和“水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔”体现功能效果，同时也为该专利的发明点，则需要判断被诉产品是否具备与上述两个技术特征相同或者等同的技术特征。

如“自渗灌可搭接斜插组合式多功能绿墙装置”案中出现的功能性特征“可搭接”，每个绿墙装置可互相搭接固定属于该专利的发明点，需要根据说明书中对该功能性特征的具体实施方式及其等同方式进行专利侵权判断。

综上所述，以用途、应用领域方式对专利主题名称进行的外部限定，需要考量用途、应用领域是否给权利要求保护的产品带来影响，若未有影响则无限定作用，侵权判断时无需考虑，反之则对权利要求保护的范围起到限定作用，侵权判断时需要考虑。以效果、功能对专利主题名称进行的外部限定，并且是该专利区别于现有技术的实质发明创造点，则对权利要求保护范围起到限定作用，需要按照功能性特征的相同或者等同进行侵权认定。

参考文献

[1]李劼.主题名称对专利权利要求保护范围的限定作用[D].重庆：西南政法大学,2018.

[2]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

[3]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》

[4]吉罗洪,杨伯勇,焦彦.北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）理解与适用[M].北京知识产权出版社,2020.

[5]上海市高级人民法院（2017）沪民终369号民事判决书

[6]郭伟清,刘军华,徐卓斌.试论主题名称对专利权保护范围的限定作用—摩拜单车专利侵权纠纷上诉案评析[J]. 电子知识产权,2019,(3):100-103

[7]最高人民法院（2019）最高法知民终657号民事判决书

[8]上海市高级人民法院（2019）沪民终136号民事判决书

[9]张本勇, 陈健淋.专利主题名称中功能性技术特征的等同认定[J].人民司法,2020,(23):4-7

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：马哲  北京品源知识产权管理咨询有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：外部限定型主题名称在专利侵权判定中的作用（点击标题查看原文）

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