“TOEFL”商标构成复制、翻译，予以无效宣告

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原标题：第12055673号“TOEFL”商标无效宣告案

对驰名商标的保护，应从保护驰名商标持有人利益和维护公平竞争及消费者权益出发，对可能利用驰名商标的知名度和声誉，造成市场混淆或者公众误认，致使驰名商标持有人的利益可能受到损害的商标注册行为予以禁止。对已注册驰名商标非类似商品或服务上的保护，应综合考量双方商标标识之间的近似程度以及驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素，以容易误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。

第12055673号“TOEFL”商标无效宣告案

一、基本案情

申请人：美国教育考试服务中心

被申请人：南京筑梦堂教育咨询有限公司

争议商标：第12055673号“TOEFL”商标

（一）当事人主张

争议商标是对申请人已在中国注册的驰名商标“TOEFL”“托福”商标（以下称引证商标一、二）的翻译和复制。综上，依据《商标法》第十三条第三款等规定，请求宣告争议商标的注册无效。

（二）国家知识产权局裁定

据查明的事实及申请人提交的证据显示，在争议商标申请注册之前，引证商标一、二已在发展管理英语语言能力测试以及关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务上为相关公众所熟知。争议商标“TOEFL”与“TOEFL”商标及中文“托福”相同，构成对引证商标一、二的复制、模仿、翻译。被申请人将其相同的商标申请注册在饭店等服务上，易减弱申请人商标的显著性，致使申请人的合法利益可能受到损害。因此，被申请人注册争议商标的行为已构成《商标法》第十三条第三款所指的情形。

依照《商标法》第十三条第三款，第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定如下：争议商标予以无效宣告。

二、案情解析

（一）驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标

驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标，相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。就本案而言，申请人主张的“托福”商标的相关公众包括教育从业人员、学生、家长及其他英文学习者等，考量商标的知名度主要考察在上述相关公众中申请人商标的知名程度情况。

明确了知名度所指向的对象以后，需要审查具体案件中提交的证据能否证明商标已为公众所熟知。对知名度证据的认定，主要从以下几个方面考量：相关公众对该商标的知晓程度，商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标作为驰名商标受保护的记录等。在审查过程中，可以根据申请人提交的上述证据进行综合判定。但如若不能满足上述全部条件，申请人提交的在案证据足以证明该商标在市场上享有较高声誉的，也可以认定该商标已为公众所熟知。本案中，依据申请人提交的相关报道及介绍可知，申请人1981年被引入中国大陆地区；申请人提交的宣传资料可以证明申请人的商标自进入中国大陆地区以来一直进行持续不断的宣传及推广；申请人提交的托福考试考点列表可以证明申请人的考试网点遍及全国大部分省市及地区，且其考试网点的不断增加及报考人数的不断增长，可以证明其影响力及知名度在持续不断提高。综合申请人全部证据可以证明，申请人的“托福”商标、“TOEFL”商标于2013年1月16日争议商标申请注册前已为相关公众所熟知。

（二）复制、模仿或者翻译他人驰名商标的判定

复制是指系争商标与他人驰名商标相同；模仿是指系争商标抄袭他人驰名商标，沿袭他人驰名商标的显著部分或者显著特征；翻译是指系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达，且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系，并为相关公众广为知晓或者习惯使用。就本案而言，争议商标为纯英文商标“TOEFL”，与申请人主张驰名的“TOEFL”商标完全相同，构成复制。

（三）依据混淆及误导的可能性判定驰名商标的保护范围

对已注册驰名商标的保护范围可以延及非类似的商品或服务上，但并不意味着可以无条件地及于全部的商品或服务类别，而应当综合考量双方商标标识之间的近似程度以及驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素，以容易误导公众、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。这里的误导是指系争商标足以使相关公众认为其商标与他人驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性；或系争商标的注册可能贬损驰名商标的市场声誉；或系争商标的注册使用可能不正当利用驰名商标的市场声誉。就本案而言，被申请人作为教育咨询公司，其与申请人均从事教育培训服务行业，被申请人接触到申请人商标的可能性很大。被申请人在明知申请人商标的情况下，申请注册与其为相关公众所熟知商标相同的商标，具有明显的主观恶意。争议商标申请注册在饭店等服务上，易减弱申请人商标的显著性，致使申请人的合法利益可能受到损害。

三、典型意义

对驰名商标的保护，应从保护驰名商标持有人利益和维护公平竞争及消费者权益出发，对可能利用驰名商标的知名度和声誉，造成市场混淆或者公众误认，致使驰名商标持有人的利益可能受到损害的商标注册行为予以禁止。对已注册驰名商标非类似商品或服务上的保护，应综合考量双方商标标识之间的近似程度以及驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素，以容易误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。

争议商标：

引证商标：

来源：国家知识产权局原商标评审委员会网站

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：“TOEFL”商标构成复制、翻译，予以无效宣告（击标题查看原文）

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