比较中日两国文字商标实际使用变形认定的规则

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作者：涂玉琳

原标题：试比较中日两国文字商标实际使用变形认定的规则

作为世界上极少数的仅使用表意文字以及结合使用表音文字与表意文字的两个国家，本文试立足于中日两国的不使用撤销制度及判例，从文字商标在实际使用中变形认定问题的角度对进行对比分析，以供经营者在中日两国的商标实际使用上进行一些参考。

2020年4月，根据国家知识产权局公布的最新数据显示，截至2020年3月底，我国有效注册商标量2638.2 万件。【1】如此庞大的商标数目，在实际商业中，往往只有一定比例的商标真正投入了使用。除了商标被闲置的情况之外，也会有一些注册商标在实际使用中，随着时代的发展进行一些字体变更等。

与中国一衣带水的邻国日本也同样存在这样的问题。作为世界上极少数的仅使用表意文字以及结合使用表音文字与表意文字的两个国家，本文试立足于中日两国的不使用撤销制度及判例，从文字商标在实际使用中变形认定问题的角度对进行对比分析，以供经营者在中日两国的商标实际使用上进行一些参考。

一、关于两国的制度概述

1.1中国的连续三年不使用撤销规定

在中国，根据商标法第49条第2款的规定，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。关于使用形态的具体要求，有如下相关规定：

1.2 日本的连续三年不使用撤销规定

在日本，根据商标法第50条第2款的规定，“连续三年以上在日本国内，商标权人，专有使用权人或者通常使用权人都没有在各指定商品或指定服务上使用注册商标时，任何人都可以请求撤销相关指定商品或指定服务上的注册商标。”关于使用形态的具体要求，有如下相关规定：

由上述相关规定可知，两国对商标在实际使用中的变形认定规则及要点有一定的差异，中国强调“不能改变商标的显著特征”，日本则引入了“社会一般观念”的概念。下面，通过一些案例来探究规则之下的具体判定标准。

二、关于两国的判例比较

2.1 中国的案例

2000年，我国的陕西省工商局发现，个别企业的注册商标投入到实际使用后，形态有差异，例如：手写体变为印刷体，楷体变为黑体，横排变竖排，竖排变横排等，于是请示商标局该使用是否属于商标法中“自行改变注册商标的文字、图形或者其组合的”行为（陕工商标字[2000]14号）。

国家工商行政管理局商标局在批复（2000年3月3日，商标案[2000]96号）时认为，对“维思通”，“吗丁啉”，“妥泰”字样的使用，不属于上述行为，但对“采乐”字样的使用，应属自行改变商标图样的行为。

由上述案例可见，“采乐”字样在实际使用中同时进行了字体变更、简繁变更并加上了“2%”的表示及背景图形，被认定为属于自行改变注册商标的文字、图形或者其组合的行为。
 

2015年，第1949078号“黄和huanghe”商标连续三年停止使用撤销案中，北京市高级人民法院二审（（2015）高行（知）终字第321号）认定，被撤销商标权人实际使用的标志为“黄和”二字高度变形后的房屋图案，已经改变了被撤销商标的显著特征，与被撤销商标相比差异明显，故不能视为注册商标的使用。

由上述案例可见，文字构成完全相同，但实际使用的汉字进行了图形化设计，被认定为不属于注册商标的使用。
 

2016年，第3159414号“WEWE”商标连续三年停止使用撤销案中，北京市高级人民法院二审（（2015）高行（知）终字第3613号）认定，被撤销商标权人所提交的使用证据中所显示的标识，与注册商标在表现形式及整体视觉效果上存在一定差异，并且，实际使用的表示直接指向了被撤销商标权人的其他注册商标，即使显著特征能够识别，也不能认为系对被撤销商标的使用。

从上述案例可见，实际使用的商标与注册商标字母构成完全相同，但是字母的表现、设计方式不同，加之被撤销商标权人有另一件注册商标与实际使用的样态完全相同，被认定为不属于对注册商标的使用。

2.2 日本的案例

与我国不同，在日本，表音文字可以代替汉字，同一个单词可以有多种表现形式，例如：汉字、片假名、平假名、罗马字以及汉字与假名的组合等。被申请人在实际使用中对注册商标做如下改动后仍视为是同一商标的使用：1、仅对注册商标使用的字体加以变化；2、在呼叫、含义唯一对应的情况下，日文的平假名、片假名、汉字、罗马字之间的互换等。【2】因此，在判定文字商标是否具有同一性时，与我国的做法有较大差异。

关于字体的变化，可参考如下案例：

（审判文书编号：2014-300350；2015-300226；2014-300507）

以上案例均被视为是同一商标，认可了实际使用的图样为对注册商标的使用。同时，从上述案例可以看出，尽管设计的程度有一定的差别，但若构成文字相同，其同一性会被认可。尤其是，以标准文字进行注册时，对字体设计的自由度更为宽松。【3】

 
关于日文的平假名、片假名、汉字、罗马字之间的互换，可参考如下案例：

（审判文书编号：2012-300259；2015-300671；2013-300258）

以上案例，商标权人在实际使用中仅提取了注册标样中的一种文字表示，被视为是同一商标，呼叫、含义的唯一对应关系得到了认可。但下述案例中，同样也是仅使用了注册商标的一部分，但“サーパス”还可对应至其他的语义，与“SERPAS”并非唯一对应关系，因而，该使用图样不被视为是对注册商标的使用。

（审判文书编号：2005-30543）

三、关于实际使用时的启思

中日两国互为主要的贸易伙伴，双边贸易规模持续回升，经营者在商业交易中注意两国商标制度的差异，能有效减少被撤销或被诉侵权的风险。

在中国，法规及司法解释对判断文字商标是否具有同一性的描述有些笼统，这使得在实践中需要不断结合判例去摸索其认定标准。总体而言，经营者应注意在实际使用商标时，不要改变商标的显著特征，若需要更新商标的设计，则需谨慎判断其被撤销的风险，可以考虑新旧标样同时使用，同时评估就新商标进行申请注册的必要性。

在日本，实际使用形态与注册商标的单一的外观区别并不能作为判断标准。对于文字商标而言，其字体的改变被认作未改变商标的显著特征，视为同一商标的使用。但商标的呼叫、含义在日本是体现其显著性的重要因素。因此，经营者在使用时，需注意是否有与注册商标发音相同而含义不同的其他固有用语，若有，则不能仅仅使用其读音作为商标进行使用。

注：

【1】 国家知识产权局，《知识产权统计简报》2020年第4期，总第32期。

【2】 徐晓建：《日本的商标审判制度》，载《中华商标》2002年11月刊，第45页。

【3】 木村純平：「登録商標をどこまで変えて使用していい？」，2016年8月15日。

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作者：涂玉琳

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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