闲话唠“等同”，浅探“风险”路

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：罗莉 刘晓明 陈蓓 管自英 孙兆鑫

原标题：闲话唠“等同”，浅探“风险”路

在等同侵权的情况下，该如何判断产品是否落入专利权保护范围呢？这是比较难以把握的。为此，笔者对等同侵权做了浅显探究，在下文中探讨了等同侵权的基本概念、判断方法以及需要考虑的一些问题，希望给读者以帮助，也盼同业人事多多指教。

李鬼和李逵，是一个耳熟能详的故事，在知识产权界，特别是在侵权诉讼案件中或者风险排查过程中，经常被提及。如果将李逵比作专利，将李鬼比作疑似侵权产品，就形成了我们今天要唠的话题——等同侵权。

可以理解为，等同侵权的前提是：1）李鬼不是李逵；2）李鬼和李逵相似。

那么在这种情况下，该如何判断产品是否落入专利权保护范围呢？这是比较难以把握的。为此，笔者对等同侵权做了浅显探究，在下文中探讨了等同侵权的基本概念、判断方法以及需要考虑的一些问题，希望给读者以帮助，也盼同业人事多多指教。

一、 什么时候做等同侵权

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对此进行了说明：在专利侵权判定中，在相同侵权不成立的情况下，应当判断是否构成等同侵权。
 

也就是我们在判断被诉侵权技术方案是否侵权的时候，首先要看是否字面落入，是否构成相同侵权，在不构成相同侵权的情况下，还要要看是否构成等同侵权，在既不构成相同侵权，也不构成等同侵权的情况下，才能得出不侵权的结论。对于新人来说，有可能在判断不构成相同侵权后，就直接得出不侵权的结论，而忘记了需要判断是否等同侵权这一步。

二、 什么是等同侵权

 
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对等同侵权的定义：

被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同，但是属于等同特征，在此基础上，被诉侵权技术方案被认定落入专利权保护范围的，属于等同侵权。其中，等同特征指：与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

 
由以上可知，等同侵权判断的是技术特征的等同，而非整个技术方案的等同。另外，技术特征的等同包括一个技术特征和一个技术特征的等同，也包括一个技术特征和两个技术特征组合的等同。

既然谈到了等同，那么无论技术手段本身，还是技术手段所实现的功能及效果，肯定不是完全相同的，那么什么算是基本相同呢？个人认为这个判断有一定的主观性，但作为侵权诉讼的原告或被告，也可以从各个角度进行争辩，以争取法官的倾向性认同。以下探讨等同侵权判断过程，并对判断过程中的事项进行简要说明。

三、等同侵权判断过程

 
等同侵权判断是判断被诉侵权的技术方案是否落入涉案专利的权利要求保护范围，这就涉及到对被诉侵权的技术方案的了解、对涉案专利的技术方案的解读、以及对技术特征的比对。
      

在对涉案专利的技术方案进行解读的过程中，为了避免先入为主，建议暂时抛开被诉侵权的技术方案，这样能够相对客观的确定权利要求保护范围。当然，在具体的分析、比对过程中，了解被诉侵权的技术方案、解读涉案专利的技术方案、进行技术特征的比对，是个循环往复、相辅相成的过程。下面对等同侵权过程所涉及的几个方面做具体分析。

1、关于最小技术特征划分

 
在解读涉案专利的技术方案时，需要确定权利要求保护范围。确定权利要求保护范围以及技术特征比对的过程中，会涉及到对权利要求进行最小技术特征的划分。
 

最小技术特征的划分要考虑技术特征在整个技术方案中的作用，看该技术特征在整个技术方案中，是否能够实现相对独立的技术功能、产生相对独立的技术效果，（2017）最高法民申3802号案件判决中对此做了说明。如果将不能产生相对独立的技术功能和相对独立的技术效果的技术特征划分为最小技术特征，将导致技术特征划分太细。如果将产生不同的相对独立的技术功能和产生不同的相对独立的技术效果的多个技术特征划分为最小技术特征，将导致技术特征划分太宽。另外，根据（2004）苏民三终字第103号判决，针对一个独立、完整的部件，如果该部件各部位所具有的功能均相同，也不宜对其进行分割。

一般，技术特征划分的越宽泛，在侵权比对过程中对专利权人越有利，涉案专利权利要求中的某个特征容易被忽略，而使得被诉侵权的技术方案落入专利权保护范围，相反的，技术特征划分的越精细，被诉侵权的技术方案则有可能因为不具备某个特征而不落入专利权保护范围。专利权人或被诉侵权人应该根据对技术的深入了解，争取对自身有利的最小技术特征的划分方式。
 

2、确定权利要求保护范围

在划分最小技术特征之后，需要确定权利要求保护范围，即对所划分的最小技术特征的保护范围进行确定。依据前面所述，侵权包括相同侵权和等同侵权，因此最小技术特征的保护范围可能涉及到字面保护范围和等同保护范围。对于等同保护范围，哪些具体的技术特征属于等同特征，等同保护范围的边界在哪？

笔者认为，在撇开具体的待比对技术特征时，该边界是无法清楚界定的。那么我们该如何判断被诉技术方案的技术特征是否落入等同保护范围内呢？
 

3、关于技术特征比对
 

如上所述，在初步确定权利要求保护范围之后，就要进行技术特征比对了。构成等同特征需要满足：基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果、本领域技术人员无需经过创造性劳动就能想到。
 

上述提到的等同保护范围也是由该4个方面共同界定的，因此虽然我们无法界定等同保护范围的边界，但可依据该4个方面判断是否落入等同保护范围。即如果被诉技术方案的技术特征满足该4个条件，则落入等同保护范围，构成等同侵权，反之，则不构成侵权。
 

下面针对等同特征的4个方面进行简单说明：
 

a）基本相同的手段

指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在技术内容上并无实质性差异。其中无实质性差异可以考虑技术特征的工作原理是否相同，另外也可结合以下几个方面综合进行判断：

（1）是否是常用技术要素的简单替换；

（2）是否是位置上的简单移动、尺寸上的简单变化；

（3）是否是对技术特征进行的简单分解或合并；

（4）是否是对方法顺序的简单调整；

（5）是否是对数量的简单增减；

 
b）基本相同的功能

 
指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所起的作用基本相同。

 
首先要强调的是，基本相同的功能不是指特征本身或固有的功能，而是特征在整个技术方案中的作用。

 
其次，相对于权利要求对应技术特征所具有的功能，如被诉侵权技术方案中的技术特征仅具有中的部分功能，一般认为不构成基本相同的功能。如被诉侵权技术方案中的技术特征具有该功能外的其他功能，一般认为依然构成基本相同的功能。
 

c）基本相同的效果

 
指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所达到的技术效果基本相当。

 
首先要强调的是，基本相同的效果不是指特征本身或固有的效果，而是特征在整个技术方案中的效果。

 
其次，相对于权利要求对应技术特征所具有的效果，如被诉侵权技术方案中的技术特征仅具有其中的部分效果，一般认为不构成基本相同的效果。如被诉侵权技术方案中的技术特征具有该效果外的其他效果，一般认为依然构成基本相同的效果。在（2017）粤民终319号案件中，法院认为，虽然奥克斯公司主张被诉侵权产品的技术特征还能够实现提高部件寿命、降低工艺精度以及提升制造效率的功能和效果。但，在判断是否构成等同特征时，如果被诉侵权产品的技术特征同样可以实现专利技术特征的技术效果，即便被诉侵权产品的技术特征还具有其他技术效果，原则上亦不影响等同特征的认定。

 
此外，从该案件判决中也可以看出，如果主张被诉侵权方案与专利技术方案具有不同的效果，需要提交证据进行证明。本案中，法院认为，奥克斯公司主张的被诉侵权产品限位结构另外可以实现的功能和效果只是其单方面陈述，其并未提交证据证明，也未提交证据证明涉案专利技术方案在部件寿命、工艺精度和制造效率等方面确实存在相应缺陷，本院不予采信。
 

d）是否需要经过创造性劳动就能想到

 
指对于本领域普通技术人员而言，被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相互替换是容易想到的。

 
在具体判断时可考虑以下因素：两技术特征是否属于同一或相近的技术类别；两技术特征所利用的工作原理是否相同；两技术特征之间是否存在简单的直接替换关系，即两技术特征之间的替换是否需对其他部分作出重新设计，但简单的尺寸和接口位置的调整不属于重新设计。
 

笔者认为，这点也可参考创造性的评判标准，即考虑被诉技术方案的技术特征与专利的技术特征的区别技术特征、该区别技术特征所解决的技术问题、现有技术是否有给出将该区别技术特征应用到涉案专利以解决其存在的技术问题的技术启示。

 
在侵权诉讼中，被诉侵权方应该尽量从说明书中搜寻技术特征不同、功能及效果不同的证据，以增强自身主张的说服力。权利人一方则从相反的思路进行争辩。

 
四、等同侵权判断例外情况

在满足了以上4个方面的特征后，是否就能断定等同侵权成立了呢？

 
答案是否定的，上述判断结束之后还需要考虑以下几个方面的问题：

 
1、关于禁止反悔原则

 
在审查意见答复、无效过程中，为了维持专利权，专利权人可能会对权利要求范围作出限制性解释，导致等同范围被限缩，此时如果被诉技术方案的特征恰好是专利权人放弃的特征，则不构成等同侵权。需要注意是，权利人仅将从权合并到主权的情况下，只是引入了新特征，不表示放弃与之等同的特征。在（2015）浙知终字第205号案件中，法院认为，在本案所涉专利的授权审查程序中，中生公司系采用将申请文本中的原权利要求2、3的附加技术特征并入权利要求1的方式修改权利要求书。修改后权利要求1要求保护的技术方案实质是原权利要求3所保护的技术方案，并最终在此基础上获得发明专利授权。其中，原权利要求3所限定的反应装置的凝固酶反应孔／反应垫包被的具体物质并未在原权利要求1中予以限定，只是引入新的技术特征。中生公司在此过程中未明确表示对任何具体方案的自我放弃，前述专利文本的修改亦非表明中生公司将涉案专利中的凝固酶反应孔／反应垫包被的具体物质仅限定为“甘氨酰精氨酸β萘胺”，而已放弃与之相等同的组分，故本案不应适用禁止反悔原则。

 
2、关于捐献原则

 
如果被诉技术方案虽然构成等同方案，但该方案已经明确记载在涉案专利的说明书中，专利权人没有将该方案纳入权利要求保护范围的，应该适用捐献原则，不予保护，不构成等同侵权。在（2013）粤高法民三终字第615号案件中，法院认为，涉案专利说明书并不支持“可拆卸”这一功能性技术特征，但由于专利权人在撰写专利权利要求时，明确增加了“可拆卸”的功能，客观上缩小了专利保护范围。在侵权案件中，专利权人不能再随意将已经捐献的技术方案再纳入专利保护范围。
 

3、关于可预见性限制

 
《专利侵权判定指南（2017）》第60条规定：“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”
因此针对明知的、足以预见的技术特征，专利权人在申请或者修改时，未给予保护，也不能将其纳入等同范围，他人使用该特征的，不构成等同侵权。

 
4、关于封闭式权利要求：

 
对于封闭式权利要求，不宜将权利要求明确排除的结构通过等同原则重新纳入专利保护范围。在（2012）民提字第10号判决中，法院认为，在权利要求中采用“由……组成”的封闭式表达方式，本身意味着专利权人通过其撰写，限定了专利权的保护范围，明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外。本案中，涉案专利权利要求2属于封闭式权利要求，其本身使用的措词已经将三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外的组分排除在专利权保护范围之外。如果通过等同原则，将专利权人明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入封闭式权利要求的保护范围，认定被诉侵权产品与权利要求2构成整体等同，既不符合适用等同原则的基本目的，亦不符合司法解释中有关技术特征等同的规定。
 

5、关于非发明点的技术特征

 
针对发明点的技术特征以及非发明点的技术特征，关于等同标准的把握也会有区别，一般针对非发明点的技术特征，在判断技术特征是否等同时，认定标准要更严格。在（2013）粤高法民三终字第615号案件中，法院认为在无效程序中，涉案专利得以维持有效的创新点就是“实现挡边的开拆装”，因此在判断被诉侵权产品的技术特征“3、4、5”与涉案专利的相应技术特征 “3、4、5”是否等同时，认定标准要从严把握。
 

6、关于数值范围的技术特征

 
如果被诉侵权产品的数值技术特征与专利权利要求中的数值技术特征的差距已经超过一个数量级，且没有证据表明两者之间没有实质差异，一般不能认定为等同。在（2011）苏知民再终字第0001号案件中，法院认为，虽然均属高真空度范围，但本底真空度由涉案专利权利要求中的（1.1～4.7）×10-3Pa降低到2×10-2Pa，相差一个数量级（大约10倍左右），相对于权利要求对本底真空度所限定的变化范围（即在10-3Pa数量级上由1.1变化到4.7，大约4倍的压力变化），大约10倍的压力变化应属于明显差异。因此，一方面，在没有直接证据显示这样的变化不会引起真空室内杂质含量的变化进而影响溅射膜纯度的情况下，不应当认为在溅射膜纯度方面二者能够达到基本相同的效果；另一方面，涉案专利相对于被控侵权技术方案的压力变化达到10倍，必然会对抽真空动力源、设备的承压能力等提出更高的要求，并且需要更长的操作时间，因此，在这些方面也不能认定涉案专利与被控侵权技术方案达到了基本相同的效果。
 

以上探讨了在侵权诉讼中，关于等同侵权所涉及的一些问题，如前文所述，等同侵权的判断有一定的主观性、浮动空间较大，如何在等同侵权的判断上获取法官的认可尤为重要。最重要的几个方面包括：1）技术特征的划分，即争取更有利的技术特征划分方式；2）三基本一创造的判断，即深入了解技术本质，在技术特征、功能以及效果论述方面寻找有利的证据支持；3）例外情况的限定，即针对一些特殊情况，要全面考虑，积极提出自己的主张。以上，希望对同行的从业者有所帮助或者启发，如有不当之处，欢迎指正、探讨。

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作者：罗莉 刘晓明 陈蓓 管自英 孙兆鑫

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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