“葵花宝典”商标权无效宣告行政纠纷案二审判决书（全文）

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原标题：国家工商行政管理总局商标评审委员会与上海游奇网络有限公司无效宣告(商标)二审行政判决书

本案是对被诉裁定合法性进行审查的行政诉讼案件，被诉裁定亦仅针对完美世界公司提出的"商品化权益"的主张就争议商标的注册是否违反了商标法的相关规定作出了认定，并未就争议商标的注册是否损害了完美世界公司所主张的全部在先权利或者权益作出全面认定，当然也未就争议商标的注册是否损害了反不正当竞争法在制止不正当竞争行为过程中所产生的反射利益作出认定。

裁判文书摘要

案号    ：(2018)京行终6240号

审理法院：北京市高级人民法院

当事人：国家工商行政管理总局商标评审委员会、上海游奇网络有限公司

立案年度：2018

裁判时间：2019-01-30

裁判结果：维持一审判决

当事人：

上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。

委托代理人方莉园，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

委托代理人邵燕波，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

上诉人(原审第三人)完美世界控股集团有限公司，住所地北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801。

法定代表人池宇峰，董事长。

委托代理人万力，男，汉族，

委托代理人贾青青，女，汉族，

被上诉人(原审原告)上海游奇网络有限公司，住所地上海市浦东新区东方路3601号3号楼5层。

法定代表人潘卫敏，首席技术官。

委托代理人马强。北京市君合律师事务所律师。

委托代理人卢亮，北京市君合律师事务所律师。

审理经过：

上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)、上诉人完美世界控股集团有限公司(简称完美世界公司)因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院(2017)京73行初2800号行政判决，向本院提起上诉。本院于2018年10月30日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2018年12月11日，上诉人商标评审委员会的委托代理人方莉园、邵燕波，上诉人完美世界公司的委托代理人万力、贾青青，被上诉人上海游奇网络有限公司(简称上海游奇公司)的委托代理人马强、卢亮到本院接受了询问。本案现已审理终结。

一审审理查明：

北京知识产权法院查明：2012年3月5日，上海游奇公司向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出第10572048号"葵花宝典"商标(简称争议商标，见下图)的注册申请，并于2013年6月7日核准注册，核定使用在第41类"在计算机网络上提供在线游戏；娱乐；提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施(截止)"服务上，专用权期限至2023年6月6日。
  

争议商标

  
2015年3月20日，完美世界(北京)数字科技有限公司(简称完美世界数字公司)对争议商标提出无效宣告申请。

  
2017年3月2日，商标评审委员会作出商评字[2017]第17732号《关于第10572048号"葵花宝典"商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定)。该裁定认为：2013年修改的《中华人民共和国商标法》(简称2013年商标法)第三十二条"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的立法目的是在商标授权确权程序中避免或解决商标权与相关权利人拥有的其他在先权利之间的冲突问题。该条款所指的"在先权利"应作广义理解，不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括民事主体依法享有的受法律保护的其他合法权益。本案完美世界数字公司所主张的"商品化权"，指的是权利人具有的将知名形象、知名作品名称、作品中具有知名度和独创性的特有元素等相关标识与商品(服务)结合，投入商业性使用而取得经济利益的权利，由于该权利并非法定的民事权利类型，故在此将其称为"商品化权益"为宜。完美世界数字公司提交的证据表明经《笑傲江湖》小说作品的作者金庸先生合法授权，完美世界数字公司的关联公司完美世界(北京)软件有限公司、完美世界(北京)软件科技发展有限公司先后在中国大陆地区独家享有该作品的网络游戏改编权，并有权通过法律手段追究第三方的相关侵权行为。本案完美世界数字公司作为被授权人的利害关系人，有权基于金庸先生《笑傲江湖》作品中武学秘籍的特有名称"葵花宝典"的商品化权益对争议商标提起无效宣告申请。在明确上述两点事实的前提下，商标评审委员会结合相关证据进一步评述争议商标的申请注册是否损害了金庸先生《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍的特有名称"葵花宝典"的商品化权益。
  

作品中的特有名称是否能成为"商品化权益"的保护对象，关键是要看该作品中的特有名称是否具有知名度和影响力，是否与权利人建立对应关系，相关公众能否在商业活动中藉此作品名称产生心理消费需求。本案中，完美世界数字公司提交的在案证据表明，《笑傲江湖》系金庸先生于1969年创作完成的一部武侠小说作品。该小说最早于1984年10月出版发行，后被多家出版单位相继多次再版。《笑傲江湖》小说作品先后被改编为7版电视剧和4版电影，《笑傲江湖》小说、基于小说而改编的同名影视作品、小说中的武学秘籍"葵花宝典"及原创作者金庸先生也成为各大报刊杂志竞相报道的对象。金庸先生的《笑傲江湖》小说作品拥有广大的读者群体，《笑傲江湖》小说作品在文学界和相关公众中具有较高的知名度和影响力，而"葵花宝典"作为金庸先生在该武侠小说作品中虚构的最高级别的武学秘籍，是牵引小说情节发展的最重要线索，是贯穿整部小说的悬念和核心，"葵花宝典"从普通词汇"葵花"与"宝典"组合，已经变为了具有明确指向性、对应性的名称，含义发生了根本变化，"葵花宝典"特有词汇所具有的知名度与金庸先生创造性劳动是分不开的，其已与《笑傲江湖》作品及金庸先生建立了固定的对应关系。
  

"葵花宝典"作为小说作品中武学秘籍的特有名称所带来的商业价值和商业机会是金庸先生投入大量创造性劳动所得，而争议商标与金庸先生小说中武学秘籍的特有名称完全相同，且争议商标核定使用的在计算机网络上提供在线游戏、录像带发行、娱乐等服务是当下武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业，争议商标核定使用在上述服务项目上容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权，从而对使用了争议商标的上述服务产生好感以及信任感，这就不当利用了金庸先生基于小说作品中武学秘籍的特有名称而享有的商业价值和交易机会。故争议商标的申请注册损害了金庸先生《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益，违反了商标法第三十二条的规定。
  

鉴于完美世界数字公司提交的在案证据不能证明其利害关系人在先在"在计算机网络上提供在线游戏"等相关服务项目上在先使用了"葵花宝典"商标并使之具有一定影响力，故完美世界数字公司关于争议商标的申请注册构成对其在先使用并具有一定影响之商标的抢注，从而违反了商标法第三十二条"申请商标注册......也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"的理由，商标评审委员会不予支持。

  
商标法第十条第一款第(八)项所指的"有害社会主义道德风尚或者有其他不良影响"是指商标标识本身的图形、文字或其他构成要素有害于人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，或者对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标"葵花宝典"文字本身并无任何消极或负面的因素，不属于该条款所规制之情形。
  

完美世界数字公司的其他无效宣告理由因缺乏相应依据，商标评审委员会亦不予支持。

  
综上，完美世界数字公司无效宣告理由部分成立。依照商标法第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以无效宣告。

原审诉讼阶段，上海游奇公司向法院提交了如下证据：1、以"葵花宝典"为标题或主题的期刊杂志文章摘要页，证明"葵花宝典"并非唯一指向金庸先生的《笑傲江湖》，"葵花宝典"经过语义流变，已经具备了"高明的方法、诀窍"的含义，成为具有描述性含义的常用词组，该词组不应当完全被排除出商标注册使用的范围而为金庸先生所垄断。2、以"葵花宝典"为标题或主题的网络文学作品的摘要页，证明"葵花宝典"并非唯一指向金庸先生的《笑傲江湖》，大量作者使用相同的"葵花宝典"文字指称其武侠、仙侠、修真、玄幻等类别的文学作品中的武功或秘籍，创作出内容全新的作品，"葵花宝典"在文学作品创作领域没有被金庸先生垄断也不可能被金庸先生垄断。3、名称中含有"葵花宝典"的企业和个体工商户的信用信息，证明有不同行业的企业和个体工商户以"葵花宝典"作为字号申请工商登记且获得了注册，如果金庸先生仅仅因为在文学创作中使用了"葵花宝典"作为其一本武林秘籍的名称，就排除市场经营主体将该等文字作为经营性标记的权利，将造成公有的汉字资源大幅度缩限，市场经营主体无名可起之窘境。4、对金庸先生小说人物、武功进行统计汇总的资讯文章和网页，证明金庸先生的小说中包含了数量巨大的人物和武功、秘籍的名称，如赋予金庸先生以及其他作者禁止第三人将其作品中个别元素排除作为商标注册和使用的权利，将导致严重的利益失衡和社会公共利益的损害。

商标评审委员会提交了行政阶段相关材料复印件：1、争议商标档案，证明争议商标申请日期、商标图样、核定使用服务等情况；2、本案当事人在评审程序中提交的申请书、证据目录及证据材料复印件，证明被诉裁定是针对当事人的评审请求、理由和证据材料进行评审，程序合法；3、答辩通知书，证明商标评审委员会已经通知完美世界数字公司答辩。

  
完美世界数字公司提交了如下证据：1、《移动终端游戏软件改编授权合同》，证明金庸先生将《笑傲江湖》的移动终端游戏软件改编权授予了完美世界数字公司的关联公司完美世界(北京)软件有限公司。2、《游戏软件开发、运营及推广授权协议》，证明游戏软件开发、运营及推广的被授权方包含PerfectOnlineHoldingLimited的关联公司。3、完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)(节选)，证明完美世界数字公司与完美世界(北京)软件有限公司、PerfectOnlineHoldingLimited等为关联公司。4、企业信用信息公示报告及工商查档详情，证明完美世界数字公司、完美世界(北京)软件有限公司、完美世界(北京)网络技术有限公司、北京世纪橡树科技有限公司和完美世界股份有限公司之间的关联关系。5、PerfectOnlineHoldingLimited(HongKong)的股东信息，证明该公司控股股东为完美世界股份有限公司。6、完美世界数字公司与关联公司控股关系示意图，证明完美世界数字公司与关联公司之间存在控股关系。7、完美世界股份有限公司在深圳证券交易所网站中公开的《完美世界：关于控股股东部分股份质押的公告》，证明池宇峰为完美世界股份有限公司第一大股东。

一审本院认为：

北京知识产权法院认为：本案争议商标在商标法修改决定施行前已经获准注册，商标评审委员会于决定施行后受理并作出被诉裁定，本案审查相关程序问题应适用2013年商标法，审查实体问题适用2001年修改的《中华人民共和国商标法》(简称2001年商标法)。商标评审委员会在行政程序中对于实体问题直接适用2013年商标法进行审理，存在新旧法法律适用错误。但由于2013年商标法第三十二条与2001年商标法第三十一条规定内容相同，因此，商标评审委员会新旧法适用错误并不当然导致实体结论的变化。
  

结合上海游奇公司诉讼请求及被诉裁定，本案的焦点问题为：一、完美世界数字公司对争议商标提出无效宣告请求的主体资格是否适格；二、争议商标是否违反2001商标法第三十一条"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定。
  

一、关于完美世界数字公司对争议商标提出无效宣告请求的主体资格是否适格
  

2013年商标法第四十五条规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。2002年《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，利害关系人包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。判断申请人是否为利害关系人原则上以提出异议或无效宣告申请时为准。申请时不具备利害关系，但在案件审理时已具备利害关系的，应当认定为利害关系人。
  

本案中，完美世界数字公司在行政阶段提交的证据显示，涉案"笑傲江湖"游戏的被授权方包括三家公司：完美世界(北京)软件有限公司、完美世界(北京)软件科技发展有限公司及PerfectOnlineHoldingLimited。上海游奇公司对此表示认可，但同时主张完美世界数字公司非涉案"笑傲江湖"游戏的被授权方，不符合2013年商标法第四十五条的规定，因此不具有提起无效宣告的主体资格。
  

认定完美世界数字公司是否具有对争议商标提起无效宣告的主体资格，实质是判断完美世界数字公司是否构成2013年商标法第四十五条所指的利害关系人。由于涉案"笑傲江湖"游戏涉及到多家"完美世界"的系列公司，故应首先对"完美世界"的系列公司以及完美世界数字公司与前述公司的关系进行梳理。

  
(1)完美世界(北京)软件有限公司，即被授权公司一，2006年8月21日成立，法定代表人池宇峰。原名"北京完美时空软件有限公司"，2010年变更为现名。股东为完美世界数字公司(原股东为"完美在线控股有限公司"，即PerfectOnlineHoldingLimited(HongKong))。
  

(2)完美世界数字公司，2013年8月14日成立，法定代表人池宇峰，控股股东为池宇峰。
  

(3)完美世界(北京)软件科技发展有限公司，即被授权公司二，2014年10月23日成立，法定代表人鲁晓寅，股东为"完美世界游戏有限责任公司"(原股东为上海完美世界网络技术有限公司)。
  

(4)完美世界游戏有限责任公司，2008年11月14日成立，法定代表人池宇峰。原名"上海完美世界网络技术有限公司"，2017年变更为现名。控股股东为完美世界数字公司(原股东为"完美世界(北京)网络技术有限公司")。

  
(5)完美世界(北京)网络技术有限公司，2004年3月10日成立，法定代表人池宇峰，控股股东为"北京世纪橡树科技有限公司"。

  
(6)北京世纪橡树科技有限公司，2002年5月16日成立，法定代表人贺迪，控股股东为池宇峰。
  

(7)PerfectOnlineHoldingLimited(HongKong)，即被授权公司三，控股股东为PerfectWorldCo.,Ltd.即完美世界股份有限公司。
  

(8)完美世界股份有限公司，1999年8月27日成立，法定代表人池宇峰。
  

从法定代表人来看，完美世界数字公司、涉案"笑傲江湖"游戏被授权公司一、完美世界游戏有限责任公司、完美世界(北京)网络技术有限公司、北京世纪橡树科技有限公司、完美世界股份有限公司的法定代表人均为池宇峰；涉案"笑傲江湖"游戏被授权公司二的法定代表人不是池宇峰，但其全资控股公司完美世界游戏有限责任公司的法定代表人为池宇峰。从控股关系来看，"完美世界"系列公司的实际控制人均为池宇峰或者完美世界数字公司。
  

法院在判断提起商标无效宣告请求的"利害关系人"时，把握的标准是判断是否存在商标许可关系以及权利承继关系，这与《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定的"利害关系人包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等"相一致。

  
本案中，完美世界数字公司提交的证据显示，2008年12月4日，金庸先生与昱泉国际股份有限公司、北京完美时空软件有限公司(2010年更名为完美世界(北京)软件有限公司)签订了《笑傲江湖电脑及电视游乐器(网络版)软件改编权授权补充协议》，约定由北京完美时空软件有限公司作为"笑傲江湖"游戏的发行及销售权人。2013年7月2日，金庸先生与明河社出版有限公司作为授权人出具联合授权书，该授权书称，鉴于被授权人完美世界(北京)软件有限公司在中国大陆地区独家享有《笑傲江湖》、《神雕侠侣》、《射雕英雄传》的网络游戏和手机游戏改编权，授权人特授权被授权人在上述作品游戏改编权授权期间内有权以自己的名义采取任何合法手段追究第三方未经许可擅自使用上述作品的侵权或不正当竞争行为的侵权行为。2014年7月1日，金庸先生、明河社出版有限公司、PerfectOnlineHoldingLimited三方签订了《游戏软件改编、开发及运营推广授权协议》，约定PerfectOnlineHoldingLimited且仅PerfectOnlineHoldingLimited或PerfectOnlineHoldingLimited授权的第三方有权以自己名义将包括但不限于授权作品名称以及授权作品中的人物、武功、武器的名称等申请注册商标。2016年1月20日，完美世界(北京)软件有限公司、完美世界(北京)软件科技发展有限公司、明河社出版有限公司、金庸先生四方签订了《游戏软件改编授权合约之补充协议一》，约定将《笑傲江湖》的游戏软件改编权独家授权给完美世界(北京)软件有限公司，而完美世界(北京)软件有限公司将金庸先生给予其的授权转让给完美世界(北京)软件科技发展有限公司，金庸先生与明河社出版有限公司均同意该转让。同时，该协议约定完美世界(北京)软件科技发展有限公司可将本协议约定之授权由其关联公司所承担并依据授权制作游戏软件产品。协议中的关联公司是指完美世界(北京)软件科技发展有限公司直接或间接控制的机构。"控制"是指直接或者间接的持有所提及公司50%及以上股权或拥有影响所提及公司管理的能力，无论是通过所有权，有投票权的股份、协议或其他方式。2016年6月24日，金庸先生的全权代表林乐怡代表金庸先生，授权完美世界(北京)软件科技发展有限公司在中国大陆地区独家利用包括《笑傲江湖》在内的四部金庸先生小说作品及小说元素改编开发、发行及运营游戏软件产品的权利。同时授权完美世界(北京)软件科技发展有限公司在上述金庸先生作品游戏改编权授权期间内针对包括《笑傲江湖》在内的四部金庸先生作品以自己的名义，采取任何合法手段追究第三方未经许可擅自使用上述金庸先生作品的侵权或不正当竞争行为的侵权行为。
  

由此可见，涉案"笑傲江湖"游戏的被授权方为完美世界(北京)软件有限公司、完美世界(北京)软件科技发展有限公司及PerfectOnlineHoldingLimited三家公司。同时，完美世界(北京)软件科技发展有限公司根据协议可以授权其关联公司承担并制作游戏软件产品。从控股关系来看，"完美世界"系列公司的实际控制人均为完美世界数字公司或其法定代表人池宇峰。完美世界数字公司与涉案"笑傲江湖"游戏的被授权公司完美世界(北京)软件科技发展有限公司存在控股关系，属于《游戏软件改编授权合约之补充协议一》中约定的关联公司。因此，完美世界数字公司与涉案"笑傲江湖"游戏的被授权公司完美世界(北京)软件科技发展有限公司之间存在事实上的授权关系，完美世界数字公司属于对争议商标主张权利的利害关系人，具备2013年商标法第四十五条规定的主体资格。

  
二、关于争议商标是否违反2001年商标法第三十一条"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定

  
商标评审委员会在被诉裁定中认定争议商标的申请注册损害了金庸先生《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍的特有名称"葵花宝典"的商品化权益，因此违反了商标法关于"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定应予宣告无效。商品化权益源于"角色形象和名称"的保护需求，其是美国法从隐私权中引申出来的公开权(RightofPublicity)。世界知识产权组织将商品化权益定义为："为了满足特定顾客的需求,使顾客基于与角色的亲和力而购进这类商品或要求这类服务,通过虚构角色的创作者或者自然人以及一个或多个合法的第三人在不同的商品或服务上加工或次要利用该角色的实质人格特征。"我国法律中尚未明确规定商品化权益。
  

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(简称商标授权确权司法解释)第十八条的规定，在先权利包括当事人在争议商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。第二十二条第二款规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。商标授权确权司法解释首次在司法解释的层面明确了商品化权益可以作为在先权益给予保护。同时，商标授权确权司法解释第三十一条规定，人民法院依据2001年商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。因此，本案的审理可以参照前述规定。
  

商标授权确权司法解释第二十二条第二款在适用上必须满足两个要件：1、适用对象为在著作权保护期限内的作品中具有较高知名度的作品名称、作品中的角色名称等；2、适用条件为能够让相关公众误认为该商标与在先权益主体之间存在特定联系，能够达到误导公众的客观效果。具体到本案，对于争议商标"葵花宝典"的申请注册是否满足上述两个条件进而属于应予保护的在先商品化权益，合议庭出现了不同的意见。
  

少数意见认为，"葵花宝典"作为金庸先生小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍的特有名称，随着小说大量推广和同名电影、电视剧的不断上映和播放，使得"葵花宝典"具有较高的知名度，能够将其与《笑傲江湖》及金庸先生产生关联。由此带来的商业价值和商业机会是金庸先生投入大量创造性劳动所得。武侠小说是影视剧作品和游戏产品改编的热门对象，武侠小说、影视剧作品及游戏产品三者之间的消费群体重合性较高。争议商标与金庸先生小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍的特有名称"葵花宝典"完全相同，且争议商标核定使用在第41类"在计算机网络上提供在线游戏；娱乐"服务是武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业，争议商标核定使用在上述服务项目上，容易使相关公众误认为上述服务与《笑傲江湖》小说的作者金庸先生存在特定联系，或者已经获得了《笑傲江湖》小说的作者金庸先生及相关权利人的授权。上海游奇公司在第41类"在计算机网络上提供在线游戏；娱乐"服务上申请注册争议商标，一定程度上利用了金庸先生及相关权利人基于小说作品中武学秘籍的特有名称"葵花宝典"而享有的商业价值和交易机会，损害了金庸先生小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍特有名称"葵花宝典"的在先权益，违反了2001年商标法第三十一条"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定。
  

但是，对于给予在先商品化权益保护的名称范围不应过宽，应考虑其获得知名度的领域及可能对相关消费者产生误认的范围。争议商标核定使用的"提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施"服务，与"葵花宝典"获得知名度的领域以及与金庸先生的授权、被授权方的经营范围、服务项目等差异较大，争议商标核定使用在前述服务上，不会导致相关公众发生混淆或误认。因此，争议商标核定使用在"提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施"服务上，没有损害金庸先生小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍特有名称"葵花宝典"的在先商品化权益，不构成2001年商标法第三十一条"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"之情形。
  

综上，"葵花宝典"作为作品中具有较高知名度的虚拟作品的名称，在争议商标与其完全相同的情形下，核定使用在第41类"在计算机网络上提供在线游戏；娱乐"服务上，容易使相关公众误认为争议商标与《笑傲江湖》小说的作者金庸先生及相关权利人存在特定关系,可以适用"在先权益"的规定对其予以保护。因此，争议商标核定使用在"在计算机网络上提供在线游戏；娱乐"服务上，违反了2001年商标法第三十一条"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定。
  

多数意见认为，商标授权确权司法解释第二十二条第二款规定的商品化权益适用对象为在著作权保护期限内的作品中具有较高知名度的作品名称和作品中的角色名称。从适用对象上看，作品中的角色名称与作品名称并非在同一层面的在先权益，后者获得保护的法律依据可以来源于知名商品的特有名称，而前者获得保护并没有直接的法律依据，之所以给予保护更多的是出于遏制商标抢注、维护商标注册秩序。因此，角色名称要获得保护在知名度、与作品及作者之间的关联度等方面比作品名称的要求更高。本案"葵花宝典"是作品中的虚构作品的名称，该类型的名称是否属于商标授权确权司法解释第二十二条第二款中规定的商品化权益"等"字范围之内的保护对象，法院在适用时应保持审慎。只有在该类名称的知名度达到了角色名称知名度或者高于其知名度的情况下且没有其他因素阻断其与作品及作者之间的稳定联系时方有适用的可能。本案中，"葵花宝典"为金庸先生的小说作品《笑傲江湖》中的特有词汇，是《笑傲江湖》小说中最高级别的武学秘籍，在小说中具有重要地位，一定程度上牵引着小说情节的发展。《笑傲江湖》小说被多次再版并改编为影视作品，在文学领域、影视界以及普通消费者心目中具有较高的知名度和美誉度，"葵花宝典"亦随之为广大消费者熟知，具有一定的知名度。然而，随着使用时间的推移和范围的扩展，"葵花宝典"在公众范围内，已经日渐成为一种流行的词汇，可以用来指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册。上海游奇公司提供的在案证据显示，中国期刊网上检索"葵花宝典"，出现多篇标题中含有"葵花宝典"的文章。例如：小老板的"葵花宝典"；步入家庭影院殿堂的"葵花宝典"--Avia测试DVD碟简介；行走股市的"葵花宝典"；饭店业的"葵花宝典"等。由此可见，"葵花宝典"已经从唯一指向金庸先生作品《笑傲江湖》演化为不再仅指向特定作者或特定作品，"葵花宝典"与《笑傲江湖》及金庸先生之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断。此种情形下，如果仍将《中华人民共和国著作权法》(简称著作权法)中不属于保护对象的虚拟作品名称纳入到在先商品化权益的保护范畴，一定程度上损害了社会公众对法律的合理预期利益并限制了公众的表达自由，遏制商标申请注册制度带来的负面效应不应以前述利益的损害为代价。因此，本着审慎适用商标授权确权司法解释第二十二条第二款的司法态度，多数意见认为具有其他含义的虚拟武功秘籍名称"葵花宝典"不构成在先权益，争议商标的申请注册并未违反2001年商标法第三十一条"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定。
  

综上所述，无论是合议庭少数意见"'葵花宝典'属于可受保护的在先商品化权益"，还是多数意见"'葵花宝典'不属于可受保护的在先商品化权益"，商标评审委员会作出的被诉裁定均存在部分事实认定不清，部分法律适用错误的问题。因此，合议庭在"在先商品化权益"认定上的分歧不影响本案的最终裁判结论。

一审判决：

综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项、第(二)项之规定，北京知识产权法院判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。

上诉人诉称：

 
商标评审委员会不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决、维持被诉裁定。主要上诉理由为：一、完美世界公司提交的证据表明金庸先生的《笑傲江湖》小说作品拥有广大的读者群体，《笑傲江湖》小说作品在文学界和相关公众中具有较高的知名度和影响力，而"葵花宝典"作为金庸先生在该武侠小说作品中虚构的最高级别的武学秘籍，是牵引小说情节发展的最重要线索，是贯穿整部小说的悬念与核心，"葵花宝典"从普通词汇"葵花"与"宝典"组合已经变成了具有明确指向性、对应性的名称，涵义发生了根本变化，"葵花宝典"特有词汇所具有的知名度与金庸先生创造性劳动是分不开的，其已与《笑傲江湖》作品及金庸先生建立了固定的对应关系，因此，"葵花宝典"应作为商品化权益予以保护，该商业利益应当归属于其原作品的作者金庸先生。二、原审判决得出"葵花宝典"已经日渐成为一种流行词汇进而可以用来指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册，没有足够的证据支持。即便有其他主体将"葵花宝典"作为某一工作或任务的高级攻略来比喻，也是基于对《笑傲江湖》中"葵花宝典"武学秘籍名称的熟知，所谓高级攻略的含义并未超越"葵花宝典"这一武学秘籍本身的固有含义。相关主体将"葵花宝典"作为某一工作或任务的高级攻略来比喻并非运用于商业领域，仅仅是就公众的表达自由而言。公众自由表达与商业领域对"葵花宝典"的运用或者说将其作为商标使用完全是不同的范畴。上海游奇公司将与金庸先生小说中武学秘籍的特有名称完全相同的文字作为商标注册在当下武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业上，极易引起相关公众的混淆误认。争议商标的注册损害了金庸先生《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益，违反了2001年商标法第三十一条的规定。三、除本案争议商标外，上海游奇公司还将金庸先生的武侠小说作品《笑傲江湖》的名称作为商标申请注册在第41类"在计算机网络上提供在线游戏"等服务项目上，完美世界公司对上海游奇公司申请注册的第12045248号"笑傲江湖"商标、第12221479号"新笑傲江湖"商标、第12221482号"笑傲江湖网页版"商标、第12221516号"笑傲江湖网络版"商标均提出了无效宣告申请，商标评审委员会已针对上述无效宣告请求作出裁定，认定上述商标的申请注册损害了金庸先生小说作品名称的在先商品化权益，并宣告上述商标无效。商标评审委员会的上述无效宣告裁定已发生法律效力。可见，上海游奇公司具有侵害金庸先生小说作品元素商品化权益的一贯恶意，且其对于争议商标损害金庸先生小说作品名称的在先商品化权益的事实不持异议。

  
完美世界公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决第一项和第二项，依法改判驳回上海游奇公司的诉讼请求。主要上诉理由为：一、完美世界公司提供的证据足以证明"葵花宝典"和《笑傲江湖》小说存在很高的知名度和美誉度，且足以证明"葵花宝典"与《笑傲江湖》小说和金庸先生之间形成了稳定的对应关系和指向关系。二、原审判决有关"葵花宝典"已不再仅指向《笑傲江湖》小说和金庸先生且因其广泛使用而形成阻断的认定错误，缺乏事实依据和证据支持。三、基于"葵花宝典"的知名度和影响力，上海游奇公司注册争议商标并用于其网络游戏名称，存在恶意"搭便车"的嫌疑并极大地误导了相关公众，使相关公众误认为该款游戏与《笑傲江湖》小说和金庸先生存在特定联系或者获得了金庸先生的授权。四、"葵花宝典"构成在先权益，应予以法律保护，原审判决适用法律错误。

被上诉人辩称：

上海游奇公司服从原审判决。

二审查明：

本院经审理查明，原审法院查明事实基本清楚，有争议商标的商标档案、被诉裁定、当事人提交的相关证据在案佐证，本院予以确认。
  

另查，完美世界数字公司在本案中针对争议商标向商标评审委员会提出无效宣告请求，其中涉及争议商标的注册违反"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"规定的理由如下："葵花宝典"作为特有的词汇，始于金庸先生的经典著作《笑傲江湖》，早在争议商标的申请日之前，"葵花宝典"四字已与金庸先生的著作《笑傲江湖》形成固定的、唯一的对应指向关系，随着《笑傲江湖》著作被多次再版并多次改编为影视作品，在文学领域、影视界以及普通消费者心目中具有极高的知名度和美誉度。"葵花宝典"亦随之为广大消费者所熟知，"葵花宝典"已构成了知名的商品化名称，具有巨大的商业价值。争议商标注册侵犯了金庸先生在先具有极高知名度的"葵花宝典"的商品化权益。

  
完美世界数字公司于2017年8月9日经北京市工商行政管理局海淀分局核准，名称变更为"完美世界控股集团有限公司"。

  
二审期间，完美世界公司补充提交了下列证据五组共19份证据：
  

第一组证据(共4份)：从国家图书馆、中国知网、互联网上取得的有关"葵花宝典"的书籍、文章、介绍等证据，用以证明"葵花宝典"一词具有极高的知名度，且与金庸先生及其作品之间的对应关系并未被阻断；上海游奇公司对该组证据的真实性、合法性予以认可，对其与本案的关联性不予认可，且认为不能达到证明目的；

  
第二组证据(共1份)：关于金庸先生去世的新闻报道，用以证明金庸先生及其作品在华语世界乃至全世界的影响力；上海游奇公司对该组证据的真实性、合法性予以认可，对其与本案的关联性不予认可；

  
第三组证据(共1份)：从中国知网上查询的涉及"功夫熊猫""驯龙高手"等法院判决享有商品化权益的词语的使用情况，用以证明特定词语被引申使用并不影响法院认定其享有商品化权益，其在作品中的含义被引申使用恰恰证明该特定词语具有很高的知名度以及影响力；上海游奇公司对该组证据的真实性、合法性予以认可，对其与本案的关联性不予认可，且认为不能达到证明目的；

第四组证据(共5份)：IP360取证数据保全证书、游戏内容截屏、网络游戏电子标签、上海游奇公司网站及官方新浪微博、乐趣网官方网站及宣传文章等，用以证明上海游奇公司运营的《新葵花宝典》游戏以及相关宣传报道情况；上海游奇公司认可《新葵花宝典》游戏内容的真实性，但认为该游戏采用的是同类游戏中普遍采用的公有资源，如完美世界公司认为该游戏内容有不同意见可以寻求其他法律途径解决，但不能以此论证本案争议商标注册的非法性；

第五组证据(共8份)：真相网络科技(北京)有限公司营业执照副本、著作权登记证书、真相科技电子证据技术原理说明、检验报告、保密协议、司法鉴定及收据保全技术合作协议、产品购销合同、设备供货合同等证据，用以证明完美世界公司所采取的电子取证情况。上海游奇公司对该组证据的真实性、合法性和关联性均不认可。
  

 以上事实，有被诉裁定、当事人提交的相关证据及当事人陈述等在案佐证。

二审认为：

 
本院认为，《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定："人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。"《中华人民共和国立法法》(简称立法法)第九十三条规定："法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。"虽然2013年商标法已于2014年5月1日起施行，但本案争议商标于2013年6月7日即已核准注册，因此，审查判断争议商标是否应予无效宣告，应当适用争议商标核准注册时的法律即2001年商标法。被诉裁定适用2013年商标法对争议商标是否应予无效宣告进行审查，属于适用法律错误。原审判决对此已经予以指出，本院予以确认。
  

根据被诉裁定及各方当事人的诉辩主张，本案二审期间的争议焦点为：金庸先生小说作品《笑傲江湖》中虚构的武学秘籍"葵花宝典"的名称是否能够以"商品化权益"的形式作为在先权益予以保护，进而在此基础上确定争议商标的注册是否违反了2001年商标法第三十一条的规定。
  

2001年商标法第三十一条规定："申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。"商标授权确权司法解释第十八条规定："商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。"第三十一条规定："本规定自2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。"该司法解释中的"商标法"系指2013年商标法，由于2001年商标法第三十一条的规定与2013年商标法第三十二条的规定完全相同，因此，在本案中可以参照适用上述司法解释的规定。
  

商标授权确权司法解释第二十二条第二款规定："对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。"根据上述司法解释，作品名称、作品中的角色名称，如果具有较高知名度且该作品处于著作权保护期内，是可以作为在先权益予以保护的。但是，除作品名称和作品中的角色名称外，作品中的其他元素是否可以作为在先权益予以保护，该司法解释并未予以明确。面对纷繁复杂的商标授权确权审查实践，应当结合相关法律、司法解释的规定以及法律的基本原则，就该司法解释明确列举内容以外的作品中的其他构成元素是否可以作为在先权益予以保护作出认定。具体到本案，商标评审委员会和完美世界公司均认为金庸先生小说作品《笑傲江湖》中虚构的武学秘籍"葵花宝典"应当作为商品化权益予以保护，因此，有必要对作品中虚构的作品名称是否可以作为在先权益予以保护作出认定。
  

民事活动涉及所有参与民事活动的主体，民事权利的设定和民事权益的保护，不仅应当顾及各方主体的利益需求，而且更应当使民事主体的民事活动具有可预见性。因此，除法律明确规定的民事权利外，在民事权益的保护过程中，也应当考虑民事主体在从事相关民事活动时是否能够事先预见到某项特定的权益将受到法律的保护，从而对自己能否进行某项民事活动作出判断。要求民事主体承担侵害其无法事先预见的民事权益的民事责任，有违公平正义的基本法律原则。《中华人民共和国民法总则》(简称民法总则)在明确列举民事主体享有的各项民事权利后，亦以其第一百二十六条明确规定："民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益。"从该法律条文的规定看，无论是民事权利，还是民事权益，都应当由法律予以规定方能获得保护。在此基础上就某一特定领域而言，如果相应的法律已经就民事权利和民事权益作出了规定，若民事主体的民事活动未侵犯前述民事权利和民事权益，则除非法律另有规定，否则就应当理解为在法律明确规定的民事权利和权益范围之外，民事主体即不需为其行为承担民事责任。
  

就作为智力创作成果的作品而言，著作权法是调整建立在此类民事权利客体之上的权利义务关系的主要的和基本的法律规范，它调整的是作品的创作者、传播者和使用者之间的法律关系。在著作权法已经明确规定了著作权及邻接权人享有的各项民事权利，尤其是已经包括了像著作权法第十条第一款第(十七)项"应当由著作权人享有的其他权利"这样的兜底性规定的情况下，只要其他民事主体未侵害著作权法规定的上述权利，则应当认定他人对其作品及其构成元素的使用就是合法的、不需要承担民事责任。如果在著作权法之外，再另行对作品及其构成元素给予保护，则无异于在法律已经赋予社会公众行为自由的领域中又创设了新的民事权益。其结果不仅将使民事权利和民事权益的边界变得模糊不清，而且也将使不同的法律之间产生冲突。因此，无论是就作品整体而言，还是对其构成元素而言，除非通过立法程序以立法的方式作出赋权性规定，否则不应当在具体个案中创设著作权法没有规定的新的排他性权利或权益。纵观现有的法律和司法解释的规定，并未规定作品中虚构的作品名称，无论是以武功秘籍的形式或者以其他形式出现，而可以作为在先权益予以保护，故就此类作品构成元素而言，缺乏在法律上给予其直接保护的法律依据。商标评审委员会和完美世界公司认为金庸先生小说作品《笑傲江湖》中虚构的武学秘籍"葵花宝典"应当作为商品化权益予以保护的上诉理由缺乏法律依据，本院对此不予支持。
  

就商标授权确权司法解释第二十二条第二款的规定看，该司法解释对作品名称、作品中的角色名称的保护，更多地是从反不正当竞争的角度对具体的行为予以规制，并不意味着在现有法律规定之外创设新的民事权利或民事权益。在作品名称、作品中的角色名称具有较高知名度的情况下，相关公众容易将使用该作品名称或者作品中的角色名称的商品或者服务与该作品的著作权人联系在一起，认为使用人与作品的著作权人之间存在特定联系。因此，如果未经作品的著作权人许可而将其作品名称或者作品中的角色名称作为商标使用而有可能引人误认的行为，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》(简称反不正当竞争法)调整的不正当竞争行为。就本案而言，鉴于争议商标的申请日为2012年3月5日，且该商标已于2013年6月7日核准注册，因此不正当竞争行为的认定，应当适用争议商标申请日或者核准注册时施行的反不正当竞争法，即1993年12月1日起施行的反不正当竞争法。反不正当竞争法在对不正当竞争行为予以规制的同时，必然使受到该不正当竞争行为影响的其他经营者或者包括著作权人在内的其他民事主体享受到反射性的利益，这种法律上的利益是反不正当竞争法在对相关行为予以调整的过程中产生的，属于民法总则第一百二十六条规定的"法律规定"的民事权益。从商标授权确权司法解释第二十二条第二款的字面规定看，也仅仅是"当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持"，而非从正面肯定在作品名称、作品中的角色名称等客体之上存在设权性的民事权益，因此，不能认为商标授权确权司法解释在著作权法之外在作品或其构成元素上创设了新的民事权益。商标授权确权司法解释第二十二条第二款的规定，恰恰是民法总则第一百二十六条规定在特定情形下的具体体现。
  

就本案而言，被诉裁定认为"葵花宝典"已与小说《笑傲江湖》及其作者金庸先生建立了固定的对应关系，金庸先生对"葵花宝典"享有"商品化权益"，因而争议商标的注册违反了商标法有关"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定；商标评审委员会和完美世界公司在上诉理由中也仍然坚持上述主张。但是，上述观点是建立在并未得到我国现有法律体系确认的"商品化权益"基础之上的。一方面，它不符合民法总则第一百二十六条的规定，"商品化权益"并不属于"民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益"的范畴；另一方面，"商品化权益"本身的内涵、边界亦无法准确确定，相关公众对这一所谓的民事权益无法作出事先的预见，当然也无法为避免侵权行为而作出规避。因此，被诉裁定基于"商品化权益"而认定争议商标的注册违反了商标法有关"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定，在事实认定和法律适用方面均存在错误，依法应予纠正，原审判决的裁判结论正确。在此基础上，商标评审委员会和完美世界公司的相关上诉理由亦不成立，本院对此不予支持。
  

商标注册应当根据个案情况加以具体审查，其他商标的申请和注册情况不是本案争议商标应予无效宣告的当然依据，商标评审委员会有关上海游奇公司注册的其他商标已被无效宣告的上诉理由，本院不予支持。虽然完美世界公司在二审期间补充提交了相关证据，用以证明"葵花宝典"与金庸先生及其小说《笑傲江湖》之间的对应关系并未被阻断，但即使相关公众对"葵花宝典"一词的理解和使用是建立在金庸先生创作的小说《笑傲江湖》基础之上的，与该作品之间具有相当程度的联系，但原审判决基于上海游奇公司提供的相关证据，认定"葵花宝典"已经超出了原有范畴而演化成为可以指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册的词汇，这一认定符合客观实际，并无明显不妥。商标评审委员会在上诉理由中亦认可相关公众在非商业领域以比喻的手法将"葵花宝典"作为某一工作或任务的高级攻略加以使用，而仅是认为公众自由表达与商业使用性质不同，商业领域的使用可能导致相关公众的混淆误认。因此，完美世界公司关于原审判决有关"葵花宝典"已不再仅指向小说《笑傲江湖》和金庸先生且因其广泛使用而形成阻断的认定错误的上诉理由与事实不符，本院对此亦不予支持。

  
需要说明的是，本案是对被诉裁定合法性进行审查的行政诉讼案件，被诉裁定亦仅针对完美世界公司提出的"商品化权益"的主张就争议商标的注册是否违反了商标法的相关规定作出了认定，并未就争议商标的注册是否损害了完美世界公司所主张的全部在先权利或者权益作出全面认定，当然也未就争议商标的注册是否损害了反不正当竞争法在制止不正当竞争行为过程中所产生的反射利益作出认定。2014年5月1日起施行的《中华人民共和国商标法实施条例》第五十四条规定："商标评审委员会审理依照商标法第四十四条、第四十五条规定请求宣告注册商标无效的案件，应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审理。"本案中，完美世界公司在针对争议商标提出无效宣告请求时，虽然涉及在先权利的主张主要依据是"商品化权益"，但除此之外，完美世界公司亦已就此作出了具体的说明，因此，商标评审委员会在重审过程中，应当结合完美世界公司在诉讼过程中补充提交的相关证据，考虑在商业领域中争议商标的注册和使用行为是否符合公认的商业道德、是否属于1993年反不正当竞争法所禁止的不正当竞争行为作出认定，无论是该法第五条规定的不正当竞争行为，还是该法第二条第一款、第二款等原则性条款规定的不正当竞争行为；并在此基础上认定争议商标的注册是否违反了2001年商标法第三十一条的相关规定。为保护当事人的审级利益，在商标评审委员会并未就此作出认定前，本院在本案中暂不予以评述。

二审判决：

 
综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十四条之规定，判决如下：
  

驳回上诉，维持原判。

受理费：

一审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担(于本判决生效之日起七日内交纳)；二审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会和完美世界控股集团有限公司各负担五十元(均已交纳)。

本判决为终审判决。

合议庭：

审判长周波

审判员俞惠斌

审判员苏志甫

二○一九年一月三十日

尾部：

法官助理薛黎明

书记员金萌萌

来源：知产宝
编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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