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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：周慧玲
原标题：专利审查意见答复工作思路的体会分享 --避免新手代理人在答复专利审查意见通知书时无从下手的尴尬
对初次接触专利审查意见答复工作的专利工程师或代理人，通常有些不知如何下手的感觉，特别在审查意见通知书中出现了没有新颖性又没有创造性的评述时候，非常容易被审查员的审查意见中给出的思路带跑。如何帮助新手对审查意见通知书答复工作快速上手，试图小结一下本人的工作体会，以供参考，欢迎批评指正。
首先，看到审查意见通知书时，专利工程师或代理人需要转换思路，不能以普通读者的身份阅读审查意见通知书，而要明确自己的位置，答复者是站在申请人的角度来看待审查意见通知书的，因此答复者的立场和审查员应该略有不同。在明确了自己看待审查意见通知书的位置之后再来看具体的问题。
既然是站在申请人的角度来看审查意见通知书的，个人认为，首先需要通告申请人审查意见的内容，并明确答复的目标，目标清晰后再进行后续的答复工作。当然这个答复的目标也是根据双方交流和审查意见的情况综合评估和协商最终确定的，并且这个目标也是可以调整的。当然在通告申请人之前，作为代理人应该核实审查文本是否正确，了解倾向性的审查意见，并对对比文件要有初步的分析。
在明确了答复目标之后，再来考虑答复工作思路。不同审查意见答复的工作思路也会不同，但是对某些常见的情况也可以有共性的工作思路。
通常审查意见通知书有以下几种常见的情形：
1、有授权前景的审查意见通知书；
如果申请人同意审查意见中的授权范围，那么代理人只需要针对性的处理好审查意见中的其他内容就可以了，比如按照审查意见进行修改权利要求或其他相关部分克服审查意见中指出的缺陷。
如果申请人不同意审查意见中的授权范围，想要争取被评述为没有新颖性或没有创造性的权利要求范围，那么这样的答复思路和后续没有授权前景的审查意见答复思路类似，这里不再展开。
2、没有授权前景的审查意见通知书；
包括以下最常见几种情况（本文仅讨论使用专利法第22条第二和第三款评述了创造性的情况，现实中还有很多更复杂的情况在此并不展开）。
2.1 权利要求没有新颖性的情况
作为代理人这个时候，应该问一问，审查员是否采用了新颖性的单独对比原则？审查员对技术特征、技术领域、技术问题和技术效果的观点对不对？若审查员没有采用单独对比原则，也可以此为切入点进行答复。
假设审查员认为权利要求中的技术特征和对比文件中的技术特征是相同的或者等同的，那么代理人应该问一下，真的是相同吗？真的是等同吗？如果答案是否定的，那么答辩的思路也就有了。
万一如果代理人自己也认为权利要求中的技术特征和对比文件中的技术特征是相同的或者等同的，这个案子就一定没法答复了吗？肯定不是。还可从技术特征相对于对比文件是否属于相同或相似的技术领域、解决的技术问题和技术效果来看，其中有任何一个不同，也都可以成为答复的切入点。
2.2 权利要求有新颖性没有创造性的情况
在这种情况下，通常审查员会认为权利要求中的技术特征和对比文件是有区别技术特征的，只是区别技术特征在其他对比文件中公开了或者获得了启示等，且该技术特征在对比文件中要解决的技术问题和达到的技术效果基本相同。
对代理人来说，首先要核实对比文件是否构成现有技术,比如抵触申请不能评价创造性、优先权日核实后不构成现有技术，若对比文件不构成现有技术也可以此为切入点进行答复。
进一步地，对代理人来说，还需要明确对区别技术特征是否如审查员所说已经被公开，需要注意区别技术特征描述中任何一点差别，任何一点差别都可能是答复的突破口。并且无论区别技术特征和对比文件差别的大小，都还要评估这些差别解决的技术问题和带来的技术效果与对比文件比较，以解决的技术问题不同或技术效果来说明该差别足够大，并且还不能从对比文件中获得启示，从而能认为该差别点具有突出的实质性贡献的创造性。这里有必要说明一点的是，在权利要求整体的层面有对应要解决的技术问题，同样在权利要求的各个区别技术特征上，也可能对应更细节层面的技术问题。
小结一下，专利审查意见答复工作思路首先是站在申请人的立场来看审查意见通知书，避免被审查员的思路带跑；其次看看审查意见中对事实的评述是否符合客观情况，找到的突破口就是答辩的切入点；在工作思路明确之后，找到答辩的切入点就会更有针对性，避免了无从下手的尴尬。
通常申请人既然做了申请，通常还是希望能授权的，除非申请人主动放弃答辩，通常专利工程师或代理人不会建议申请人放弃答辩；即使在有些情况下授权前景不乐观，出于客户的需求，也可以采用分案的形式来延长申请的存续时间，即使在收到驳回通知书之后，还能提出复审请求，进入后续的救济程序。
专利审查意见答复是一件颇为有乐趣的事情，审查意见通知书的情况也有多种，每一种都需要根据实际案情出发做出最恰当的回应。
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：周慧玲
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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