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原标题：典型案例丨诚信原则在实用新型专利侵权行为认定中的适用
编者按：该案涉及在实用新型专利申请日和授权公告日之间，他人未经许可制造并使用该实用新型专利产品的行为定性，以及在授权公告日之后继续使用、销售该实用新型专利产品行为的定性。
对此，专利法及司法解释并无明确规定。一审以在实用新型专利授权日之前所发生的一切实施专利的行为均不属于侵权为由简单地驳回了原告的诉讼请求，但二审法院基于双方系合作关系，被告在合作期间通过接触并知悉原告提供合作设备的技术方案这一事实，认定其擅自使用该技术方案制造新的机器设备用于生产经营，即便是在实用新型专利授权日之前即已实施了专利技术方案，但因其行为明显违背诚实信用原则，故该后续行为仍应当受到专利法的规制。该案属于新类型专利侵权案件，二审确定的裁判尺度对于维护诚实信用的市场秩序，保护专利权，完善专利法相关规定具有研究价值。
需要指出的是，二审判决所提到的最高人民法院指导案例20号（2013年11月8日发布），其裁判要点为：“在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”
但值得关注的是，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年4月1日起施行）第十八条第四款明确规定：“发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在专利临时保护期内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。”
根据该规定，司法解释二第十八条第四款对在先发布的指导案例20号裁判要点已经进行了修正。申言之，根据指导案例20号，在发明专利临时保护期内实施专利不为专利法禁止的，其后续行为亦不构成侵犯专利权，专利权人仅可以主张适当的使用费，而前述司法解释二确定的原则是，只有“他人已支付或者书面承诺支付适当费用的”，才不构成侵犯专利权，否则专利权人有权主张后续使用行为构成侵权。
江苏绿辰环保科技有限公司诉江苏时创环保科技发展有限公司侵害实用新型专利权纠纷案
裁判要旨
知识产权司法保护应以维护“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的市场环境为己任，技术合作方在合作期间内通过接触相对方提供的合作设备， 知悉设备的技术方案后，违反诚实信用原则，擅自使用该技术方案制造新的机器设备用于生产经营，即便该制造、使用行为在涉案实用新型专利申请日后、授权日前亦应给予否定性评价，应认定构成专利侵权，承担相应的民事责任。
案件信息
一审：昆山法院（2016）苏0583民初10167号民事判决书；
二审：苏州中院（2017）苏05民终4612号民事判决书。
案情摘要
江苏绿辰环保科技有限公司（以下简称绿辰公司）是一家专业从事工业废液回收电解铜的高新环保企业。
2014年绿辰公司（乙方）与江苏时创环保科技发展有限公司（以下简称时创公司）（甲方）签订了《南亚（昆山）线路板工厂微蚀刻项目合作书》一份，就甲方在南亚公司PCB一、二、三厂微蚀刻工序的清洁生产项目，达成合作协议。
一、合作事项：1、乙方提供月处理350-400吨处理能力的微蚀废液电解系统成台设备2台，共计280万元。并建构全厂输液集中系统及末端电解车间工程规划及发包，共计157.937万元（含税6%）。南亚公司增产时，乙方根据产能情况增加设备投资，确保南亚公司生产产出微蚀废液完全的处理。2、甲方同意对南亚公司微蚀工序进行清洁生产，即由甲乙双方提供微蚀废液电解系统以及相关配件设施，进行微蚀工序废液末端电解提铜利用工程。3、甲乙双方合作期限为五年，合作期满后根据甲方与南亚公司合同相应之条款再合作续约。4、甲乙双方获得其投资设备所生产的副产品电解铜，合作时间从2014年1月1日开始生效。所产生电解铜价值分配方式为甲方根据南亚公司合同中结算已分配利润后（扣除各项费用后）之30%返还乙方。5、合作期间双方为生产之电解铜以共同询比价模式，报价方式为：收购价=当日铜价（含税价）*折数（%）（废电解铜市场行情买卖折数）备注：当日铜价以上海金属网公布的“金属铜当日均价”为准。
二、双方权益：1、在合作期间，本合同项目的设备及相关配套设施，其所有权归甲乙双方（70%30%）所有；甲方有权对乙方提供的设备进行第三方机构评估，评估内容包括设备价值、性能、成本、技术等真实性。乙方提供的设备价格中只能允许3%以内的管销成本，除此之外不能含有其他盈利。否则甲方有权取消乙方在该项目中所享有的所有股份及利润分配。三、甲方职责：对于乙方派驻到甲方进行设备操作和维护的人员要给予必要的协助，及时办理厂区出入许可证，确保设备的正常运转。四、乙方职责：按照合同提供符合清洁生产和微蚀废液电解系统及安装工程和相关配套设施；负责设备安装工程，并委派专人24小时驻厂服务，以确保设备正常生产。…六、违约责任：乙方设备的型号尺寸是根据南亚公司提供的场地和微蚀工序废液产出量而制造，因南亚公司原因或安装场地而导致设备不能安装，乙方有权解除合同；因乙方原因安装后设备不能正常运转，甲方有权解除合同并向乙方追偿所有投资款及损失；双方在合同约定的期限内，不得无故解除合同。
2015年3月2日，绿辰公司就上述设备一部件所涉的“一种电解槽电解板固定安装构件”向国家知识产权局申请了实用新型专利，并于2015年7月29日获得授权。
双方合作期间，绿辰公司在南亚公司厂区安装了二台微蚀废液电解系统成套设备，并派遣员工驻厂进行设备的运行和维护。2015年6月绿辰公司的驻厂工人因时创公司向南亚公司申请作业人员调离，南亚公司收回厂证致使无法再进入南亚公司。之后，时创公司向绿辰公司发出解除合同的通知，该通知内容主要为：“按照项目合同书约定，甲方有权对乙方提供的设备进行第三方机构评估，如乙方提供的设备价格不是成本价，甲方有权取消乙方在该项目中所享有的所有股份及利润分配。现经第三方评估，你司提供的设备价值远远高于成本价，故通知取消你司在该项目中所享有的所有股份及利润分配、解除与你司之合同并保留向你司要求返还提供设备的不当得利款项以及赔偿的权利。”
2016年3月14日，绿辰公司以时创公司为被告向昆山市人民法院提出合伙协议纠纷之诉，该案在现场设备勘查中，发现现场除了绿辰公司提供的二台微蚀废液电解系统设备外，时创公司又自行生产了一台微蚀废液电解系统设备。绿辰公司认为时创公司在明知绿辰公司获得了专利以及在未经权利人许可的前提下复制绿辰公司专利设备，并以此谋取巨额利益，损害了绿辰公司的利益。故诉至法院，请求判令时创公司立即停止侵权，赔偿绿辰公司经济损失及合理开支共计1953000元。
涉案“一种电解槽电解板固定安装构件”的实用新型专利的权利要求书记载：
1、一种电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，所述构件包括：吊挂基座，其具有多个第一开槽；固定底座，其具有多个第二开槽；阳极板，其顶边固定第一导电棒，并且其底边镶嵌第一绝缘棒；阴极板，其顶边固定第二导电棒，并且其底边及两侧均镶嵌第二绝缘棒；所述阳极板通过所述第一导电棒固定于所述第一开槽中，并且通过所述第一绝缘棒固定于对应的所述第二开槽中；所述阴极板通过所述第二导电棒固定于所述第一开槽中，并且通过所述第二绝缘棒固定于对应的所述第二开槽中；所述阳极板与阴极板交叉排列。
2、根据权利要求1所述的电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，多个所述第一开槽等距排列，多个所述第二开槽等距排列。
3、根据权利要求2所述的电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，所述第一绝缘棒具有用于夹住所述阳极板的第三开槽；所述第二绝缘棒具有用于夹住所述阴极板的第四开槽。
4、根据权利要求3所述的电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，所述第三开槽的槽宽度略小于所述阳极板的厚度；所述第四开槽的槽宽度略小于所述阴极板的厚度。
5、根据权利要求1至4任一项所述的电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，所述吊挂基座的材质为耐温绝缘塑料或电木。
6、根据权利要求1至4任一项所述的电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，所述第二开槽的槽边有倒角。
7、根据权利要求1至4任一项所述的电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，所述固定底座的材质为耐药耐温绝缘塑料。
8、根据权利要求1至4任一项所述的电解槽电解板固定安装构件，其特征在于，所述第一绝缘棒和所述第二绝缘棒均为耐温耐药绝缘的塑料棒。绿辰公司明确在本案中主张保护的是涉案专利权利要求1-8，其认为被诉侵权的设备具备了涉案专利权利要求1-8的全部技术特征，落入了涉案专利权的保护范围。时创公司认为被诉侵权设备不具备权利要求3、4中的“绝缘棒具有用于夹住所述阴极板的开槽”这一技术特征，其是长夹具，没有槽的概念，被诉侵权设备也不具备权利要求6中的“倒角”这一技术特征，其是切槽，其余的技术特征与涉案专利的权利要求一致。
经比对，被诉侵权设备为一种电解槽电解板固定安装构件，具备了涉案专利权利要求1、2、5、7、8的技术特征。对此，双方当事人均不持异议。针对于权利要求3和4所述的“开槽”这一技术特征，被诉侵权设备系通过弯曲绝缘棒，使得其两边向内卷曲形成一个类似“水滴状狭缝”，所述狭缝用于容纳阴极板，向内卷曲的张力夹住所述阴极板，实现“夹具”的作用。针对权利要求6所述的“倒角”这一技术特征，被诉侵权设备采用的是倒梯形开槽方式，其开口上端面本身具有钝角结构。
法院认为
昆山法院一审认为：
《专利法》第十一条和第四十条规定，实用新型专利权自公告之日起生效。根据上述规定，授权公告日是实用新型专利权生效并获得保护之日，在该日之前所发生的一切实施专利的行为均不属于侵权行为。本案中，被诉侵权的第三台微蚀刻废液电解设备的使用时间为2015年7月22日，而涉案实用新型专利的授权公告日为2015年7月29日，故被诉侵权行为发生在专利授权之日前，不构成专利侵权。
绿辰公司不服一审判决，向苏州中院提起上诉。
苏州中院二审认为：
一、关于时创公司自行制造的微蚀废液电解设备是否落入涉案专利权保护范围的问题
绿辰公司申请的第ZL201520121624.9涉案专利经国家知识产权局授权，现行有效，依法受法律保护。
本案中，经将被诉侵权设备与涉案专利权利要求1-8进行比对，首先，被诉侵权设备具备了涉案专利权利要求1、2、5、7、8记载的技术特征。其次，关于时创公司抗辩的两个区别点，法院认为涉案专利权利要求3载明“所述第二绝缘棒具有用于夹住所述阴极板的第四开槽”，权利要求4载明“所述第四开槽的槽宽度略小于所述阴极板的厚度”，这两个权利要求限定了开槽的功能是夹住所述阴极板，而对所述开槽的具体结构并未限定。被诉侵权设备的绝缘棒是通过弯曲所述材料，使得其两边向内卷曲形成一个类似“水滴状狭缝”，所述狭缝用于容纳阴极板，向内卷曲的张力用于夹住所述阴极板，由此实现所述“夹具”的作用。《现代汉语词典》对于“槽”的定义为“两边高起，中间凹下的物体，凹下的部分叫槽”，即被诉侵权设备中的“水滴形狭缝”亦属“槽”的一种，且由于所述绝缘棒两边向内卷曲至接触，因此可以认定其开槽的宽度小于所述阴极板的厚度。故被诉侵权设备具备了涉案专利权利要求3、4的技术特征。关于权利要求6中的“所述第二开槽的槽边有倒角”这一技术特征，涉案专利并未对“倒角”做特殊含义的限定，就是指公知的倒角，即为了去除零件加工表面转角处的毛刺、锐边和便于零件装配，一般在轴和孔的端部加工出倒角，倒角多为45度，有时也为30度或60度。而被诉侵权设备采用的是倒梯形开槽方式，其开口上端面本身就具有钝角结构，这与公知的通过采用倒角获得钝角结构明显不同。故应认定被诉侵权设备不具备权利要求6所述的“倒角”这一技术特征。综上，被诉侵权设备具备了涉案专利权利要求1、2、3、4、5、7、8相同的全部技术特征，落入了涉案专利的保护范围。
二、关于时创公司主张的现有技术和先用权抗辩能否成立的问题
本案中，时创公司提供了文献证据和第三方设备的照片证明其实施的是现有技术，但是文献证据中并未有涉及涉案专利完整技术方案的内容，第三方设备的照片也未能反映“固定底座”这一技术特征，故时创公司主张的现有技术抗辩事实依据不足，不予支持。另，按照正常的商业交易规则，如若时创公司所抗辩的涉案技术方案是行业内公知技术，则其作为一个理性的竞争者支付几百万的对价与绿辰公司进行合作，该做法明显与正常的商业交易规则不相符，故时创公司主张的现有技术抗辩在常知、常情上亦不能自圆其说。同时，本案中，时创公司系在涉案专利申请日之后开始制造被诉侵权设备，诉讼中未提供如设计方案、购买原材料发票等证据证明其在涉案专利申请日前已经做好制造被诉侵权设备的必要准备，故时创公司主张先用权抗辩亦缺乏事实依据，亦不予支持。
三、关于时创公司被诉行为是否构成对涉案专利权的侵犯，如构成侵权则应承担的责任问题
解决知识产权权利冲突应遵循保护在先权利原则、维护公平竞争原则和诚实信用原则，并依此正确界定当事人的合法权益，明确知识产权之间的权利边界。最高人民法院指导案例20号或其他涉及实用新型专利授权日前已经制造、使用、销售、许诺销售的相关案例，案例的裁判主旨是专利权人对于他人在发明专利或实用新型专利授权公告日前实施该专利的行为，并不享有请求他人停止实施的权利，已经售出的产品的后续行为，包括使用，也应当得到允许。结合本案是实用新型专利侵权纠纷的实际，判例调整的对象是实用新型授权公告日之前已发生的销售行为的原产品的后续行为。《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项规定“不视为侵犯专利权”的情形，是在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，也即尽管我国《中华人民共和国专利法》没有单独为权利人列出一项“先用权”，但只要符合上述“先用权”情形的可以对专利侵权行使抗辩权。而不管是判例主旨还是法律规定，从鼓励发明创造、合理平衡专利权人与社会公众之间的利益出发，不侵权抗辩成立的要件首先主体是同业竞争的普通社会公众，合同相对人、技术合作开发合伙人等能接触该技术的主体不在范围之内。其次，获得所涉技术的途径正当，系自行独立研发或通过合法手段获得专利权内容，根据2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款的规定，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。本案划定绿辰公司和时创公司的权利界限时，应充分考虑时创公司身份的特殊性及其主观状态，在平衡两者利益之时，不应仍按照权利人与普通社会公众利益衡量的标准进行，而应侧重保护创新者，保护诚实劳动、诚信经营者。
《中华人民共和国民法总则》第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”《中华人民共和国民法通则》第四条规定：“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。”《中华人民共和国合同法》第六十条进一步规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”本案中，时创公司与绿辰公司签订《南亚（昆山）线路板工厂微蚀刻项目合作书》，该合同订立的目的是通过绿辰公司提供两台微蚀废液电解系统成套设备以及相关配件设备，对南亚（昆山）公司进行微蚀工序废液末端电解提铜利用工程，从而双方互享电解铜的收益。该合同订立的前提就在于绿辰公司拥有微蚀废液电解系统成套设备的技术，时创公司拥有南亚（昆山）公司废液电解回收的项目，双方分别基于技术和项目资源建立合作关系，同时根据技术和项目资源对总投资收益的贡献度确定收益分成比例，实现双方的合同目的。2014年4月3日双方基于合作关系开始产生收益。时创公司通过接触绿辰公司提供合作的设备，知悉设备的技术方案后，应按照诚实信用原则履行保密义务，在未获绿辰公司同意或许可的情况下，不能擅自使用其在合作过程中获取的技术方案，也不能将该技术方案披露给任何第三方。《中华人民共和国专利法》第四十二条规定，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算，故绿辰公司的涉案实用新型专利权应从2015年3月2日申请日起计算。时创公司自认在与绿辰公司合作期间，自行制造了一台被诉侵权设备于2015年7月22日用于生产经营，但是无法提交其制造设备的合法技术来源，据此，法院有充分理由相信时创公司制造涉案设备的技术来源于绿辰公司，其行为明显有悖于诚实信用原则，也违背了基本的合同义务，构成对涉案专利权的侵犯，应承担停止侵权和赔偿损失的民事责任。
关于损害赔偿额，绿辰公司主张以时创公司的获利为计算依据。其主张被诉侵权设备自2015年7月22日开始使用，截至2016年11月2日，三台设备总共提取电解铜256104吨，价值9649956.02元，平均每台设备产值为3216652.01元，根据时创公司与南亚（昆山）公司的合同，82%的份额为时创公司所有，扣除相应的费用和成本，绿辰公司主张时创公司获利190万元。对此时创公司认为被诉侵权设备只是备用设备，且涉案专利所涉的只是该设备中的一个部件，因此绿辰公司主张的损害赔偿没有依据。
根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”，法院认为，本案中提取的电解铜数量系包括被诉侵权设备在内的总计三台设备分别进行工作后提取的铜的总数量，无法准确计算出被诉侵权设备所提取的铜的数量，因此绿辰公司对于被诉侵权设备的获利仅仅是估算，且其扣除的相应费用和成本的数额也未提供相应的证据，也系估算，故时创公司因侵权所获得的利益难以确定。法院根据涉案专利权系实用新型专利、时创公司侵权行为的性质和情节，参考三台设备所提取铜的价值量，酌情确定本案的赔偿额。同时，绿辰公司为本案诉讼委托了诉讼代理人，支付了律师费，法院将根据案件的难易程度、律师为本案诉讼付出的智力劳动等因素酌情确定合理费用。
综上所述，时创公司制造涉案被诉侵权设备既不在涉案专利申请日前，在整个诉讼过程中，亦未提交制造涉案设备合法技术来源的证据，故绿辰公司请求时创公司停止侵权、赔偿损失的上诉请求成立，二审法院予以支持
一审判决：驳回绿辰公司的全部诉讼请求；
二审判决：撤销原判，时创公司立即停止侵犯涉案第ZL201520121624.9号，名称为“一种电解槽电解板固定安装构件”的实用新型专利权的行为，赔偿绿辰公司经济损失及为制止侵权支出的合理开支共计100万元。
二审合议庭：王燕仓 庄敬重 浦智华
法官助理：徐飞云
来源：江苏知产视野
作者：王燕仓 苏州中院
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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