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国内优先权中「在先申请文件」的几种撰写方式

专利
豆豆9个月前
国内优先权中「在先申请文件」的几种撰写方式

国内优先权中「在先申请文件」的几种撰写方式

#文章仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载,文章不代表IPRdaily立场#


来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

作者:李强  杨泽奇 张灿铭    厦门加减专利代理事务所(普通合伙)

原标题:国内优先权中在先申请文件的撰写方式


优先权在先申请专利文件在撰写时,对权利要求而言“主题尽可能的多”,对说明书则是“内容要尽可能得全”。这样,要求优先权的在后专利申请操作起来才会比较灵活。本文笔者结合几个案例和大家深入探讨一下,当申请人明确告知专利代理人某一个案子是作为优先权的在先申请时,该如何撰写该案?


关键词:国内优先权 专利撰写


摘  要:笔者从业多年,参加过很多有关专利优先权的培训,也看过很多专利优先权的文章,但是发现几乎所有的内容都是涉及优先权制度本身,比如,一般都是在告诉人们什么是优先权,流程和程序是什么,如何合理使用优先权制度等等。


但是鲜有提及当一个专利已经被明确确定为优先权的在先专利,即后续该案会被要求优先权时,专利代理人该如何撰写这份在先的专利案件。笔者从一些案例出发,结合优先权制度的要求,试图从撰写的角度做深入的探讨和分析,希望对专利代理人能有所帮助。


笔者从业多年,参加过很多有关专利优先权的培训,也看过很多专利优先权的文章,但是发现几乎所有的内容都是涉及优先权制度本身,比如,一般都是在告诉人们优先权的概念,流程和程序是什么,如何合理使用优先权制度等等。但是鲜有提及当一个专利已经被明确确定为优先权的在先专利,即后续该案会被要求优先权时,专利代理人该如何撰写这份在先的专利案件。笔者从一些案例出发,结合优先权制度的要求,试图从撰写的角度做深入的探讨和分析,希望对专利代理人能有所帮助。


先从概念说起,优先权分为外国优先权和国内优先权。所谓外国优先权是指申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权,即以其在外国第一次提出申请之日为申请日。其原则同样适应于我国申请人向外国提出专利申请。外国优先权在实际操作中,一般都是将在先文件对照翻译成目标国家的语言再进入目标国家申请,相对比较简单,在此不做赘述。


国内优先权是指申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。国内优先权在实际操作中,一般是申请人为了抢时间,仓促之间形成的申请案件,后续再通过优先权制度,提交完善后的在后申请,要求在先申请的优先权。但是,国内优先权最终能不能享有,是有一定的审查标准的。如果在先申请撰写的不到位,没有充分考虑在后申请,往往补充修改的在后申请得不到在先申请的优先权,导致专利申请策略失败,带来无法弥补的损失。


下面笔者结合几个案例和大家深入探讨一下,当申请人明确告知专利代理人某一个案子是作为优先权的在先申请时,该如何撰写该案?


【案例1】:一项发明创造涉及一种新技术,但技术方案中用到的技术专业术语目前叫法不一。比如,技术方案中用到一种协议,但是该协议有多种叫法,有自定义的协议A,也有别的发明人定义的协议B,协议C、协议D等等,目前尚未统一。


【案例分析】:这种情况一般出现在技术萌芽初期,为了自己抢先发布该技术领域的研究成果,先申请在先专利,占得先机,后续再根据情况申请在后专利,要求在先优先权。但又担心自己定义的行业术语在最后形成标准时不一定得到认可,导致申请专利中的术语最后与标准不统一,产生异议。


【案例撰写方式】:在撰写在先申请专利说明书时,要尽可能的把目前了解到这些术语都罗列上去。此外,还要说明情况,以便后续在后申请可以进行修改和调整。比如,在先申请的说明书中可以写“用到一种协议A(又称协议B、协议C、协议D等)技术。需要解释说明的是,由于该协议叫法目前尚未统一,因此后续若出现与协议A中定义的技术内容一致的其他术语,协议A可进行等同调换和更改。”这样,在撰写在后申请文件时,若术语已统一,就可以将协议A替换成统一的标准术语,不会造成异议。


【案例2】:一项发明创造涉及一种新设备,该设备中有多处创新的结构,但不确定这些结构创新程度如何,也不确定后期会对哪些创新结构做重点保护。比如,一种自动化元器件贴片设备,包括了送料机构A、贴片机构B、质量检测机构C和送料机构D,这些机构在结构上都有一定的创造性,但是不清楚是单独保护某个机构好,还是保护整体设备好?


【案例分析】:这种情况一般出现在设备即将参加展会,或者即将要发设备给客户。在很短的时间内就要完成专利递交,来不及对创新程度做深入的检索分析,也无法快速形成比较清晰的专利布局策略。后续经过进一步的检索和分析,确定专利布局,再调整修改撰写在后申请,要求该案的优先权。


【案例撰写方式】:在撰写在先说明书时,要尽可能的把这些机构都做单独分割说明。比如,在说明中可以写“一种送料机构A,所述送料机构A由...组成,工作原理是...,能达到的技术效果是...;一种送料机构贴片机构B,所述贴片机构B由...组成,工作原理是...,能达到的技术效果是...”,依次类推,把质量检测机构C和送料机构D也做类似的说明。最后,再补充说明“上述机构A、B、C和D可一起组合使用,组装成新的自动化元器件贴片设备,也可以在现有设备其他机构不变的情况下,单独替代现有设备中等同机构(比如只将现有设备的送料机构替换成送料机构A),形成新的自动化元器件贴片设备”。附图的部分,也要尽可能的单独分割处理,比如至少要包括5个附图,即单独的机构A、B、C和D的结构示意图,还有个机构A、B、C和D组合在一起的设备整体示意图。这样,在后申请的专利布局就比较灵活,可以直接保护某一个机构,也可以保护整体的设备。


【案例3】:一项发明创造涉及一种新材料,但该新材料刚研制成功,需要公布该科研成果,但是材料的性能还未来得及完全验证,缺乏有效的实验数据。比如,申请人发明一种新涂料,该涂料的成分配比和制备方法都已经完成,但是性能测试上,比如耐腐蚀性,抗静电性、抗龟裂性的测试上,都需要很长时间的验证,实验数据无法及时给出。


【案例分析】:这种情况在新材料领域比较常见,由于材料性能的实验和验证需要一定的周期,但是这个周期内又需要将研究成果进行对外公布,为了避免丧失新颖性,所以在实验数据还没完全出来时,先提一个在先申请,公布该材料的组分及制备方法,等后续实验数据补充完整后,再递交在后申请,要求在先申请的优先权。


【案例撰写方式】:这类案子,在撰写在先说明书时,要尽可能的把新材料有可能带来的技术效果全部罗列出来。比如,在说明中可以写“相比于传统的涂料,本发明提供的新涂料,通过增加XX组分与XX组分、使其具有很强的耐腐蚀性,通过XX组分与XX组分的协同反应,具有抗静电的作用,还通过XX组分与XX组分的组合,产生了一定的抗龟裂性”。由于在后补充实验数据能否享有优先权存在一定的争议,但是如果补充的实验数据证明的是在先申请已经提到的技术效果,一般都会被接受的。


【案例4】:申请人想从一个研发项目中挖掘一些专利,但是研发项目需要很快被公开,没时间详细拆分里面的技术细节进行专利挖掘。比如,XX高校承接的一个水净化处理的科研项目,该科研项目分为水净化材料、水净化处理工艺以及水净化处理设备等三个研究方向组成。即将进行项目验收,此时,学校要求对项目中的技术创新进行专利申请。


【案例分析】:这种情况在科研院校比较常见,前期由于项目研究中进度较紧,没有拆分项目的专利申请点。马上又要进行项目验收,担心公开导致新颖性丧失,不得不先提一个在先申请,等后续拆分后,再递交在后申请,要求在先申请的优先权。


【案例撰写方式】:这种项目报告一般内容多为融合在一起的,即水净化工艺中又包括水净化材料,也包括水净化设备。但是从项目中拆分专利申请,在撰写在先说明书时,要尽可能的把项目的所有可能保护的主题在说明书中单独进行罗列说明。比如,在说明书中可以写本发明提供一种水净化材料,然后把项目中所有与水净化材料相关的技术问题、技术方案、技术效果、附图的相关技术材料都抽取整理出来,放在一起撰写。然后,再依次整理水净化工艺与设备的内容。包括项目中的图示部分,都尽可能的保留分类放在附图中。这样,后续就可以根据拆分的需要,分别对不同的保护主题进行拆分撰写在后申请。


其实,除了上述4种情况,还有很多时候需要在撰写时考虑优先权在先申请专利文件的撰写。文件的撰写重点包括了权利要求书和说明书。对于权利要求书,其实并没有太多要求,唯一需要注意的是尽可能的包括所有涉及的保护主题,比如涉及材料类的发明,权利要求尽可能的包括一种xxx材料及其制备方法和使用方法等独立权利要求。对于说明书的部分,内容上要求一定要尽可能的全,这也是在笔者所有4个案件的撰写方式中,都有提到“在撰写在先说明书时,要尽可能...”这段话。无论是说明书中的文字还是附图,都要求尽可能的把所有已有的技术内容都撰写上去。


总结起来,优先权在先申请专利文件在撰写时,对权利要求而言“主题尽可能的多”,对说明书则是“内容要尽可能得全”。这样,要求优先权的在后专利申请操作起来才会比较灵活。

来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

作者:李强  杨泽奇 张灿铭 厦门加减专利代理事务所(普通合伙)

编辑:IPRdaily赵珍          校对:IPRdaily纵横君

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