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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：蔡洪贵 永新知识产权 律师、专利代理人
原标题：【观点争辩】专利无效程序中“权利要求的进一步限定”的理解与适用
在已经于2017年4月1日开始实施的最新修改的《专利审查指南》中，有关专利无效程序中权利要求修改方式的规定相对于以前的《专利审查指南》发生了较大的变化，其中，新增加了两种最重要的修改方式：一是权利要求的进一步限定，二是明显错误的修改。
在最新修改的《专利审查指南》之前，尽管专利复审委员会通常不允许专利权人对明显错误进行修改，但无论是专利复审委员会还是法院都允许专利权人对符合条件的明显错误进行修正性解释，例如第21570号无效宣告请求审查决定、（2013）一中知行初字第1096号行政判决、（2014）高行终字第1811号行政判决、以及最高人民法院(2011)行提字第13号行政判决，权利要求中的明显错误对专利权人而言并不是无法挽救的重大失误。
在最新修改的《专利审查指南》之前，对权利要求的一种可能限定只能是权利要求的合并，合并式修改的最大问题是可能显著不当地缩小权利要求的保护范围，导致专利权人最终无法对其发明创造获得所期望的有效保护。
最新修改的《专利审查指南》将“权利要求的进一步限定”定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”，这意味着在采用“权利要求的进一步限定”修改方式时专利权人只需要针对权利要求中存在的缺陷补入能够克服该缺陷的一个或多个技术特征即可，而无须加入其它不必要的技术特征。
这将使得权利要求保持合理的最大保护范围，进而使得专利权人可以对其发明创造行使强有力的保护。显然，相对于明显错误修改方式而言，无效程序中的权利要求的进一步限定修改方式对于专利权人而言意义更为重大。
但是，自最新修改的《专利审查指南》实施几个月以来，对于如何理解与适用“权利要求的进一步限定”已经在实践中引起了较大争议，导致专利权人不知道什么样的“权利要求的进一步限定”能够被允许，一些合议组审查员也很困惑到底什么样的“权利要求的进一步限定”应该被接受。
近日，有作者提出了一种观点①认为：“权利要求的进一步限定”应当解释为“通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留；修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系”，并且还详细列举了通常不符合“权利要求进一步限定”要求的三种情形。这种观点似乎是超出了现行《专利审查指南》相关规定的内涵。
还是先看看《专利审查指南》中有关无效程序中权利要求修改的具体规定。
《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1节规定了无效程序中发明或实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：
1.不得改变原权利要求的主题名称；
2.与授权权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；
3.不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；
4.一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。
《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1节规定了无效程序中权利要求的修改方式: 在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正，并且进一步进行了定义：权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
与《专利审查指南》中对“权利要求的进一步限定”的定义相比，上述对“权利要求的进一步限定”适用的解释增加了两条限制性规定：修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系。
首先，这两条限制性规定完全超出了《专利审查指南》的相关规定，于法无据。其次，这两条限制性规定本身含义模糊不清，在实践中不具可操作性。对于“修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化”，这种预期是谁的预期？站在不同的立场上，审查员、公众、专利权人和无效请求人对于修改后的权利要求数量的变化预期可能都是不一样的。对于个案而言，权利要求书的撰写类型可能是各种各样的，修改后的权利要求数量变化预期也是千差万别的。对于“通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系”，什么样的修改属于增加权利要求？什么样的修改属于重新撰写权利要求？什么是权利要求层次体系？什么又是新的权利要求层次体系？如何划分权利要求层次体系？毫无疑问，审查员、公众、专利权人和无效请求人对于这些问题的理解和答案可能是完全不同的。在实践中，无论对于审查员还是对于专利权人或无效请求人都很难准确地理解并把握这两条限制性规定的尺度。
为了便于理解这两条限制性规定，作者还详细列举了不符合“权利要求进一步限定”要求的通常三种情形：
1、在未对独立权利要求进行修改的情况下，仅增加新的从属权利要求；
2、同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求；
3、对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求。
对于第1种和第3种情形，由于没有体现“缩小保护范围”的要求，不属于对权利要求的进一步限定，这应当没有什么争议。但是，将第2种情形当作“对权利要求书进行重新撰写，构建新的权利要求保护体系，不符合社会公众对修改的预期”的观点是值得商榷的。
在实践中，专利权人在无效程序中对权利要求采用上述第2种情形进行修改大体因为以下两方面原因：
一、在原权利要求相对于引用的对比文件不具备专利性的情况下，专利权人对于在同一独立权利要求中分别加入不同技术特征形成的不同技术方案是否具有专利性没有把握，同时又不希望不适当地缩小保护范围；
二、在原权利要求相对于引用的对比文件不具备专利性的情况下，专利权人认为在同一独立权利要求中分别加入不同技术特征形成的不同技术方案相对于对比文件都可能具备专利性。
在同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征形成多个新独立权利要求，这些新独立权利要求的主题名称没有变化，只是在原独立权利要求中加入某些技术特征而相对于原独立权利要求缩小了其保护范围，这显然不能被认为是对权利要求进行重新撰写，更谈不上构建新的权利要求保护体系。至于对修改后的权利要求的预期，应当是建立在修改后的《专利审查指南》中对“权利要求的进一步限定”的定义的基础上的预期。换句话说，社会公众根据修改后的《专利审查指南》中对“权利要求的进一步限定”的定义完全可以清楚地预见专利权人有可能对权利要求采用上述第2种情形的修改方式。
在专利无效程序中对权利要求采用上述第2种情形进行修改大体存在三种可能的情况：
一、同一独立权利要求中分别加入来自同一组权利要求中不同从属权利要求的技术特征，形成多个新独立权利要求；
二、同一独立权利要求中分别加入来自另一组权利要求中的不同技术特征，形成多个新独立权利要求；
三、同一独立权利要求中分别加入来自同一组权利要求中不同从属权利要求以及来自另一组权利要求中的不同技术特征，形成多个新独立权利要求。
这三种情况是否能够被允许的关键还是在于修改后的独立权利要求限定的技术方案是否符合无效程序中对权利要求书的修改原则：不得改变原权利要求的主题名称；与授权权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。在符合这些原则的前提下，上述任何一种情况都是可预期并且应当是被允许的。
在专利无效程序中允许对权利要求采用上述第2种情形进行修改确实可能会导致修改后的权利要求相对于授权权利要求在数目上显著增多，这种权利要求数目的增多会带来什么后果呢？
首先，必须承认修改后的权利要求数目的增多会或多或少地增加合议组审查员的工作量，这种工作量的增加在个案中甚至是巨大的。但由于分别加入到同一独立权利要求中的不同技术特征已经包含在授权权利要求书中，这种工作量的增加具有重复性并且是可以预期的。对于这种工作量的增加，专利复审委员会一方面可以考虑适当加大审理这种案件的审查员的工作系数，另一方面可以考虑要求专利权人补交权利要求数目增加的费用。补交权利要求数目增加的费用可能涉及专利申请官费相关规定的修改，因为现行的专利申请与权利要求相关的官费是基于提交申请时的原始权利要求数目计算的。
对于专利无效请求人而言，由于分别加入到同一独立权利要求中的不同技术特征已经包含在授权权利要求书中，请求人几乎也不需要针对修改后的权利要求进行额外的补充检索。
对于社会公众而言，限定在新独立权利要求中的技术方案属于专利权人的创新成果并且已经公示在专利授权文本中，社会公众事先已经具备了专利权人对这些技术方案获得保护的预期，因而也没有不当地损害社会公众的利益。
对于专利权人而言，在与其它专利制度建立较早并且相对完善的国家相比授权后修改途径和机会明显偏少的情况下，允许上述第2种情形可以减小专利被宣告无效的风险、对发明创造中的不同发明点实现单独的有效保护、并且提高其投入开拓创新的积极性。
此外，授权权利要求书中的从属权利要求的各个特征，尤其是同一组权利要求中的从属权利要求的各个特征的法律地位也是相同的，在专利无效程序中对权利要求进行修改时它们应当被平等地对待。在满足《专利审查指南》有关专利无效程序中权利要求修改的原则和方式的前提下，专利权人可以自由地选择决定哪个或者那些特征、单独或分开地被加入到独立权利要求中对独立权利要求进行进一步限定。
最后，回到当初《专利审查指南》针对专利无效程序中权利要求修改方式进行修改的初衷：由于先前的《专利审查指南》对专利无效程序中权利要求修改方式限制的非常严格，这可能会导致专利权人无法做出相应合理的修改而面临专利权被宣告无效的风险，特别是在现阶段我国很多专利申请文件撰写质量相对不高的情况下，这方面的问题更加突出，不利于保护真正的发明创造，会大大挫伤国内申请人创新的积极性，因此，才适当放宽专利无效程序中权利要求修改方式的限制。显然，上述对“权利要求的进一步限定”的限制性解释或规定是有违当初修改《专利审查指南》的初衷。
综上所述，最新修改的《专利审查指南》对于专利无效程序中权利要求修改的原则和方式已经进行了明确规定，这些规定条理清晰、含义明确、可操作性强，并且能够实现专利权人与社会公众的利益平衡。在这种情况下，不宜对专利无效程序中权利要求修改的原则和方式、尤其是对“权利要求的进一步限定”再增加任何限制性的解释或规定。否则，将会或多或少不当地损害专利权人的合法利益，降低社会公众开展发明创造的积极性，阻碍整个社会的科技进步。
注：①《如何理解与适用对“权利要求的进一步限定”？》，2017年11月7日《中国知识产权报》
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：蔡洪贵 永新知识产权 律师、专利代理人
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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