OA答复过程中代理人应如何权衡与申请人和审查员的关系？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：李天凤 超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：OA答复过程中代理人应如何权衡与申请人和审查员的关系？

“专利制度是给天才之火加上利益之油”——专利是对创新技术进行国有资源保护的一种形式，国家鼓励发明创造，进而实现生产力的不断进步，提高国家的国际竞争力。既然专利具有如此重要的位置，我们代理人肩上担负的不仅是申请人的权益，同时也是技术创新发展进程的助力者，基于此，专利的审查意见通知书是衡量技术、权利和利益之间关系的一把标尺，下面作者根据自己的实操经验，与同行小伙伴们分享一下整个答复过程的心得体会。

随着审查制度的严苛执行，审查员对申请文件的新颖性、创造性以及公开是否充分的审查越发仔细，审查意见通知书也接踵而至，代理人开始在申请人和审查员之间周旋反复，目的很明确，帮助申请人获得技术授权保护。

1、与审查员的初识

XX年XX月XX日收到国家知识产权局下发的关于发明专利《XXX》的第一次审查意见通知书，首先看是否有答复前景，但多半是没有，接着就进入正文，结合本申请和对比文件衡量审查员对不同权利要求的无新、无创及公开不充分的理由是否准确？是否有理有据？公知常识、惯用手段是否牵强？是否是单独的特征比对？有否偷换概念？解决的技术问题及技术手段是否如审查员所言相同？以上这些都是代理人第一时间要考虑的内容。

审查员虽然属于专利申请是否能够授权的“审判官”，但“审判官”也仅仅能够通过公开技术的比对来进行主观判断，我们需要在考究审查意见通知书中的问题时，找到突破点进行辩论，当然，为了更加准确的表述申请人的设计意图，在撰写意见陈述书前，还可以与申请人进行技术沟通，询问申请人针对审查意见通知书的一些想法。

2、与申请人的二次交流

申请人，作为技术的研发人员，拥有对技术的核心解释权，然而，为了急于授权，面对审查员引用的对比文件，以及阐述的权利要求不能被授权的理由，大多数申请人会持有焦灼、愤怒、慌张等不同情绪。身为代理人，职责要求我们要第一时间安抚申请人的“不良情绪”，指出审查意见通知书的下发是专利能否授权的一个正常程序，审查员通过这种方式来进一步判断该专利是否具备授权条件，这也是申请人进一步阐述本技术的一个公正透明的途径；又或者申请人认为自己的技术独一无二，基于申请人本身对行业技术的了解，目前市场上并没有相同的技术存在（这里所说的相同的技术申请人通常指的是一模一样的产品或设备），基于此，代理人应扭转申请人的一个误区，专利的审查是基于所有的公开技术，这里公开技术不仅包括已经上市的产品或设备，还包括期刊杂志或数据库当中记载的未进行成果转化的技术或未被世人广泛使用的技术；首先让申请人接受这是一个为自己争取权益、与“审判官”进行辩驳的良机；而后，针对技术原理和技术手段与申请人进行二次确认，这过程有时会比撰写前的初次交流来的困难，因为申请人经常会重点描述原理，强调本申请与对比文件的原理不同，实质不同，但又说不清楚行之有效的技术手段，这个时候代理人需要逐层试探并确认技术手段的具体实施方式，以及解决的技术问题、是否产生有益效果，实现脑回路的筛选。

3、撰写意见陈述书

通过前述的沟通及梳理，按照审查员在审查意见通知书中提出问题的逻辑顺序进行意见陈述书的撰写；针对新颖性问题，指出特征未被公开即可，最好描述一下效果；针对创造性问题，梳理区别技术特征（判断OA中罗列的是否为准确的区别特征）、区别特征是否被公开、对比文件是否给出了结合的启示、区别特征是否是惯用手段或容易想到的、是否具有结合的显而易见性、是否得到了预料不到的技术效果，结合上述内容的阐述总结出本申请具备创造性的结论；针对公开充分问题，需要结合说明书、附图以及常规技术的结合来证明权利要求所要保护的技术方案已经被说明书充分公开。

4、申请人对意见陈述书的确认

将意见陈述书发至申请人并进行电话沟通，将答复逻辑转达至申请人，若申请人有异议，代理人可以根据申请人的要求进行修改，但要将可预测的驳回风险概率告知申请人，或，当针对申请人的修改无法做出判断时，代理人可以就申请人的诉求与审查员进行咨询，并将咨询结果转达申请人，进而进行最终意见陈述书的确认。如此反复的过程只是为了让审查员进一步理解本申请，为专利的授权决策做极力争取。

尊敬的申请人，代理人团队众多，您选择我们来撰写即是对我们撰写质量及服务质量的信任与认可；尊敬的审查员，我们撰写的案件由您来审核也是冥冥之中的缘分；专利将你我他集聚，我们在为国家的技术创新做共同的推进者，属于利益共同体，期待通过申请人、代理人和审查员的共同努力，加快技术创新驱动，实现生产力与生产关系的相辅相成。

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作者：李天凤 超凡知识产权服务股份有限公司

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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