专利代理人的“二次创造”是提高发明质量及授权率的重要手段

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专利代理人可以协助发明人改进技术方案，找到新的需要解决的技术问题，引导发明人找出新的技术方案，则会增大发明授权的概率，提高发明申请的质量，进而为企业带来经济效益。

在日常的专利代理工作中，常常会发生这样的情况，申请人提供的技术方案经过检索，发现其创造性明显不够，明显达不到授权的高度。尤其是中小企业的申请人，他们的科研能力不及高校和科研院所，对研发工作中发明点的挖掘能力不足，往往存在这样的问题。若拿来技术方案直接申报，今后也逃脱不了被驳回的命运。如果专利代理人可以协助发明人改进技术方案，找到新的需要解决的技术问题，引导发明人找出新的技术方案，则会增大发明授权的概率，提高发明申请的质量，进而为企业带来经济效益。

一.专利代理人帮助发明人改进并完善技术方案，进行“二次创造”，并不违反专利代理条例

专利代理人在代理工作中帮助发明人改进技术方案，有人认为这种做法超越了代理权限，技术方案应是发明人提供的，并不是专利代理人的职责所在。

《专利代理条例》第二十五条规定：专利代理人有下列行为之一，情节轻微的，由其所在的专利代理机构给予批评教育。

（一）不履行职责或者不称职以致损害委托人利益的；

（二）泄露或者剽窃委托人的发明创造内容的；

（三）超越代理权限，损害委托人利益的；

（四）私自接受委托，承办专利代理业务的，收取费用的。

本文中所述的做法即便是超越了代理权限，非但没有损害委托人的利益，反而增加了委托人的利益，而且也是受委托人欢迎的。因此笔者认为这种做法并不违反专利代理条例。

二.专利代理人在代理工作中进行“二次创造”，这种做法应当提倡和鼓励

十三五规划中将“每万人口发明专利拥有量”、“发明专利申请量占比”“发明专利授权率”“PCT专利申请量”等专利申请质量指标纳入指标体系。规划纲要提出，到2020年，每万人口发明专利拥有量从2015年底的6.3件提高至12件。那就意味着发明专利授权数量要提高近一倍。

要提高发明专利的授权率，单单靠发明人是不够的。发明人精通专业技术，了解技术背景，但却不能深入理解专利法，无法有效的认识和把握发明点，辛苦研发的成果由于无法满足突出的实质性特点和显著的进步，而最终无法授权，实属可惜。如果专利代理人能够真正的参与其中，那么对于发明专利授权率的提高是如虎添翼。

三.在代理过程中我们的做法

在专利代理过程中，如果专利代理人只是简单的重复申请人提供的技术内容，将申请人的发明创造转变成专利申请的格式，这不是一个合格的专利代理人。能够为申请人争取尽量大的保护范围，保证后续权利的稳定，这样的做法是一个合格的专利代理人，但却算不上优秀的专利代理人。笔者认为，优秀的专利代理人不仅要为申请人争取尽量大的保护范围，保证后续权利的稳定，还应该具备帮助发明人进一步完善技术方案，进行“二次创造”的能力。在发明人提供的技术交底书的基础上，找到新的需要解决的技术问题，引导发明人找出新的技术方案。进而提高发明申请质量，提高发明专利授权率。

我们都知道，发明专利能否授权，关键在于是否满足新颖性、创造性和实用性这“三性”。其中的新颖性和实用性都比较容易判断，而创造性问题发明人往往无法拿捏。发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。且专利审查指南中围绕该条给出了具体的审查方法。但是由于该定义和专利审查指南给出的审查方法都是比较抽象的，难以给出一个量化的标准，因此给发明人甚至一部分专利代理人带来一定的困扰。本文中所述的“二次创造”就是专利代理人要帮助发明人解决创造性的问题，如果专利代理人可以在工作中对发明的创造性进行预判，进而引导发明人进行技术方案的改进，则可以提高发明专利授权的概率。

日常代理工作中我们的做法：

1、对专利代理人进行专业的划分。

是否熟悉专业知识对于“二次创造”十分重要，如果不具备相关的专业知识，即便能够理解技术方案，也仅限于这一项技术，不了解相关知识，无法判断可能存在的问题，也无法提出建议。

我所将专利代理人按照专业进行详细的划分，分为机械、生化、电气、软件四个代理室，每个室根据专利代理人所学专业及擅长的领域再进行细分，做到根据案件的具体领域分配最适合的专利代理人。

2、从申请人提供的技术方案中找出发明的实质内容或发明点，根据这个内容进行有针对性的检索，找到最接近的现有技术，之后专利代理人需要变换角色，以审查员的角度对发明内容进行预判。对于明显不具备创造性的发明专利，帮助申请人完善其技术方案，对不足的地方提出实质性改进的意见。

案例1：

2015年，我所接到某药厂关于“枯草芽孢杆菌喷雾剂”的专利申请，其主要内容是关于该喷雾剂的组份及制备方法，刚接触到此专利，我们初步判断关于此内容的专利或者文章会有很多，经过与发明人交流并进行专利检索后，确定此专利的内容是申请人已经发表过大量的文章，几乎都是涉及到枯草芽孢杆菌喷雾剂组分的改进，制备方法的优化以及临床实验分析，另外，该专利的方案已经实际生产应用。因此，若要继续以该技术内容申请专利，则授权的希望微乎其微。

为了能够争取达到授权的目的，我们充分发挥专利代理人二次创造的作用，引导发明人修改技术方案，规避相似的文章和专利的影响。

为了达到上述目的，我们的专利代理人从发明创造的本质入手，即发现问题---分析问题---找出解决问题的技术手段---通过实验验证---确定最终技术方案；依照上述原则，我们对“枯草芽孢杆菌喷雾剂”相关的专业知识进行初步了解，分析现有技术存在哪些问题，然后逐一梳理这些问题，参照申请人给出的技术方案分析其可能会解决什么问题，最终我们发现申请人发表的文章以及现有技术均没有一种很好地提高“枯草芽孢杆菌”成膜效果的技术手段，成膜效果差，导致治疗烧伤效果降低。

基于此点，我们与发明人进行沟通，将该问题告知发明人，与发明人共同商讨采用何种手段能够解决上述问题，经过多次商讨与大量检索，发现“芦荟多糖”自身具有很好的成膜效果，加入这种物质可能会提高“枯草芽孢杆菌”成膜效果，因此，我们引导发明人是否能够通过此技术手段解决上述问题，发明人得到我们给出的方案后，认为此技术手段具备可行性，因此，发明人立即着手进行实验验证，并在验证过程中，按照我们给出解决问题的思路，逐渐摸索出还可以加入“薄荷多糖”进一步提高“枯草芽孢杆菌”成膜效果的技术手段，最终发明人将实验验证成功的全新技术方案提供给我们。我们依据此方案最终完成了发明名称为“一种枯草芽孢杆菌喷雾剂及其应用”，申请号为：201510346090.4的专利申请工作。

目前，此专利已经回来一通审查意见，是26条4款的问题。经过专利代理人的“二次创造”已经成功解决了创造性的问题。而且该企业正准备将此项药物重新投入生产，药品面世后将带来巨大的经济效益。此案例可以充分体现出专利代理人“二次创造”的重要性，而如果按照申请人最初的方案进行申报，没有发挥专利代理人的“二次创造”的作用，那么，该专利申请案件很有可能不能够授权，就更不要说如何充分发挥申请案件的价值，提高申请案件质量的事情，由此可知，专利代理人的“二次创造”在发明专利申请中具有重要的作用。

案例2：

我所曾接到某制药企业的发明专利技术交底书，是以壬苯醇醚为主料，加入杀菌剂和凝胶辅料制备的具有杀菌作用的避孕凝胶，经过检索以壬苯醇醚为主料的避孕药物比较普遍，避孕凝胶也有报道，加入的凝胶辅料和杀菌剂也是常规的，而且现有的避孕药物多为添加杀菌剂以使药物避孕的同时具有抑菌作用，只是没有人将醋酸氯已定（杀菌剂）与壬苯醇醚联用，而且该技术方案也不具备预料不到的效果，初步判断发明人提供的技术方案授权的希望不大。

针对上述情况，专利代理人如何发挥二次创造的作用，并没有一个可以借鉴的例子，我们事务所的专利代理人经过多年的工作经验总结，为了使类似于上述案例的情况能够争取做大的保护范围并授权，首先了解申请人目前在避孕药物方面的技术储备有哪些，并了解申请人对该技术是否都需要重点保护，通过上述沟通，专利代理人与申请人共同列举出一类与避孕药物相关的技术手段，针对列举出的上述技术手段，我们专利代理人首先站在审查员的角度去考察这些技术手段的可专利性，即三性问题，通过大量的检索分析，首先排除一些不具备三性的技术手段，对于保留的技术手段，再次与申请人沟通了解，发现大部分还是现有技术手段，而此时我们专利代理人就进一步发挥二次创造的作用，专利代理人从专利角度指出现有技术存在什么样的问题，申请人从何种角度出发能够更加有效地避免现有技术的影响从而解决该问题，经过研究我们决定添加某种成分的药物以提高壬苯醇醚的杀精效果，或者减少壬苯醇醚长期使用对阴道的刺激作用。并且提示发明人，如果西药很难入手研究，可以考虑将中药西药结合使用。之后，发明人进行了大量的试验，发现石榴粉可以促进杀精效率，与壬苯醇醚协同作用提高杀精效果。另外姜黄提取物可减少壬苯醇醚长期使用对阴道的刺激作用，而且同时添加石榴粉和姜黄提取物，壬苯醇醚对阴道的刺激作用减少更为明显。我们最终以此方案提交，完成了名称为“一种具有抑菌功能的无刺激性的避孕凝胶及其制备方法”的发明专利。

目前此专利尚在审查中，企业已经对此药物进行了生产和销售，效果不同凡响。如果此专利可以获得授权，那么其带来的经济效益相当可观。

如前所述，专利代理人除了将发明人提供的技术交底材料转变成专利申请的格式，做到使权利要求保护范围合理，说明内容尽量详尽，确保后续权利的稳定之外，还应该做到从审查员的角度对发明专利进行预判，针对明显不具备创造性的技术方案，找到新的需要解决的技术问题，起到向导的作用，引导发明人进行技术方案的改进，协助发明人进行“二次创造”，以提高发明专利的质量和授权率，进而为企业带来巨大的经济效益。

摘要

在日常的专利代理工作中，常常会发生这样的情况，申请人提供的技术方案经过检索，发现其创造性明显不够，明显达不到授权的高度。尤其是中小企业的申请人，他们的科研能力不及高校和科研院所，对研发工作中发明点的挖掘能力不足，往往存在这样的问题。如果专利代理人可以协助发明人改进技术方案，找到新的需要解决的技术问题，引导发明人找出新的技术方案，则会增大发明授权的概率，提高发明申请的质量，进而为企业带来经济效益。本文主要论述了专利代理人的“二次创造”在提高专利申请质量中的重要作用。

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投稿原标题：专利代理人的“二次创造”是提高发明质量及授权率的重要手段 

作者：侯静 宋政良 哈尔滨市松花江专利商标事务所

来源：IPRdaily

编辑：IPRdaily 彭莹