美国“337调查”引入规避设计（design-around）的时机及程序（下）：在ITC发布救济令之后提交规避设计产品

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“本文旨在探讨并梳理被告在ITC发布救济令之后提交规避设计产品的程序和要求，以期为相关企业应对337调查提供具有实操性的指导建议。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：张淞 胡琪 于小宁 柳沈律师事务所

美国“337调查”引入规避设计（design-around）的时机及程序

在由美国国际贸易委员会（USITC）主导的不公平进口（Unfair Import）调查（即“337调查”）中，核心救济措施包括排除令（Exclusion Order，用于指示海关阻止侵权产品进入美国）和禁止令（Cease and Desist Order，用于停止侵权产品在美国的销售、广告等）[1]。也就是说，一旦ITC经审理认定涉案产品侵权并发布救济令，侵权产品将被禁止进入美国市场及在美国境内开展销售活动。

作为应对，一方面，被提起337调查的被告可以积极应诉，以证明原告的侵权主张不成立，ITC不应发出禁令。另一方面，被告也可以考虑对涉案产品进行规避设计（design-around），以使得规避设计后的产品不落入原告的专利权保护范围。如果规避设计产品经由ITC或海关认定不落入专利权保护范围，则不会受到救济令的影响，可以正常进入美国销售。另外，规避设计使得原告无法阻止被告的所有产品进入美国市场，因此也可以作为被告与原告进行和解谈判的筹码。

总体来看，被告在337调查的不同阶段——即在ITC发布救济令之前和之后——均有提交规避设计的机会。本文旨在探讨并梳理被告在ITC发布救济令之后提交规避设计产品的程序和要求，以期为相关企业应对337调查提供具有实操性的指导建议。

在ITC发布救济令之后提交规避设计产品

在实践中，由于337调查的节奏迅速，被告可能并不具有充足的时间在调查期间重新研发确定并充分披露规避设计产品。此外，考虑到重新研发和生产规避产品所涉及的成本，被告可能仍倾向于在非必要情况下避免引入规避设计。考虑到上述因素，被告可以考虑在ITC发布救济令之后再引入规避设计产品。

总体而言，在救济令发布后，被告可以向作为进口禁令的执行机关的海关（Customs and Border Protection, CBP）请求对规避设计产品进行裁决，也可以向ITC请求对规避设计产品进行裁决。需要注意的是，ITC的裁决结果通常对于海关具有约束力（下文提及的“咨询意见”程序除外），而海关的裁决结果则对ITC不具有约束力。在此情况下，为了保险起见，可以考虑不是仅向海关寻求对规避设计产品进行裁决，而是选择使用ITC程序，或者同时使用海关程序和ITC程序两者来对规避设计产品进行裁决。

本文将对救济令发布后，海关和ITC针对规避设计产品进行裁决的常见程序予以总结和阐释，以便为相关企业提供指导性的建议。

1、CBP裁决程序

救济令颁布后，被告可在实施进口前向CBP发送书面请求，申请CBP依据19 C.F.R.（Code of Federal Regulations，联邦法规）第177条程序，认定其进口的经过规避设计的产品不受救济令约束。

此外，被告也能够不经事先审查，直接进口经过规避设计的产品。然而，CBP 有权扣留、查验该产品，并通常在30日内决定准予进口，或者依照排除令予以排除。若海关决定排除该产品，根据19 C.F.R.第174条程序，被告可向CBP提出抗议（protest）。

（1）第177条程序（Part 177 Proceeding）

第177条程序允许被告（进口商）从CBP获取针对产品类别或技术方案的普遍裁定。CBP根据第177条程序作出规避设计产品不受救济令约束的裁定后，允许此类产品或技术方案进口至美国，该裁定具有普遍效力。第177条程序要求在货物进口之前进行，所以为了尽快通过第177条程序获得有利裁定，被告可在ITC救济令发出之后、60天总统审查完成之前，即刻向CBP申请，无需等待规避设计产品被海关排除后再行申请。

值得关注的是，自2017年起，第177条程序转变为当事人双方（原告（专利权人）和被告（进口商））之间的程序（Inter Parties Proceeding）。所以，在第177条程序中，被告首先要向海关提交“书面请求”，要求对规避设计产品作出裁决，该请求应涵盖CBP可能需要做出决定的任何信息和论据。对此，原告也可以提出论据和证据，证明规避设计产品仍受救济令约束而应被排除。CBP会对被告和原告提出的书面请求，给予充分且仔细的考量，以获取有关裁决的信息及其他适当信息，进而作出准确裁决。

实际上，第177条程序类似一个“小型ITC调查”，只是争议范围缩小到规避设计产品是否侵犯了争议的知识产权从而也受救济令约束。海关排除令执行办公室（Customs’ Office of Exclusion Order Enforcement，EOE）作为第177条程序的裁决部门，会确定第177条程序的时间表并作出裁决，说明规避设计产品是否受救济令约束。相较于ITC调查，第177条程序更为迅速，取决于技术方案的复杂程度，CBP会在3 - 4个月内做出决定。虽然第177条程序速度更快，但仍包含证据开示环节以及口头审理。在证据开示期间，双方可通过提供源代码、证人证言以及专家报告等传统形式对技术进行说明，提出侵权/不侵权意见。随后，EOE会举行口头审理。

在CBP裁决作出后，包括被告和原告在内的利害关系方，若对CBP裁决不服，可以在30日内提交撤销或修改请求，请求CBP修改或撤销该裁决。此外，若被告对CBP裁决不服，也可针对CBP裁决向国际贸易法院（Court of International Trade，CIT）起诉。然而，只有被告证明自己将受到无法弥补的损害时，国际贸易法院才会对CBP裁决进行司法审查。

如前所述，依据第177条程序作出的CBP裁决对ITC不具有约束力。因此，至少在理论上，即便CBP裁决确认规避设计产品不受救济令约束，后续ITC也可能作出相反裁决，使规避设计产品被排除。尽管如此，第177条程序仍是被告通过进行规避设计而进口产品的重要手段。在337-TA-944案[1]、337-TA-1266[2]案中，被告都通过第177条程序确认其规避设计产品不受救济令约束而被允许进口。

（2）第174条程序（Part 174 Proceeding）

第174条程序是另一种由CBP进行的裁决程序，用于在CBP确定进口的产品受ITC发布的救济令约束后，被告针对具体货物批次提出抗议。该程序的裁决结果仅适用于其针对的特定批次货物，而不具有针对产品类别或技术方案的普遍效力。

与第177条程序不同，第174条程序并非当事人双方的程序，而是被告（抗议方）的单方程序。被告需在货物被扣押或拒绝进口的180天内提交抗议表格以及书状（briefing），论证规避设计产品不侵犯专利权，不应受ITC救济令约束，并要求CBP重新审查。CBP通常会在30天内作出决定，如果30天内没有做出决定，则视为驳回。此外，CBP 也可能将排除情况通知给ITC，ITC可能发布“扣押和没收令”，进而允许海关在后续进口中扣押此类产品，而不仅限于本次进口。

若CBP拒绝了抗议人的抗议，抗议人同样可向CIT上诉。

与第177条程序相同，第174条程序作为针对CBP裁决的抗议程序，其结果对ITC也不具有约束力，且仅针对具体批次的产品，不能根本性地消除进口风险。但是，实践中第174条程序仍然是被告可以采用的重要手段。在337-TA-1088案中，被告在CBP扣押和没收其规避设计产品后，根据第174条程序向CBP提出抗议[3]。在抗议被CBP以对ITC救济令中的产品不具有管辖权而驳回后，被告向CIT上诉，并在CIT认定部分规避设计产品不侵权后[4]向ITC提交了中止或临时解除“没收和扣押令”的紧急动议，最终ITC批准了临时解除“没收和扣押令”，直到CIT的决定被推翻或改变 [5] 。

针对CBP两种程序的总结如下：

2、ITC裁决程序

除请求CBP进行裁决外，针对规避设计产品是否仍受救济令约束还可通过三种程序获得ITC的确认：（1）修改程序（Modification Proceeding）；（2）咨询意见（Advisory Opinion Proceeding）；（3）执行程序（Enforcement Proceeding）。三种不同程序也有不同要求，具体如下：

（1）修改程序

ITC颁布救济令后，被告和原告均可申请修改该救济令，以允许规避设计产品进口或将其排除。对于修改程序的请求提交后，委员会将在30天内决定是否启动修改程序。

修改程序也是当事人双方的程序，包括证据开示和提交书状（briefing）。取决于复杂程度，对于修改程序的请求可能由总法律顾问办公室（Office of General Counsel, OGC）、不公平进口调查办公室（Office of Unfair Import Investigations, OUII）或ALJ处理。若涉及“纯粹的法律问题”，则该请求由OGC处理并在2 - 3个月内作出裁决；若涉及“少量实情调查（minimal factfinding）”，则该请求由OUII处理并在3 - 6个月内做出裁决；若涉及“大量实情调查（extensive factfinding）”，则该请求由ALJ处理并在6 - 9个月内做裁决。

修改程序做出的救济令修改对CBP有约束力。若申请人或相对方对修改程序的裁决不服，可向联邦法院起诉。

修改程序的主要缺点是其通常比第177条程序花费时间更长，但其优点是ITC在修改程序中的最终决定对CBP具有约束力。由于这两种程序的特点，在实践中，当事方可能同时提交第177条程序的请求和修改程序请求，以便相同的请求同时在两个机构进行审理。

（2）咨询意见（Advisory Opinion Proceeding）

救济令颁布后、总统审查完成前，包括原告和被告在内的任何人均可请求ITC就规避设计产品是否仍侵权作出咨询意见。与修改程序类似，咨询意见程序也是一个双方程序，需要进行证据开示并提交书状。取决于复杂程度，该请求由OGC、OUII、或ALJ处理。此外，委员会规则并不要求咨询意见在一定时间内发布，近年来，ITC通常在大约4个月内发布咨询意见。

ITC作出的咨询意见对CBP不具有法律约束力，但在CBP在作出裁决之前，CBP往往会参考咨询意见的内容。因此，实践中，被告有时会同时提出针对咨询意见与第177条程序的请求。然而，咨询意见是一把双刃剑，由于并非正式的法律裁决，因而不可向联邦法院上诉。若取得不利结果，申请人将会处于十分被动的局面。

（3）执行程序（Enforcement Proceeding）

执行程序是救济令发布且总统审查完成后，如原告发现被告继续进口的产品仍涉嫌侵权产品而应予排除时启动的程序，执行程序意味着被告面临ITC对侵权产品的新调查及潜在制裁。

相较于其他程序，执行程序的持续时间最长，为12个月且可延长。这是因为执行程序会开始一个新的调查：规避设计产品是否侵犯专利权。然而被告在前一调查中的抗辩理由（例如，无效抗辩）将被禁止在执行程序中提出，其仅能针对新的理由进行抗辩，例如，规避设计产品不侵犯专利权。

如果 ITC 认定被告的规避设计产品仍属侵权，执行程序可导致新的救济令生效，并可能处以高额罚款（每日违反救济令进口或销售产品的国内价值两倍，或每日 100,000 美元，以较高者为准）。这对被告来说，潜在风险非常重大。

同时，通过执行程序作出的救济令对 CBP 具有约束力，被告在未来进口时必须严格遵守。被告如对执行程序裁定不服，可向联邦法院提起诉讼。

针对ITC三种程序的总结如下：

综上，在ITC发布救济令后，无论是CBP裁决程序，还是ITC裁决程序都有着各自独特的规则、流程与时效，其裁决结果对海关和ITC的约束力也不尽相同。被告在试图进口规避设计产品时，需结合自身情况综合考量各程序的优劣，审慎选择合适的程序，以最大程度降低法律风险。作为一个可行的选项，被告可以在救济令颁发后尽快提交针对第177条程序的书面请求来尝试获得有利的海关裁决结果，以便尽快实现规避设计产品的顺利进口，同时通过ITC的修改程序或咨询意见程序来与CBP裁决结果对齐。

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（原标题：美国“337调查”引入规避设计<design-around>的时机及程序<下>：在ITC发布救济令之后提交规避设计产品）

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作者：张姝贝 胡琪 于小宁 柳沈律师事务所