美国“337调查”引入规避设计（design-around）的时机及程序（上）：在ITC发布救济令之前提交规避设计产品

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“本文旨在探讨并梳理被告在ITC发布救济令之前提交规避设计产品的程序和要求，以期为相关企业应对337调查提供具有实操性的指导建议。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：张姝贝 胡琪 于小宁 柳沈律师事务所

美国“337调查”引入规避设计（design-around）的时机及程序

在由美国国际贸易委员会（USITC）主导的不公平进口（Unfair Import）调查（即“337调查”）中，核心救济措施包括排除令（Exclusion Order，用于指示海关阻止侵权产品进入美国）和禁止令（Cease and Desist Order，用于停止侵权产品在美国的销售、广告等）[1]。也就是说，一旦ITC经审理认定涉案产品侵权并发布救济令，侵权产品将被禁止进入美国市场及在美国境内开展销售活动。

作为应对，一方面，被提起337调查的被告可以积极应诉，以证明原告的侵权主张不成立，ITC不应发出禁令。另一方面，被告也可以考虑对涉案产品进行规避设计（design-around），以使得规避设计后的产品不落入原告的专利权保护范围。如果规避设计产品经由ITC或海关认定不落入专利权保护范围，则不会受到救济令的影响，可以正常进入美国销售。另外，规避设计使得原告无法阻止被告的所有产品进入美国市场，因此也可以作为被告与原告进行和解谈判的筹码。

总体来看，被告在337调查的不同阶段——即在ITC发布救济令之前和之后——均有提交规避设计的机会。本文旨在探讨并梳理被告在ITC发布救济令之前提交规避设计产品的程序和要求，以期为相关企业应对337调查提供具有实操性的指导建议。

在ITC发布救济令之前提交规避设计产品

通常而言，救济令的规制范围并非仅限于其中明确列明的特定被诉产品型号，而是会涵盖在调查通知（Notice of institution of investigation）中限定的广泛产品类别[2]。一旦救济令生效，美国海关通常会认定同属该产品类别的未涉诉产品亦应纳入排除范围[3]。因此，在ITC发布救济令之前提交规避设计产品的优势在于，如果ITC在337调查中对这些规避设计产品进行调查并认定不侵权，则ITC会在救济令中明确指出这些规避设计产品不受救济令约束，从而使它们尽早豁免于调查结果可能产生的负面影响。因此，对于被告而言，如果经评估发现涉案产品有较大风险被认定为侵权，应尽早考虑并提交规避设计。当然，由于337调查的不确定性，为最大限度防范法律风险，不论不侵权抗辩或专利无效的成功率高低，均建议尽早考虑与推进规避设计。

然而，并非只要在ITC发布救济令之前提交规避设计，ITC就会在337调查中对该规避设计方案是否侵权进行调查。在先前的337调查案件中（例如，337-TA-1120、337-TA-1053、337-TA-895），ITC确定了以下的“四要素测试法”来衡量被告是否已完成就规避设计方案请求调查的举证责任，进而决定是否将规避设计产品纳入调查范围：

(1)规避设计产品是否在调查范围内；(2)规避设计产品是否已由被告进口；(3) 规避设计产品在设计上是否足够固定；(4)规避设计产品在证据开示过程中是否已由被告充分披露？（“(1) whether the product is within the scope of the investigation; (2) whether it has been imported; (3) whether it is sufficiently fixed in design; and (4) whether it has been sufficiently disclosed by respondent during discovery”）[4]

在上述“四要素测试法”中，第（1）-（2）点要素的判断相对简单，通常能够较为容易地确定被告是否满足相关条件。具体而言，对于上述第（1）点要素，只需判断规避设计产品的类别是否与调查通知中所定义的广泛产品类别相符，即可判断该产品是否属于调查范围，这一判断过程通常不会引发争议。对于上述第（2）点要素，实践中满足规避设计产品的进口条件不需要达到商业规模或量产的程度，而是仅提交少量样品即可。一种可行的做法是被告可通过向其美国律师邮寄规避设计产品的样品来满足“进口”要求[5]。另外，除了提供实际样品之外，被告还可以提供运输过程中的快递标签、运输情况跟踪报告等物理证据，以进一步完善对“进口”要素的证明[6]。

上述第（3）点要素的关键在于评估规避设计产品的设计方案是否已经足够固定。也就是说，ITC需确保规避设计产品的设计方案已具备足够的成熟度、完成度以及确定性，而非仅仅停留在初始研发阶段或是随时可能发生改变的初步设计想法，从而能够使原告对固定的规避设计产品进行分析或测试并提出侵权意见，以及能够使ITC对规避设计产品最终做出侵权或不侵权的判断[7]。在实践中，如果针对规避设计产品已经提供了能够具体展示产品细节的设计图纸或实物样品，则通常会被认定为满足“固定”要求。需要说明的是，即便规避设计产品缺乏商业可行性、尚未完成必要测试或未做好量产准备，也不会影响对其设计是否“固定”的认定[8]。另外，除了提供实物样品之外，对于涉及软件方面的规避设计产品，可以特别考虑提交源代码来证明产品的设计已经固定，因为源代码将被视为产品功能的实际实现。例如，在337-TA-1200一案中，原告质疑被告提供的源代码中的操作与功能指南中的描述不相符，从而主张规避设计产品的设计并不足以固定，然而最终ITC接受了被告的反驳，即“源代码才是产品的实际实现、而功能指南仅为关于要实现功能的high-level初步描述”[9]。

关于上述第（4）点要素，即被告是否充分披露规避设计产品，在实践中往往容易引发争议。但从近年来的案例来看，ITC似乎倾向于采用更为宽松和灵活的标准来判断被告是否对规避设计产品进行了充分披露。

例如，在337-TA-1120一案中，行政法官(ALJ)认定被告由于在证据开示阶段仅给出了两份与规避设计产品有关的、低证明价值的或不可靠的文件，因此未能满足广泛披露("subject to extensive discovery”)的要求。然而，委员会反驳了ALJ提出的“广泛”披露这一过高标准，并且认为被告已经满足了充分披露的要求，因为被告提供的证人证言确立了这些文件与被告不侵权主张的相关性。此外，委员会还指出，如果原告认为被告未给出足够多的与规避设计有关的证据，则应当主动提出重启或进一步进行证据开示的动议。可见委员会在认定被告是否充分披露规避设计产品采用了较为宽松的标准。

又例如，在337-TA-1365一案中，原告主张将被告未在庭前代理词中披露的规避设计产品排除在调查范围之外。然而，该案ALJ认为，被告已在fact discovery阶段通过多种方式对规避设计细节进行了充分披露，具体包括：在书面质询答复中提供规避设计产品的相关信息、提交了设计图纸、实物样品及照片等。基于此，ALJ认定被告已满足“充分披露”的要求。此外，ALJ进一步明确，“充分披露”并不需要满足“广泛披露”，只需披露的内容足以将设计特征与原告专利的权利要求进行比对即可。同样，在本案中，ALJ指出，若原告认为披露不足，应主动请求启动附加证据开示[10]。

另一方面，从披露时间来看，在先的案例表明ITC倾向于将较晚披露的规避设计产品也纳入调查范围。ITC的该标准和倾向对被告来说显然是有利的，因为337案件通常节奏极为紧凑，而允许在证据开示阶段后期披露规避设计产品，则为被告留出了更多时间来考虑其规避设计方案。

例如，在337-TA-1241一案中，原告主张被告在证据开示阶段晚期披露规避设计产品的行为并不符合上述第（4）点要素，并且这导致其不具有充足时间来测试和分析这些规避设计产品是否侵权。然而，在本案的初裁中[11]，ALJ认为在fact discovery结束前近两个月披露规避设计产品符合上述第（4）点要素，且原告也未能合理解释为何不能完成相关测试。此外，ALJ还提及了在其他案件中（例如，337-TA-1191、337-TA-1170），在fact discovery结束两个月或六周前披露的规避产品也同样被认定为符合上述第（4）点要素。

实际上，在337-TA-1236一案中，ALJ甚至批准了将fact discovery结束前一周披露的规避设计产品纳入调查范围内。具体地，在该案中，原告主张其不具备足够的时间在证据开示阶段对规避设计产品进行测试，尤其是，由于此时距离提交初步专家报告仅剩四个月，而其专家需要7周左右才能完成对全部规避设计产品的测试，因此原告无法及时在专家报告中针对规避设计产品发表意见。然而，ALJ则认为上述主张与第（4）点要素是无关的，因为原告并没有请求额外的时间来进行测试并且也没有对其侵权主张进行相应的补充；并且，ALJ还指出虽然原告无法及时对每款规避设计产品进行测试，然而其至少可以针对部分产品进行测试以便将测试结果涵盖在其专家报告中，但原告却没有对任何一款规避设计产品进行测试[12]。

结合以上案例来看，即便是被告在fact discovery阶段晚期提交的规避设计产品仍存在被纳入调查范围的可能性，而原告据此提出的“调查时间不足”、“证据不充分”等争辩往往难以获得ALJ的支持——因为ALJ通常会认定，原告在此情况下仍负有分析规避设计产品并补充其侵权主张的义务，并且若有必要，原告应主动提出动议来重启或进一步进行证据开示。

值得一提的是，一旦被告成功将规避设计产品纳入了ITC的调查范围，则举证责任发生转移，这意味着原告需要提供证据来证明规避设计产品构成侵权，而无法通过忽视或不分析这些规避设计产品来避免ITC作出不侵权认定。

例如，在337-TA-796一案中，原告试图主要基于其未主张被告的规避设计产品侵权、并且未在其专家证人陈述、庭审前或庭审后陈述中提供针对规避设计产品的相关意见等理由，来避免ALJ对规避设计产品作出不侵权认定。然而，在本案的初裁中，ALJ认定由于在调查过程中已经针对规避设计产品进行了实质性的证据开示程序，并且这些规避设计产品满足进口和设计固定的要求，因此应当被纳入调查范围。另外，ALJ还强调了原告并没有提供证据来证明这些规避设计产品侵权，而被告则提供了有说服力的不侵权证据[13]。最终，在针对本案发布的排除令和禁止令中明确指出了它们不适用于这些规避设计产品[14]。

特别需要说明的是，在发布救济禁令之前引入规避设计，并不意味着承认侵权事实，ALJ并不会因此将心中天平倾向于权利人。即便被告引入规避设计，ITC仍会就被诉产品是否侵权作出独立判断。事实上，规避设计的核心目的是减少潜在风险，并确保产品的合规性。企业在面对不确定的调查结果时，可以选择主动改进设计，以便及时响应市场需求或避免潜在的禁令影响。一定程度上，规避设计是被鼓励的，例如CAFC曾明确表示合理的规避设计应始终作为一种鼓励激发创新之路[15]、应该鼓励规避专利进行设计或发明创造[16]。

综上，若企业在美国遭遇337调查，应充分利用自调查开始至fact discovery结束前的期间来尽早确定并披露具有较高不侵权可能性的规避设计方案，并尽可能提交与规避设计产品不侵权有关的证据以及辅以对应的证人证言予以佐证，以争取在调查过程中获得ITC关于规避设计产品不侵权的认定。如此，可确保即便在救济令发布并生效后，规避设计产品也能顺利进入美国市场销售。

注释：
[1] https://www.usitc.gov/intellectual_property/about_section_337.htm
[2]参见337-TA-1088一案的Commission opinion, P22-34
[3]https://www.szlawyers.com/file/upload/20220422/file/20220422173102_f6e7c7524e814f2ca8a7925320bea109.pdf
[4] https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/09/1120-Commn-Op.pdf
[5]参见337-TA-1236一案的Initial Determination, P40
[6]参见337-TA-1200一案的Initial Determination, P89
[7]参见337-TA-1068一案的Commission Opinion，P21-22
[8]参见337-TA-1170一案的Initial Determination, P10-16
[9]参见337-TA-1200一案的Initial Determination, P90-91
[10]参见337-TA-1365一案的Final Initial Determination，P22-33
[11] 参见337-TA-1241一案的Initial Determination, P31-39, 382
[12]参见337-TA-1236一案的Initial Determination, P42-43
[13] 参见337-TA-796一案的Initial Determination, P8-11, 163
[14] https://www.usitc.gov/intellectual_property/exclusion_orders/337-ta-796.pdf
[15] TiVo Inc. v. EchoStar Corp., 646 F.3d 869 (Fed. Cir. 2011)
[16] London v. Carson Pirie Scott & Co., 946 F.2d 1534, 1538 (Fed. Cir. 1991).

（原标题：美国“337调查”引入规避设计<design-around>的时机及程序<上>：在ITC发布救济令之前提交规避设计产品）

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作者：张姝贝 胡琪 于小宁 柳沈律师事务所