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一件复杂专利被全部无效的背后 ​

深度
佟鹄4个月前
一件复杂专利被全部无效的背后  ​

一件复杂专利被全部无效的背后  ​

#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场,未经作者许可,禁止转载#


“国家知识产权局对发明专利‘一种同轴线剥线机’(申请号200910260248.0)做出宣告专利权全部无效的审查决定。本文对其中的关键环节复盘梳理。”


来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:金永刚  朱鹏  广东君龙律师事务所


近期,国家知识产权局对发明专利“一种同轴线剥线机”(申请号200910260248.0)做出宣告专利权全部无效的审查决定[1]。该专利技术内容复杂,最终被全部无效,有较多经验值得总结。现将其中的关键环节复盘梳理,供参考借鉴。


一、加强组织


该案产生缘由来自于专利诉讼,在进入诉讼程序后提出无效宣告,具有较强时间紧迫性。在对疑似侵权情况进行确认分析后,随即进入无效工作进程。


如图1所示,首先明确专案责任人,以及技术负责人、法律负责人、行政负责人和客户负责人,确定各自的责任分工和协作关系。


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图1  参与无效宣告案件的人员组织架构


专案责任人,负责该案的内外协调、进程把控和重难点问题研讨;技术负责人,本技术领域的专利代理师,负责无效事务的技术分析和口审;法律负责人,专利律师,负责该案诉讼事务和庭审;行政负责人,负责保障协调和督促监督;客户负责人,由客户指定专人负责协助案情分析,以及提供外部信息和指引。另外,该案执行过程中,通过内嵌其中的业务链、服务链和监督链,确保高效运转和问题及时归零。


其次,做好技能融合。鉴于该案的技术复杂性较高,如图2所示,先由技术负责人对涉案专利[2]进行全面分析,向其他相关人员进行讲解说明。法律负责人的专业技术背景尽管不强,但也需要充分理解该案的技术内容,具有在法庭上独立向法官讲清技术细节的能力。技术负责人同样需要掌握法人法语、诉讼流程、诉讼策略等内容,具有高效配合律师庭审举证和技术答疑的能力。


技能融合训练,主要是针对律师和专利代理师,不仅贯穿于本案实务中,也是日常内训的一个重要板块,是实习专利律师和专利工程师共同参与的能力提升工程。从大量的专利诉讼实践来看,必须要以全局观来看待专利诉讼过程中的无效宣告,否则容易造成无效宣告与专利诉讼之间脱节,影响最终诉讼目的达成。因此,面对无效时应当通过加强技能融合训练,适应当今专利诉讼领域深刻变化的内在需求。


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图2涉案专利的剖视图


二、精准施策


无效宣告的关键就是要找到和涉案专利密切相关的证据文件,重点是找到最接近的现有技术。该案是在2009年申请,鉴于当时国内专利的总体存量并不多,并且在该案授权审查过程中,对比文件包括美国专利和欧洲专利,因此检索的主方向是以国外专利为主、国内专利为辅。


除了明确检索任务分工外,还加强与客户负责人沟通,尤其提供该产品的域外主要生产厂家和上下游关联企业,展开对这些企业申请专利的检索,增强了检索方向的聚焦性。最终确定4件美国专利为证据文件,其中3件是涉及“剥线机”相关产品,1件是涉及“剥线爪”核心部件,如图3所示,这是技术方案最接近涉案专利的证据1[3]中的剥线机剖视图。


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图3最接近涉案专利的剥线机剖视图


与此同时,还组织人员到企业实地调研,对涉案产品进行解剖式分析,并与涉案专利进行细节性比对,进一步增强对该专利技术方案的理解。还通过与一线工人、工程师等进行深入交流,了解相关产品的优缺点、升级换代情况,以及涉案专利中可能没有涉及到的技术特征等情况。真正做到了对涉案产品“不捂盖子”、充分剖析。


根据检索到的证据文件和对涉案产品的分析,最终确定无效宣告策略是对涉案专利的全部权利要求进行无效,无效理由均是以不具有创造性来进行。具体落实则是由技术负责人担当。在战术层面上,也同步着手实施无效宣告结果不利情况下的应对准备,主要是瞄准涉案产品不侵权这一指向,注重双方法律沟通,商讨和解可能性,示弱性表明涉案专利技术复杂度高和无效难度大。具体落实则是由法律负责人担当。


三、充分预演


在提出无效宣告请求到举行口审这两个月的时间内,不仅会收到专利权人提交的意见陈述书并进行答复,还要预判审查员在口审过程中会关注的主要问题和专利权人争辩的关键地方,需要有针对性的进行准备和预演。同时,在准备过程中保持对证据的继续收集和补强。   


第一次预演,重点解决基础准备问题。基础准备问题主要包括人员准备、材料准备、流程准备、场地准备等基础性工作。确定技术负责人为口审第一发言人,替补人员也要是本领域的其他专利代理师,确保该发言人对技术理解和说明准确到位;口审材料准备齐全,包括文件目录、涉案专利文件、无效宣告请求书、专利权人的意见陈述书、证据文件、涉案产品的图片视频等。确认关键技术内容标注清楚,特别是证据文件均是英文材料,需要同时准备原文和译文,做到二者一一对应;按照口审的一般流程,组织人员分别饰演专利权人和审查员,演练口审过程,并向第一发言人提出能够想到的各种问题;由于采用远程视频方式进行口审,对场地布置、通信线路、显示设备、人员着装等,做出检查和要求。


第二次预演,重点解决临场互动问题。临场互动问题主要包括正确理解、快速反应、准确定位、有效应答、协同配合、精准呈现等现场工作。在前期准备的基础上,如何能够在口审现场有限的时间内,准确高效的向审查员进行解释说明,对于审查结论至关重要。对于本案而言,对涉案专利的附图上均进行了技术特征标注,如图4所示,便于据图进行说明。


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图4 对涉案专利附图标注说明


还进一步对所有的口审材料做了电子文档转化处理,每个技术特征在电子文档中都可以通过搜索快速找到。针对证据文件是英文的特点,采取完全自主翻译的方式进行,这样可以更加准确理解英文中相关技术特征的含义,能够细节化的提出有针对性的疑问供大家讨论。另外,就是把涉案产品中的主要技术部件的工作原理和构造,通过拆分后拍摄视频加图文解释的方式制作成短视频,为每一个短视频编号和备注,随时可以调用并通过屏幕进行显示说明。


通过预演演练,实现对该案口审的立体化、全方位准备,不仅提升了主要发言人的自信心,更有利于减少和避免可能出现的各种疏漏。


四、高效口审


口审如期举行。首先,在最接近的现有技术与涉案专利权利要求1的区别技术特征确认环节,对方提出了更多的区别技术特征,这在先期转交的无效程序意见书中已经表明过。


对此,在技术特征较多的前提下,必须要抓住关键区别技术特征,至于其他区别技术特征,则应当考虑是否被证据文件和涉案专利本身隐含公开。例如,其中的“第一滚轮”和“第二滚轮”被证据1中图示公开;“刀片推刀座”、“定位片推刀座”以及二者“分离式嵌合”结构,属于涉案专利背景技术中提及的技术方案,这与证据1是相同的构造和原理;以及,对方还争辩推刀杆为空心结构,但其权利要求对此并没有体现。


接着,就是围绕关键区别技术特征是否被证据2[4]公开,以及是否与最接近的现有技术证据1具有结合的启示。这里主要就是涉及到“刀架”、“定位架”、“刀臂”和“刀片”,如图5和图6所示,这些技术特征在构造和作用上均与涉案专利相同,这是前期重点准备的地方,通过抽丝剥茧式的分析说明,增强说服力。


对方又基于证据1是双刀片和证据2是四刀片,认为二者存在结合上的障碍。对此,一方面说明这种刀片数量上的差异并没有带来二者在剥皮原理上的差异,另一方面则是表明证据1和证据2归属同一申请人,证据2属于对证据1剥线机技术的延续专利申请,证据2中记载有“可参照EP-A-195932理解对此控制器件12b的机制的详细说明”,其中“EP-A-195932”与证据1是同族专利,技术方案基本相同。因此,二者不存在结合上的障碍。口审一个月后国知局做出了无效宣告决定。


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图5 涉案专利的刀架附图


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图6 证据2的刀架附图


参考文献:

1.国家知识产权局,无效宣告请求审查决定书(第56531号),2022.06. 

2.一种同轴线剥线机,CN101764379B,申请日2009.12.25

3.旋转剥线器,US4745828,申请日1986.02.21

4.切割和/或剥离设备的布置,US5010797,申请日1988.06.23

5.国家知识产权局,以案说法-专利复审、无效典型案例指引,2018.09.


(原标题:一件复杂专利被全部无效的背后--兼说技能融合与团队协作)


来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:金永刚  朱鹏  广东君龙律师事务所

编辑:IPRdaily王颖          校对:IPRdaily纵横君


注:原文链接 一件复杂专利被全部无效的背后 点击标题查看原文)


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