美国法院澄清FRAND义务确认之诉司法裁判的边界 ​

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“该裁定重申了德州东区法院在涉及FRAND许可的纠纷案件处理中坚持契约自由原则的基本立场。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：梅林月

摘要

2022年5月2日美国德州东区法院Rodney S.Gilstrap法官就爱立信在其对苹果提起的FRAND义务确认之诉中申请的动议作出裁定，澄清了德州东区法院对FRAND义务确认之诉裁判的边界。该裁定重申了德州东区法院在涉及FRAND许可的纠纷案件处理中坚持契约自由原则的基本立场，一定程度上厘清了FRAND义务确认之诉和SEP侵权之诉、FRAND许可条件确认之诉之间的关系。

2022年5月2日，美国德克萨斯州东区联邦法院（以下简称德州东区法院）Rodeny S.Gilstrap法官就爱立信在其对苹果提起的FRAND义务确认之诉中申请的动议作出裁定，重申了德州东区法院在涉及FRAND许可的纠纷案件处理中坚持契约自由原则的基本立场，澄清了德州东区法院对FRAND义务确认之诉的裁判边界，一定程度上也厘清了FRAND义务确认之诉和标准必要专利侵权诉讼（含禁令救济）、FRAND许可条件确认之诉之间的关系。该裁定不仅对爱立信与苹果全球互诉案件之间关系的协调有重要影响，也对其他类似的围绕FRAND许可发生的涉及多个司法辖区、多种类型平行诉讼案件的关系协调提供了可以借鉴的分析思路。

一、爱立信与苹果新一轮标准必要专利许可谈判与全球互诉情况

苹果第一次从爱立信获得移动通信标准必要专利组合全球许可是在2008年，7年后的2015年12月21日，爱立信对外宣布与苹果就2G\3G\4G标准必要专利组合达成全球交叉许可协议，该7年期许可协议于2022年1月中旬到期。

考虑到续签合同将涉及双方包括5G在内更多的专利组合，技术谈判和商业谈判更为复杂，2020年底爱立信就主动联系苹果提议双方启动新一轮的交叉许可谈判。双方签订保密协议(non-disclosure agreement)之后于2021年6月开始启动技术谈判。从2021年8月20日到11月30日，双方共进行了三轮技术谈判，爱立信先后向苹果提供了300份权利要求对照表（claim chart,以下简称CC表），苹果向爱立信提供的CC表数量未在有关诉讼文书中披露。然而经过三轮技术谈判，苹果并未认可爱立信提供的CC中所涉标准必要专利的有效性、必要性和价值，双方对谈判所涉专利组合的有效性、必要性和价值仍存在争议。 

2021年9月20日，爱立信向苹果提议在继续进行技术谈判的同时双方开始商业谈判。2021年10月4日，爱立信向苹果重申其已经公开的5G多模许可要约；2021年11月2日，爱立信向苹果提供了完整的许可协议要约。但很明显，因为双方在标准必要专利组合价值评估所涉若干基础性问题上存在严重分歧，商业谈判注定困难重重。早在2019年，苹果就在其官网上公布了其所主张的所谓“FRAND原则核心要点”，提出包括在苹果愿意接受许可前，权利人须确保许可的所有标准必要专利均实际有效、必要和被实施；要求许可费计算基础遵从最小可销售单元原则（以下简称SSPPU）；宣称对终端用户设备进行许可本身就构成歧视等等。毫无疑问，苹果的这些观点对爱立信而言都是无法接受的。

考虑到2015年许可协议签订前苹果曾突然对爱立信提起诉讼，挑战爱立信的7件美国专利的有效性并寻求针对每件专利的FRAND裁决，以及近年来一些被许可人在协议临近到期时针对新的许可发起FRAND许可条件确认诉讼并申请获得禁诉令阻碍权利人提起侵权诉讼和寻求禁令救济，爱立信采取了防御性的诉讼措施：2021年9月29日，爱立信向荷兰海牙法院申请预防性反禁诉令（但当时未提起标准必要专利侵权诉讼），鉴于苹果声明其过去未申请过禁诉令也无意申请禁诉令，荷兰法院未支持爱立信的预防性反禁诉令申请。2021年10月4日，爱立信向德州东区法院提起FRAND义务确认之诉，请求德州东区法院确认爱立信已经履行了其向ETSI作出的承诺、遵循了ETSI的知识产权政策及相关法律（案号：2:21-cv-00376，以下简称376号案）。

2021年12月17日，苹果也在德州东区法院对爱立信发起诉讼（案号: 2:21-cv-00460,以下简称460号案），主张爱立信在双方2015年许可协议期内向荷兰海牙法院申请反禁诉令和向德州东区法院提起376号案违反了双方2015年许可协议，构成违约，同时请求法院确认爱立信违反了FRAND义务和诚信谈判的义务，请求法院就爱立信所持有的全球无线通信标准必要专利组合裁定FRAND许可条件。另，苹果还请求法院确认苹果未侵犯爱立信的三件标准必要专利（专利号分别为：U.S.10,374,768、U.S.10,644,724和U.S.11,039,312），且三件专利不具有必要性。

鉴于苹果提起的反诉，爱立信于2022年1月19日向德州东区法院申请修改376号案的诉讼请求，增补后的诉请包括以下几项：（1）请求确认爱立信已经履行了其对ETSI作出的FRAND承诺；（2）确认爱立信已经遵行了ETSI的知识产权政策以及可能影响爱立信未来给予苹果许可的所有法律规定；（3）请求确认苹果作为权利人未在交叉许可中履行其应承担的互惠义务及其作出的FRAND承诺；（4）请求确认苹果违反其诚信谈判的义务；（5）确认苹果丧失了作为第三方受益人请求爱立信履行FRAND义务的权利；（6）赔偿爱立信因为苹果的上述行为而受到的损失、诉讼和律师费支出，并给予爱立信应该获得的其他相应的救济。

2022年3月23日，德州东区法院决定拆分460号案，将其中苹果提出的涉及FRAND问题的诉讼请求合并至376号案中审理，而460号案仅就三件标准必要专利的确认不侵权和确认不具有必要性问题进行审理。4月19日，苹果申请中止460号案的审理，待376号案审理之后再继续审理。德州东区法院对此申请尚未作出裁定。

2022年1月中旬双方的2015年许可协议到期后，双方陆续采取了一系列诉讼行动，例如2022年1月17日，爱立信在美国德州西区法院对苹果提起了2件专利侵权诉讼，涉及4件5G标准必要专利和8件非标准必要专利；1月17日-19日，爱立信陆续在美国国际贸易委员会（ITC）提出3起针对苹果发起337调查的请求，涉及4件标准必要专利和8件非标准必要专利；同时爱立信还在荷兰、德国、比利时、巴西、哥伦比亚对苹果提起系列涉及标准必要专利的侵权之诉。而苹果则从2022年1月19日开始陆续在美国等多个国家对爱立信的专利提起相当数量的无效申请，同时在美国ITC对爱立信发起337调查请求和在德国等多国提起侵权之诉。目前上述系列案件均在审理之中。

二、爱立信向德州东区法院提起的动议及法院裁定

随着双方在全球互诉侵权案件的展开和460号案部分诉请被拆分合并到376号案中，双方围绕新一轮标准必要专利许可谈判发生的系列纠纷呈现出错综复杂的局面。爱立信发现，苹果一方面向各国受理爱立信针对苹果提起的标准必要专利侵权之诉的法院声称苹果愿意受德州东区法院376号案裁判的“约束”（bound），而这使得相关专利侵权诉讼都失去了意义，故而申请各法院中止审理或者驳回爱立信的起诉；而另一方面，苹果在何谓“受德州东区法院376号案裁判约束”的问题上态度模糊，前后态度摇摆不定。按照爱立信的理解，案件当事人接受法院最终裁判结果的约束是无可争议的，无须苹果再作出接受“约束”的声明，故该声明一定有其在标准必要专利FRAND许可意义上的特殊含义，即“苹果同意如果法院确认爱立信的要约是符合FRAND的，即与爱立信在该要约下签订协议”。事实上，在2022年3月16日的排期会议上（Scheduling Conference）苹果的律师已经对爱立信的上述观点表示接受。然而在2022年3月25日，苹果向爱立信发出了许可费条款迥然不同的反要约——爱立信提出的要约中提出的是与销售相关的许可费（running royalty）计算模式，而苹果的反要约提出的是固定许可费（lump-sum payment）计算模式——并且表示苹果仅在苹果要求的许可费条款下才受裁判结果的约束。鉴于苹果一方面试图以已经承诺接受德州东区法院376号案裁判“约束”为由试图阻碍其他各国法院审理相关侵权诉讼，另一方面又在何谓接受“约束”问题上前后态度不一，爱立信于2022年4月6日向德州东区法院提出动议，请求法院命令苹果确认：苹果承诺接受对爱立信要约的FRAND裁判的约束，即如果爱立信的要约被德州东区法院认定为符合FRAND，苹果承诺接受和履行基于爱立信要约的许可协议。

针对爱立信提出的动议，苹果主张由于460号案部分诉讼请求和376号案合并，376号案不再仅仅审理爱立信对苹果的要约是否符合FRAND的问题，而是同时需要衡量爱立信对苹果的要约和苹果对爱立信的反要约，并解决苹果“请求法院裁判约束双方的FRAND条款的诉讼请求”，而且后者还需要参考双方2015年签订的许可协议。

2022年5月2日，Rodeny Gilstrap法官对爱立信的动议作出裁定。Gilstrap法官认为：双方都同意FRAND承诺要求专利权人提供FRAND要约，但是标准实施人并不被要求接受该要约。事实上，在任何的合同谈判里，要约发出人的要约只有在被要约人接受时才能产生约束力。具体到376号案里，如果爱立信的要约最终被法院认定为符合FRAND，苹果将面临三种选择：接受该要约并签订具有约束力的许可协议；拒绝该要约并不再实施爱立信的专利或者拒绝该FRAND要约，继续实施爱立信的专利并使自己面临侵权纠纷的后果。Gilstrap法官明确表示：“法庭不认为在标准必要专利的场景下有何特殊性可以改变合同法白纸黑字写明的这些原则”。据此，Gilstrap法官驳回了爱立信的动议。

三、对德州东区法院驳回爱立信动议裁定的分析

一般情况下，当事人向法院提出的动议被驳回对提出动议的当事人而言是不利的，但是当Gilstrap法官作出驳回爱立信的动议裁定后，业界却普遍认为该裁定对爱立信是利好的。首先，该裁定重申了德州东区法院在处理涉及标准必要专利法律纠纷案件时仍以坚持意思自治、契约自由等合同法原则的基本立场；其次，该裁定表明德州东区法院对FRAND义务的确认和FRAND许可条件的审理和裁判并不会成为阻碍其他法院审理侵权之诉和就禁令救济作出裁定的理由。376号案所涉及的争议事项以及德州东区法院在对爱立信动议裁定中表明的立场和分析思路将有助于更好地理解FRAND许可纠纷解决中若干重要的法律问题。

1、意思自治、契约自由——解决SEP相关法律纠纷的基本前提

贯穿Gilstrap法官驳回爱立信动议裁定始终的是其对意思自治、契约自由的合同法基本原则的坚持。

首先，从Gilstrap法官对FRAND承诺的内容解读——权利人提供符合FRAND的要约——可以很明确的看出FRAND承诺指向的权利义务内容迥异于FRAND许可本身指向的权利义务内容。无论各国法院、学者如何解释FRAND承诺的法律性质和产生的法律效力，无可否认的是SEP权利人作出FRAND承诺行为不可以和SEP权利人与标准实施人达成FRAND许可协议混为一谈。这一点已经在各标准化组织（例如ETSI、ITU和IEEE等）的知识产权政策中所写明，无可争议。即便是将FRAND承诺解释为第三方受益合同的英美法院，此第三方受益合同也和SEP权利人与标准实施人达成的FRAND许可协议泾渭分明。也只有在这个背景下才能解释为什么Gilstrap法官要强调：“要约人的要约只有在为被要约人所接受时才会产生约束力”，这里的“要约”指向FRAND许可谈判中的要约，很明显，Gilstrap法官认为FRAND许可协议尚未达成。

其次，Gilstrap法官明确表示法院不会强迫苹果接受爱立信的要约，即使爱立信2021年10月发出的要约最后被法院认定为符合FRAND。对此，不能理解为Gilstrap法官站在了标准实施者一方，而是应该理解为Gilstrap法官重申了法院在审理涉及SEP法律纠纷案件时坚持的原则：不以法院的裁判取代当事人的自由协商谈判，充分尊重当事人的意思自治。事实上这是在恪守司法裁判和契约自由的边界。也正是如此，Gilstrap法官才会明确：即使法院最终裁定爱立信的要约符合FRAND，选择是否签订许可协议的权利仍然在苹果，只是其选择将对应不同的法律后果。

所以当Gilstrap法官在裁定写道：“法院同意并认为没有任何正当的理由要求苹果，如果爱立信2021年要约条款被认定符合FRAND即必须接受该要约的条款”其实是在强调法院不会在欠缺双方同意的前提下迫使双方当事人签订全球许可协议，哪怕法院已经确认了符合FRAND的要约。Gilstrap法官强调即使在标准必要专利场景下，合同法的基本原则仍然不可以被法院突破。

2、FRAND义务确定与FRAND许可条件裁判

在爱立信对376号案提起的动议中，双方还对一个问题产生了分歧：376号案的审理是应该以爱立信2021年10月发出的要约为基础，还是应该同时纳入分析苹果2022年3月25日发出的反要约以及2015年双方签订的许可协议？其实这个问题涉及376号案对多个诉讼请求的审理问题，更涉及FRAND义务确认与FRAND许可条件裁判之间的区别与逻辑关系。

首先必须明确的是，FRAND义务确认之诉不同于FRAND许可条件确认之诉，可以单独成诉。FRAND义务确认之诉是请求法院确认应该承担FRAND义务的主体是否已经切实履行了FRAND义务，包括谈判行为层面是否已经履行了主动提起谈判、提供示例性专利清单、提供示例性CC表、发出要约并解释许可报价计算方式等义务以及要约内容层面的许可要约条款本身是否符合FRAND原则。FARND义务确认之诉可以请求法院确认原告自身是否已经履行了FRAND义务，也可以请求法院确认被告未履行FRAND义务。FRAND义务确认之诉只是请求法院对既有的许可谈判行为和所涉及的要约是否符合FRAND作出定性的判断，但不同于FRAND许可条件确认之诉，并未请求法院为相关专利组合裁判FRAND许可条件。因此FRAND义务确认之诉的审理应以该诉讼所针对的既有谈判行为和要约内容为审理对象。

其次，当事人可以选择单独提起FRAND义务确认之诉，也可以选择和其他确认之诉合并提起诉讼。如前文所述，在交叉许可中双方当事人同时兼具SEP权利人和标准实施者的身份，对于前者应该承担FRAND许可义务，对于后者应该承担诚信谈判义务。所以当事人在提起确认之诉时，可以有多种排列组合选择。例如，在爱立信提起376号案时，仅仅请求德州东区法院确认爱立信（原告）已经履行了FRAND义务，爱立信（原告）提出的要约符合FRAND原则；而苹果提起460号案时，是请求德州东区法院确认爱立信（被告）违反了FRAND义务和诚信谈判义务；而后爱立信增补376号案诉讼请求，请求德州东区法院进一步确认苹果（被告）违反FRAND义务和诚信谈判义务。另外，当事人还可以自由选择是单独提起FRAND义务确认之诉还是将FRAND义务确认之诉与FRAND许可条件确认之诉捆绑提起诉讼。例如在376号案中爱立信仅就FRAND义务确认提起诉讼，而在460案中苹果选择将FRAND义务确认之诉与FRAND许可条件确认之诉捆绑起诉。最后要注意的是，在本案中，因为爱立信和苹果均选择了向德州东区法院提起FRAND义务确认之诉，且互诉对方违反FRAND义务和诚信谈判义务，所以根据案件的关联性，460号案中涉及FRAND义务确认和FRAND许可条件确认的部分被分拆到376号案中合并审理。而如果双方当事人选择了向同一司法辖区内不同的法院提起镜像式的FRAND义务确认之诉，则需要判断受理案件的两个法院与案件本身的管辖连接点来确定案件应该向哪家法院移送合并审理。

第三，FRAND义务确认与FRAND许可条件裁判之间存在先后的逻辑顺序。首先，如前文所述，法院裁判FRAND许可条件的必要条件之一是相关当事人确实负担FRAND许可义务，因此必须首先查明相关当事人是否负担FRAND义务（包括是否因为在交叉许可中的另一方当事人违反FRAND义务而导致该当事人免除对其继续承担FRAND义务）；其次，FRAND义务确认之诉如果指向一方当事人请求法院确认自身已经履行了FRAND义务，则法院应该先裁判该当事人的要约是否符合FRAND，因为一旦确认该当事人的要约符合FRAND，法院就不必再为该许可谈判另外裁定一个FRAND许可条件。具体到合并了460号案部分诉讼请求的376号案而言，包含了双方当事人的多个诉讼请求：（1）爱立信请求法院确认爱立信履行FRAND义务和爱立信的要约符合FRAND；（2）苹果请求法院确认爱立信违反FRAND许可义务和诚信谈判义务[1]；（3）苹果请求法院确认本案中爱立信专利组合的FRAND许可条件；（4）爱立信请求法院确认苹果违反FRAND许可义务和诚信谈判义务。不同的诉讼请求指向的审理依据和基础不同。按照前文分析的内在逻辑，似乎审理应该按照（1）-（2）（4）-（3）的逻辑顺序展开。因为如果对（1）的审理已经得出了爱立信履行FRAND义务、爱立信要约符合FRAND原则的结论，则后续诉请就没有必要继续进行了，而对（1）的审理很明显应该以爱立信发出的2021年10月要约为审理基础。在爱立信提出的动议中已经涉及到了上述问题，虽然Gilstrap法官未给予正面的回应，但是就其裁定分析中其仅仅提及“法院如果裁定爱立信的要约符合FRAND”而言，其裁判思路似乎也与上述的分析逻辑相契合。

3、FRAND许可条件确定与平行的SEP侵权之诉禁令救济的关系

爱立信此次向德州东区法院提起动议的原因之一在于苹果以自己已经承诺接受德州法院376号案裁判约束为由试图说服其他受理相关侵权诉讼案件的法院驳回爱立信的诉讼请求或者中止案件审理。在苹果的表述中，似乎德州东区法院对376号案的裁判可以“一揽子”解决双方许可谈判中的所有分歧，也使得其他司法辖区的所有侵权诉讼失去了继续审理的必要性。

虽然表面上看，Gilstrap法官驳回了爱立信的动议，但是却实际澄清了德州东区法院在376号案中将作出的裁判边界及其与平行的SEP侵权之诉及相关禁令救济之间的关系。

首先，与苹果主张的“376号案一揽子解决所有纠纷”的主张不同，Gilstrap法官特别澄清德州东区法院对376号案的裁判不能替双方当事人订立许可协议，而在许可协议订立之前，苹果未经许可实施爱立信的相关专利技术都是属于侵犯专利权的行为。按此逻辑，其他司法辖区受理相关标准必要专利侵权诉讼案件的法院自然可以继续审理相关案件而不必因为德州东区法院审理376号案而驳回爱立信的起诉或中止审理。其次，Gilstrap法官认为德州东区法院对376号案的裁判与爱立信在其他司法辖区寻求禁令救济并不产生矛盾，因为在法院确认符合FRAND的要约后，苹果仍然有三种选择：签订条款符合FRAND的许可协议、拒绝签订许可协议并停止使用爱立信的专利技术或者拒绝签订许可协议且继续使用爱立信的专利技术。在最后一种情况下，爱立信自然有权申请禁令救济。

Gilstrap法官在本案裁定中所坚持的上述观点，对如何理解FRAND许可条件确认之诉在整个标准必要专利法律纠纷中的地位和作用具有启发意义。有一种言论认为，SEP权利人与标准实施人之间的所有纠纷就是“许可费究竟应该定为三块钱还是五块钱”的问题，所以只要一方请求法院裁定了FRAND许可条件，就可以解决双方所有的分歧，由此实现了司法效率的最大化。而这种观点进一步推进，则是试图将所有SEP纠纷就简化为一道数学计算题。这种“司法效率”至上的论点严重背离了意思自治、契约自由的合同法基本原则，而且还会实际助长FRAND许可谈判中“机会主义”的不良风气：将FRAND许可协议的达成寄希望于寻求并选择可能作出有利于自己费率裁判的法院提起FRAND许可条件确认之诉，并以此该案为基础，通过申请宽泛的禁诉令为手段试图阻止另一方谈判者采取其他诉讼行动，包括禁止权利人提起专利侵权之诉和申请禁令救济，从而实质上架空整个FRAND许可规则。

特别需要注意的一点是不能将FRAND许可条件确认之诉与专利权人提起的SEP专利侵权之诉完全对立起来，甚至将专利权人提起SEP侵权诉讼和申请禁令救济“妖魔化”，将提起SEP侵权诉讼和申请禁令救济直接等同于“违反FRAND义务”的行为表现。一则，在已有许可协议到期而新的许可协议签订之前，标准实施者继续使用SEP权利人的专利技术已经属于“未经许可的使用”，其获利行为在持续，而SEP权利人在新的许可协议签订前并未就标准实施者的继续使用行为获得许可收益，如果许可谈判举步维艰，提起侵权诉讼几乎是SEP权利人用来采取维护自身合法权益的唯一路径；二则，SEP权利人向标准化组织作出的FRAND承诺并不包括放弃提起专利侵权诉讼的内容[2]，这也已经为多个司法辖区的司法规则和判例所认同；三则，专利侵权诉讼包括对涉案专利必要性的判断、侵权对比分析和权利救济多个层面，从专利权的地域性原则出发，允许SEP权利人在相关专利的授权国提起专利侵权之诉，并允许此等侵权之诉与其他司法辖区受理的FRAND许可条件确认之诉并行审理而不被后者阻断，既是对专利权地域性原则的尊重，也是对该权利人诉权和相关国家司法主权的尊重。

事实上，在具体的FRAND许可谈判中，SEP权利人与标准实施人的身份可能并不是单一、固定不变的，双方之间的分歧也不仅仅是“三块还是五块”的问题。以376号案为例，仅就目前公开的法律文件中对双方谈判过程的有限描述已经可以看出，双方从技术谈判中所涉标准必要专利的有效性、必要性和是否确实被实施到交叉许可双方专利组合整体价值的评估，再到FRAND原则的要求、许可费计算基础、许可费条款模式的选择等等均存在巨大的分歧。如果抛开双方的谈判行为、谈判中已经出现的双方分歧、是否有一方已经违反FRAND义务，另一方是否继续承担FRAND义务这些问题都不分析，仅就“三块还是五块”的问题“拍脑袋”，毫无疑问是违背案件事实的，所作出的裁判也只能是“无根之木”、“空中楼阁”。而更为常态的情况是，其实绝大部分FRAND许可条件确认之诉并不会持续到法院作出“三块还是五块”的裁定，提起该诉讼以及利用该诉讼中的一些程序性的规则阻拦对方采取其他诉讼行动从而获取谈判桌上的有利形势，才是起诉方的真正目的。所以FRAND许可条件确认之诉（即费率之诉）的作用和地位不应该被夸大，更不能让提起FRAND许可条件确认之诉本身演变成投机和争取不公平谈判地位的手段，否则整个FRAND许可原则将被彻底架空，各方市场主体之间的基本信赖关系将被破坏殆尽，整个标准化体系所赖以生存的协商与合作机制也将荡然无存。

4、互惠条款与交叉许可中FRAND义务的承担

在460号案中苹果提出的涉及FRAND的诉讼请求被合并到376号案后，爱立信申请增补了其在376号案中的诉讼请求，其中值得特别关注的是爱立信请求法院确认苹果作为权利人未在交叉许可中履行其应承担的互惠义务及其作出的FRAND承诺。

此处所谓的互惠义务来源于ETSI知识产权政策中第6.1条关于“互惠”的规定：

6.1 当ETSI注意到涉及特殊标准或技术规范的必要知识产权时，ETSI的理事长应立即要求该知识产权人在三个月内提交书面的、不可撤销的承诺，表明其准备对知识产权给予在公平、合理和非歧视性（“FRAND”）条款和条件下的，不可撤销的许可，内容至少应涵盖以下范围：

生产，包括根据被许可人独立的生产用途设计，进行生产或委托生产定制的组件和子系统的权利；

销售、出租或以其他方式处置按上述方式制造的设备；

维修、使用或操作设备；和

使用方法。

上述承诺可能以寻求许可者同意互惠为条件。

另外，在ETSI提供的许可声明表中也有一栏可以供向ETSI提交FRAND许可声明的权利人选择：“该不可撤销承诺是以那些寻求许可者同意互惠为条件”。如果向ETSI提交的许可声明表中SEP权利人勾选了“互惠”选项，即表明其对请求许可者负担的FRAND许可义务以对方负担对等的FRAND许可义务为前提条件。

可以说ETSI知识产权政策中所设置的“互惠”条款，即是特别考虑到了交叉许可的场景，强调的是交叉许可中双方权利义务的对等性和应享有的平等地位。在交叉许可谈判中，双方互为SEP权利人和标准实施者。双方均须以SEP权利人的身份，按照其已经向ETSI作出的FRAND许可声明负担FRAND许可义务，同时双方均须以标准实施者的身份负担诚信谈判的义务。这两种义务虽然有关联，但是不可以混为一谈。例如在深圳中院审理的华为诉三星标准必要专利侵权案中，深圳中院就注意到双方进行的是交叉许可谈判，双方互负FRAND许可义务和诚信谈判义务，因此对双方的谈判行为和双方给出的要约反要约均进行了细致的分析。另外，对于在作出FRAND许可声明时勾选了“互惠”选项的SEP权利人而言，可以要求对方在交叉许可中履行FRAND义务、向自己提供FRAND许可要约，并且可以在对方未履行FRAND义务的前提下不再继续对其承担FRAND义务。

由此反观爱立信在376号案补充诉讼请求里的逻辑是：爱立信与苹果进行的是交叉许可谈判[3]，双方相互负担FRAND义务和诚信谈判义务；苹果作为SEP权利人在交叉许可中违反了FRAND义务，所以根据互惠原则爱立信已经不必对其继续承担FRAND义务；而既然苹果已经无权请求爱立信对其继续承担FRAND义务，也就无权请求法院就爱立信的专利组合裁判FRAND许可条件。所以，在交叉许可谈判中，权利人做出的“互惠”为前提的FRAND承诺，影响的不是谈判双方对交叉许可费是分两步计算（分开计算双方单向的许可费）还是一步计算（计算双方许可费差额）的问题，而是事关任何一方请求法院确认FRAND许可条件的请求权基础问题。无论如何，法院裁判一方当事人专利组合的FRAND许可条件必须以该当事人确实对另一方当事人负担FRAND许可义务为前提，换言之，负担FRAND义务是裁判FRAND许可条件的必要条件。而对勾选了“互惠”选项的SEP权利人而言，其可以主张不再对在交叉许可中自身未履行FRAND义务的另一方继续承担FRAND义务。“互惠”原则来源于ETSI知识产权政策明文规定，且为当事人在向ETSI作出FRAND许可声明时的自愿选择，所以法院应该予以尊重。在现实纠纷中，承认“互惠”条款的效力也可以避免部分当事人“两头获利”的企图：在交叉许可谈判中，一方面要求对方充分考虑自己的标准必要专利组合价值，要求对方获得自己专利组合的许可，从而降低许可费率，而另一方面却不承担作为SEP权利人应该承担的一系列FRAND义务反而在有关纠纷案件中单纯强调自己标准实施人的身份，要求对方单方面履行FRAND义务。

四、结语

对爱立信与苹果新一轮的谈判和双方已经逐步展开的全球互诉系列案件而言，美国德州东区法院受理的376号案毫无疑问是其中重要的一环。目前有关该案的审理才刚刚开始，随着案件的推进，双方将继续采取怎样的诉讼举措，案件还会涉及哪些法律问题，Gilstrap法官会如何安排有关审理进程等都还可能出现变化。就该案件已浮现出来的双方争议焦点和其背后的法律问题而言，其实已经揭开了在标准必要专利法律纠纷案件审理中需要深入思考和探讨的很多深层次问题，触及了有关司法规则构建过程中的基本原则和方向，值得我们持续关注并进一步深入探讨。

注释：

[1]关于爱立信是否违反2015年许可协议的诉讼请求是另外一个层面的问题，限于主题在此不纳入本段讨论范围。

[2]至于是否可以申请禁令救济也要根据具体标准化组织的知识产权政策文件来确定。在ETSI和ITU的知识产权政策文件中均未限制作出FRAND声明的权利人申请禁令救济。

[3]在460号案的起诉书中，苹果特别强调了自己对多个标准作出贡献，在5G领域也拥有相当数量的专利组合。苹果也承认2015年与爱立信签订的是交叉许可协议，而在新一轮的谈判中双方进行的也是交叉许可谈判。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：梅林月

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国法院澄清FRAND义务确认之诉司法裁判的边界 （点击标题查看原文）

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