最高法谈 | 平行无效宣告程序中权利要求修改的影响

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原标题：平行无效宣告程序中权利要求修改的影响

同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中修改了权利要求且该修改被国家知识产权局接受的，以修改前的权利要求为审查基础的在后被诉决定引发的专利确权行政案件，因审查基础已不复存在而无继续审理之必要。此时，人民法院应当撤销有关在后被诉决定，但无需判令国家知识产权局重新作出决定。

平行无效宣告程序中权利要求修改的影响

——（2020）最高法知行终93号

关键词

实用新型专利 无效宣告程序 修改权利要求 审查基础

基本案情

上诉人盖组织管理及投资股份有限公司（以下简称盖组织公司）与被上诉人国家知识产权局、原审第三人深圳纳斯威电子有限公司（以下简称纳斯威公司）实用新型专利权无效行政纠纷案中，涉及申请号为201390000237.9、名称为“头发矫直刷”的实用新型专利（以下简称本专利）。

专利权人为盖组织公司。纳斯威公司请求宣告本专利无效。

国家知识产权局作出第30338号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利无效。

盖组织公司不服被诉决定，向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令撤销被诉决定并责令国家知识产权局重新作出决定。

一审法院认为，被诉决定审理基础为本专利授权公告时的权利要求，而盖组织公司在针对本专利的另一无效程序中修改了前述权利要求且该修改后的权利要求已被国家知识产权局接受，因此被诉决定的审理已不具有实质意义，判决驳回盖组织公司的诉讼请求。

盖组织公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张在涉及本专利的两个无效决定均未生效的情况下，本专利的另一无效决定并未导致本案被诉决定的审查基础发生变化，仍应对本案被诉决定作实质审理。

最高人民法院于2020年12月3日撤销一审判决和被诉决定，驳回盖组织公司的其他上诉请求。

裁判意见

最高人民法院二审认为，在涉及同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中对权利要求进行了修改，且该修改符合专利法规定的，应当视为专利权人对原权利要求的放弃。

专利权人对其权利的处分，必然会对其他尚未完成的、涉及同一专利权无效宣告请求审查行政程序及后续的行政诉讼程序产生实质性影响。

在另案无效决定涉及的无效宣告请求程序中，盖组织公司作为专利权人修改了权利要求书且已被国家知识产权局接受，修改方式为删除权利要求1、4、9，将权利要求1、4、9合并为新的权利要求1，并相应修改其余权利要求的编号和引用关系。

上述修改构成对其修改前的权利要求的放弃，必然会对同时正在进行中的无效宣告请求程序，即本案涉及的无效宣告请求审查程序产生实质性影响。

在此情况下，本案的无效请求审查程序不应再基于本专利授权公告时的权利要求书即修改前的权利要求继续审查并作出决定。

另案无效决定于2016年10月18日作出，宣告本专利权全部无效，而国家知识产权局又基于授权公告时即修改前的权利要求于同月19日作出本案被诉决定宣告本专利全部无效。

本案被诉决定作出时，其审查基础实质上已不复存在而无继续审查之必要，故应对已作出的被诉决定予以撤销，且国家知识产权局也无需重新作出决定。

一审判决关于被诉决定的审理基础已经发生变化，针对被诉决定的审理已不具有实质意义的认定正确，但未对本案被诉决定作出处理，予以纠正。

附：判决书

中华人民共和国最高人民法院

行政判决书

（2020）最高法知行终93号

上诉人（原审原告）：盖组织管理及投资服务有限公司（Guy A.Shaked Investments Ltd.）。

代表人：奥利·盖（Orly Guy），该公司董事兼法律顾问。

委托诉讼代理人：孙志敞，北京本慧统道律师事务所律师。

委托诉讼代理人：宁晓，北京本慧统道律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：杜宇，该局审查员。

委托诉讼代理人：赵鑫，该局审查员。

原审第三人：深圳纳斯威电子有限公司。

法定代表人：吴西臣，该公司总经理。

上诉人盖组织管理及投资服务有限公司（以下简称盖组织公司）因与国家知识产权局、深圳纳斯威电子有限公司（以下简称纳斯威公司）实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院2019年10月21日作出的（2017）京73行初2435号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月9日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。

盖组织公司上诉请求：1.撤销原审判决，改判撤销国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的第30338号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）；2.判令国家知识产权局针对本案重新作出无效请求审查决定；3.判令国家知识产权局承担本案一审、二审的全部诉讼费用。事实和理由：原审判决事实认定不清、适用法律不正确。本案涉及申请号为201390000237.9，名称为“头发矫直刷”的发明专利（以下简称本专利），原审判决中关于“被诉决定的审理基础已经发生变化，针对被诉决定的审理已不具有实质意义”的认定不能成立。首先，在本专利的两个无效案件的争议焦点紧密相关的情况下，涉案被诉决定对另一个无效决定的审判结果具有实质性的影响，针对被诉决定的审理仍具有实质意义。其次，在涉及本专利的两个无效决定均未生效的情况下，本专利的另一个决定并没有导致涉案被诉决定的审查基础发生变化，原审法院仍应对被诉决定进行实质性的审理和判决。

国家知识产权局辩称：同意原审判决，请求驳回上诉，维持原判。

纳斯威公司述称：请求驳回上诉，维持原判。

盖组织公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2017年8月13日立案受理。盖组织公司起诉请求：撤销被诉决定，并责令国家知识产权局重新作出决定。

国家知识产权局原审辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回盖组织公司的诉讼请求。

纳斯威公司原审述称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回盖组织公司的诉讼请求。

原审法院经审理查明：本专利系申请号为201390000237.9，名称为“头发矫直刷”的发明专利。其申请日为2013年5月16日，优先权日为2012年5月17日、2013年1月6日，授权公告日为2015年1月14日，专利权人为盖组织公司。

本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种头发矫直刷，其特征在于，包括：

多个加热件，所述加热件从所述头发矫直刷表面伸出，并以一设定密度分散在所述头发矫直刷表面的至少一部分上；及

多个间隔件，所述间隔件用于使所述加热件的突出末端与所刷头皮之间保持一与所述间隔件的恢复力相关的设定距离，并以所述设定密度分散在所述头发矫直刷表面的至少一部分上，所述设定密度用于保证所述设定距离得以保持。

2.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，所述加热件的突出末端与所刷头皮之间的所述设定距离为1-30毫米。

3.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，所述加热件的所述设定密度为0.2-15个/平方厘米。

4.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，至少一部分所述间隔件连接在对应加热件的顶端。

5.根据权利要求4所述的头发矫直刷，其特征在于，连接于所述对应加热件的顶端的至少一部分所述间隔件包含一硅帽。

6.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，还包括一加热源，以加热所述加热件。

7.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，至少一部分所述加热件包含一内部的加热源。

8.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，还包括一控制单元，以控制所述加热件。

9.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，所述头发矫直刷为单面刷。

10.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，所述加热件和所述间隔件的所述设定密度在所述头发矫直刷的表面是变化的，在至少一场景下，所述设定密度与保持所述加热件的突出末端和所述头皮之间的所述设定距离相关。”

针对本专利权，纳斯威公司于2015年9月21日向专利复审委员会提出了无效宣告请求。专利复审委员会于2016年10月19日作出被诉决定，宣告本专利权全部无效。

此外，纳斯威公司还曾于2016年2月1日对本专利权提出无效宣告请求，在该无效程序中，盖组织公司修改了权利要求，在授权公告文本基础上，删除权利要求1、4、9，将权利要求1、4、9合并为新的权利要求1，并相应修改其余权利要求的编号和引用关系，修改后权利要求1-8内容如下：

“1.一种头发矫直刷，其特征在于，包括：

多个加热件，所述加热件从所述头发矫直刷表面伸出，并以一设定密度分散在所述头发矫直刷表面的至少一部分上；及

多个间隔件，所述间隔件用于使所述加热件的突出末端与所刷头皮之间保持一与所述间隔件的恢复力相关的设定距离，并以所述设定密度分散在所述头发矫直刷表面的至少一部分上，所述设定密度用于保证所述设定距离得以保持；

其中，至少一部分所述间隔件连接在对应加热件的顶端；所述头发矫直刷为单面刷。

2.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，所述加热件的突出末端与所刷头皮之间的所述设定距离为1-30毫米。

3.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，所述加热件的所述设定密度为0.2-15个/平方厘米。

4.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，连接于所述对应加热件的顶端的至少一部分所述间隔件包含一硅帽。

5.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，还包括一加热源，以加热所述加热件。

6.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，至少一部分所述加热件包含一内部的加热源。

7.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，还包括一控制单元，以控制所述加热件。

8.根据权利要求1所述的头发矫直刷，其特征在于，所述加热件和所述间隔件的所述设定密度在所述头发矫直刷的表面是变化的，在至少一场景下，所述设定密度与保持所述加热件的突出末端和所述头皮之间的所述设定距离相关。”

专利复审委员会经审查后认定盖组织公司对本专利权利要求的修改符合《专利审查指南》的相关规定，并在修改后的权利要求的基础上，于2016年10月18日作出第30358号无效宣告请求审查决定（以下简称第30358号决定），宣告本专利权无效。

盖组织公司不服第30358号决定，起诉至原审法院。

原审法院认为，盖组织公司的诉讼请求是撤销被诉决定。因被诉决定审理的基础为本专利授权公告时的权利要求，而在针对本专利的另一个无效案件中，盖组织公司修改了前述权利要求，且该修改后的权利要求已被专利复审委员会接受。基于此，本案被诉决定的审理基础已经发生变化，针对被诉决定的审理已不具有实质意义。据此，盖组织公司要求撤销被诉决定的诉讼请求原审法院不予支持。

原审法院判决：驳回盖组织公司的诉讼请求。案件受理费100元，由盖组织公司负担。

二审中，当事人没有提交新的证据。

原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明：盖组织公司不服第30358号决定向原审法院提起行政诉讼，原审法院于2017年4月10日立案受理，盖组织公司在该案中的诉讼请求为依法撤销第30358号决定并责令国家知识产权局重新作出决定。原审法院就该案于2019年10月21日作出的（2017）京73行初2434号行政判决，判决驳回盖组织公司的诉讼请求。盖组织公司不服（2017）京73行初2434号行政判决，向本院提起上诉。本院经审理后，已于2020年9月16日作出（2020）最高法知行终358号行政判决，判决：驳回上诉，维持原判。

本院认为，在涉及同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中对权利要求进行了修改，且该修改符合专利法规定的，应当视为专利权人对原权利要求的放弃，专利权人对其权利的处分必然会对其他尚未完成的，涉及同一专利权无效宣告请求审查行政程序及后续的行政诉讼程序产生实质性影响。

在第30358号决定涉及的无效宣告请求程序中，盖组织公司作为专利权人修改了权利要求书且已被国家知识产权局接受，修改方式为删除权利要求1、4、9，将权利要求1、4、9合并为新的权利要求1，并相应修改其余权利要求的编号和引用关系,上述修改构成对其修改前的权利要求的放弃，必然会对同时正在进行中的无效宣告请求程序即本案涉及的无效宣告请求审查程序产生实质性影响。在此情况下，本案的无效请求审查程序不应再基于本专利授权公告时的权利要求书即修改前的权利要求继续审查并作出决定。第30358号决定于2016年10月18日作出，宣告本专利权全部无效，而专利复审委员会又基于授权公告时即修改前的权利要求于同月19日作出本案被诉决定宣告本专利权全部无效。本案被诉决定作出时，实质上审查基础已不复存在而无继续审查之必要，故应对已作出的被诉决定予以撤销，且国家知识产权局也无需重新作出审查决定。原审判决关于被诉决定的审理基础已经发生变化，针对被诉决定的审理已不具有实质意义的认定正确，但未对本案被诉决定作出处理，本院予以纠正。

综上所述，盖组织公司的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第三项、第八十九条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销北京知识产权法院（2017）京73行初2435号行政判决；　

二、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第30338号无效宣告请求审查决定；

三、驳回盖组织管理及投资股份有限公司的其他上诉请求。

一审案件受理费100元，由盖组织管理及投资股份有限公司负担。二审案件受理费100元，由盖组织管理及投资股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长 岑宏宇

审判员 佘朝阳

审判员 陈瑞子

二○二○年十二月三日

法官助理 诸方卉

书记员 兴源

裁判要点

来源：最高人民法院知识产权法庭

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：最高法谈 | 平行无效宣告程序中权利要求修改的影响（点击标题查看原文）

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