初创企业的专利布局——遭遇简化版仿制品的专利保护

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作者：崔雷 上海汉盛律师事务所 知识产权专业顾问

朱以林 上海汉盛律师事务所 创始高级合伙人

原标题：遭遇简化版仿制品的专利保护——专利布局（一）

产品上市后为公众所知前，如不及时申请专利权保护，则丧失了专利保护的时机，即便以后再申请专利，也容易被无效，所以急需申请保护。这种保护属于防守型的基本保护，非常必要而且必须尽快实施。同时出于保护市场的角度，在遭遇简化版仿制品时，企业应当上升知识产权保护的层级，着手专利布局，阻击简化版的仿制品侵占市场。

背景介绍

企业创业初期的知识产权保护基于防守的目的,首先会将创新点，也就是有技术贡献的部分申请专利；出于现实的目的,为了获得政府的补助和资助，参与高科技企业的评定，有动力申请专利，初期的目的以获得授权为主，对专利应该保护的力度、范围、路径和方向并不十分了然。然而，在产品经过研发、生产和上市销售中，如果产品有较好的市场前景，很快就会有竞争对手仿制，竞品出现会影响企业的销售和市场规划，同时激发企业进一步通过知识产权保护的动机，企业着手开展侵权诉讼的准备，研究竞品是否落入授权专利权利要求保护范围，如果竞品落入授权专利的保护范围，进一步要获取专利评价报告，或者分析专利权的稳定性。有一种现实的情况是，同行有意或无意的避开专利保护范围，简化了产品设计实现了基本的功能，同时绕开了先行者专利保护。对于创新的先行者，投入了大量的时间精力开发产品，开发市场，如何避免后来者居上，或者说避免后来者通过对原产品的功能简化避开专利保护和潜在的诉讼风险，对产品开发的先行者来说是一个重大的课题，尤其在国内创新市场具有重大的研究意义和现实意义。

案例介绍

笔者收到客户发来的一张竞争对手的宣传单页。单页上的这个产品与客户做的产品外观十分接近。再细看，关于产品的技术特征,也十分相近。

客户发来微信截屏，显示是当日最新接到的消息。这是一款医疗设备。目前，客户的产品在招标阶段，招标的竞争对手成功应标，卖了两台。项目的背景是客户自两年前开发了一款新产品。产品是结合了国外的多项专利技术，然后在国内制造生产，申请了国内的专利。客户已经先行投入大量的资金，用于厂房的建设，医疗设备许可证的准入，研发，市场销售体系的建立。

对于此次突发事件，客户怀疑竞品侵权，所以第一时间发给笔者进行分析研究。

侵权判定原则包括：全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则、自由公知技术抗辩原则。

按照全面覆盖原则，笔者认真研究了竞争竞品的技术特征。相关的法条如下：

《中华人民共和国专利法》（2020）

第六十四条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

第六十七条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《专利法实施细则》

第二十条　权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。

从技术特征讲竞品与客户申请的专利保护范围十分接近。与客户已经申请的多个专利相比，这款产品是一个简化版。也就是说，他的技术特征没有落入原来专利权保护的范围。

这里存在着两种情况，一个就是竞争对手用的就是现有技术或者是现有技术的结合。他用公开技术生产的产品完全没有侵权，竞品的技术方案是源于客户申请文件的说明书，但是这个方案又没有在权利要求进行保护内。

另一种情况是属于现有技术与本领域技术人员可以知道的技术特征的结合，还是属于现有技术。本领域技术人员跟现有的技术特征的结合一直是处于一个模糊的地带。

站在用户的角度，应尽量去扩大保护范围，但是应该在合理的范围内。

目前的情况下。竞品只是一种简化版，从客户的说明书研究发现，未来应该有很多种多种简化版的技术方案。可以绕开权利要求保护的范围。当下专利保护的防护网还不够密集，需要尽快的弥补，亡羊补牢尚未晚矣。

笔者分析了客户现有5项申请专利的技术特征如下：

X、Y、Z是现有技术;a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l是有贡献的技术特征；

竞品是X、Y、Z加m; 技术特征“m”是非必要技术特征，但同时又是产品设计中不宜回避的技术特征，属于技术贡献度不高，但市场应用价值大的特征。

为了企业通过知识产权的申报保护市场，企业还须通过商标、外观专利、软著申请，形成知识产权的保护网。同时加强核心专利的保护。

第二天，笔者与企业创始人商议对策。创始人首先明确要保护的核心技术有两个方面，涉及两个重要的技术指标，其中一个已经在说明书中披露，一个现阶段还属于技术秘密没有披露。笔者同企业创始人讨论了各种专利布局的策略和现阶段最适合企业的知识产权保护策略。

总结

产品上市后为公众所知前，如不及时申请专利权保护，则丧失了专利保护的时机，即便以后再申请专利，也容易被无效，所以急需申请保护。这种保护属于防守型的基本保护，非常必要而且必须尽快实施。同时出于保护市场的角度，在遭遇简化版仿制品时，企业应当上升知识产权保护的层级，着手专利布局，阻击简化版的仿制品侵占市场。这里的专利布局又特指建立专利栅栏或者专利丛林，高密度的专利保护以迟滞竞品对市场的侵蚀。首先篱清现有技术和必要技术特征，在保护有突出贡献的核心技术特征时，从产品的应用角度，将市场上可能的非公开应用方案尽量囊括，以阻击简化版的仿制品侵占市场，为侵权诉讼做好准备。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：崔雷 上海汉盛律师事务所 知识产权专业顾问

朱以林 上海汉盛律师事务所 创始高级合伙人

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：初创企业的专利布局——遭遇简化版仿制品的专利保护（点击标题查看原文）

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