注册商标核定使用范围的判定

【小D导读】

在司法实践中，如何在涉及商标共存与权利冲突问题的案件中准确适用该规定，以有效实现立法目的，仍然存在争议。

【裁判要旨】 注册商标间的权利冲突是典型的同种权利之间的冲突，而判断被控侵权行为人使用其合法注册的商标是否超出核定使用的商品范围，特别是当涉嫌侵权的商品不能清楚划归被告商标的核定使用商品范围，也未明确出现于《商标注册用商品和服务国际分类表》或《类似商品和服务区分表》中时，如何准确判断涉嫌侵权商品是否属于被告核定使用的商品范围，在商标侵权案件的审理中争议较大。法院在判断被告是否超出其核定商标的使用范围时可参考《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》，并充分考虑原告和被告商标的显著性、知名度、核定使用范围的具体情形等因素，更多地从消费者的角度或立场出发，以相关公众对商品或者服务的一般认识是否发生混淆进行综合判断，由法院独立作出。 【案情】 原告有友公司的法定代表人鹿有忠多年来从事有友牌泡凤爪等产品的生产、销售。2005年6月，有友牌泡凤爪被重庆市江北区旅游局推荐为江北旅游商品。2005年10月，鹿有忠向国家工商行政总局商标局申请注册“有友”商标。该商标于2008年9月14日被核准公告，注册号为4969762，核定使用商品(第29类)包括：死家禽、腌制蔬菜、泡菜、豆腐制品、精制坚果仁等。注册有效期限自2008年9月14日起至2018年9月13日止。2007年5月25日，原告有友公司注册成立，主要生产销售泡椒鸡爪、酱腌菜、非发酵性豆制品等产品。2007年6月1日，鹿有忠与原告有友公司签订商标使用许可合同，鹿有忠将第4969762号“有友”商标许可原告使用在第29类商品上，许可使用期限自2007年6月1日起至2018年6月1日止，同时鹿有忠授权原告可对任何侵犯“有友”商标权的第三方提起诉讼。2007年12月，重庆市工商行政管理局向鹿有忠出具重庆市著名商标证书，认定“有友”商标为重庆市著名商标，有效期自2007年12月6日至2010年12月5日。 2010年10月至11月，原告有友公司陆续从重庆、广东深圳、云南昆明、浙江、江苏、上海等省市的市场、超市中购买到被告香传公司生产的“有发”泡凤爪、泡椒凤爪、泡椒凤翅等产品。另查明，被告罗良微曾经是重庆有友食品开发有限公司的职工。离开该公司后，罗良微于2008年7月22日成立被告香传公司，主要经营肉及肉制品(泡凤爪)、酱腌菜等。罗良微于2009年11月7日注册第6420805号“有发”商标，核定使用商品(第29类)为猪肉食品；肉；火腿；香肠；板鸭；鱼片；肉罐头；泡菜；豆腐制品；腐竹(截止)，注册有效期限自2009年11月7日至2019年11月6日。2010年11月13日，该“有发”商标受让给被告香传公司。重庆市南岸公证处(2010)渝南岸证字第5968号公证书显示，在被告香传公司网站http://cqu8.com/上对被告生产的“有发”泡椒凤爪、泡椒凤翅等系列产品进行了介绍，并介绍其营销网络分布在西南、西北、东北、华北、华中、华东、华南等27个大中城市。 【裁判】 重庆市第五中级人民法院经审理认为，原告有友公司通过“有友”商标专用权人鹿有忠的许可使用该商标，其注册商标使用权应受法律保护。同时，通过鹿有忠的明确授权，原告有友公司具有诉讼主体资格，可以提起本案诉讼。该案的争议焦点在于被告是否超过“有发”商标的核定使用范围使用该商标，人民法院是否应当受理本案。法院结合国家工商行政管理总局商标局2007年版《类似商品和服务区分表》第29类的具体商品分类以判定工商机关在核准被告“有发”商标注册时核定使用商品的本意，并充分考虑原告商标的显著性、知名度，原告和被告商标核定使用范围的具体情形等因素，认定被告香传公司生产的泡凤爪、泡椒凤爪、泡椒凤翅产品的原料为鸡爪、鸡翅，从其产品特征分析应当归为290114死家禽类，而非被告商标所注册的290046肉类。同时，从该区分表第29类的名称及列举的具体商品类别来看，在已有更加适宜的并列类别概念的情况下，把肉类商品理解为涵盖凤爪、凤翅，不符合工商机关根据分类表核定商标使用商品的本意，故香传公司生产的泡凤爪、泡椒凤爪、泡椒凤翅超过了“有发”商标的核定使用范围，人民法院应当受理原告有友公司以香传公司在上述产品中使用“有发”商标侵犯其“有友”商标使用权的诉讼。同时，法院认定有友牌泡椒凤爪等系列产品通过鹿有忠及原告多年在全国范围内的大量宣传使用，已经使该商标具有一定的显著性和知名度。“有发”商标与“有友”商标相比较，区别仅在“发”字比“友”字左上方及右上方各多一笔，二者字形相似，形状也近似，属于相似商标。另外，对辨别产品来源及产品标识比较专业的超市销售人员都将自己销售的“有发”牌泡椒凤爪误认为“有友”凤爪，进一步证明香传公司在泡椒凤爪等产品上使用“有发”商标已经使相关公众对商品的来源产生误认，故被告香传公司在与原告相同的泡凤爪、泡椒凤爪、泡椒凤翅产品上使用“有发”商标，侵犯了有友公司对“有友”商标享有的许可使用权。综上所述，法院综合考虑“有友”商标多年来获得大量荣誉、原告生产的有友牌泡凤爪等系列产品的知名度较高、被告香传公司的侵权范围较广和数量较大等事实，确定被告香传公司赔偿原告经济损失及合理开支共计50万元人民币。香传公司不服一审判决，上诉至重庆市高级人民法院，重庆市高级人民法院判决维持了一审判决。 【评析】 当前我国知识产权审判中注册商标共存的情形屡见不鲜，如何既切实保护注册商标专用权，又有效平衡相抵触商标共存与权利冲突的问题是商标侵权案件审理中遇见的难题之一。最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第2款对法院是否受理注册商标之间的争议提供了基本判断标准。但是在司法实践中，如何在涉及商标共存与权利冲突问题的案件中准确适用该规定，以有效实现立法目的，仍然存在争议。 一、注册商标的共存 在商业活动中，不同的主体基于商业目的，在相同或类似商品或服务上使用被核准注册的相同或近似商标的情形，我们通常称为相抵触商标共存。相抵触商标共存既包括基于法律的规定而存在的相抵触商标共存现象，即法定共存，也包括在特殊情形下商标的识别力可以被忽略，法律也没有禁止其共存的必要的特定情形下的共存，还存在基于协议产生的相抵触商标的协议共存情形。利益平衡理论可以很好地诠释商标共存的正当性。如何在商标侵权案件的审理中有效地平衡以商标专用权为代表的商标利益、竞争者利益、消费者利益和公共利益四大利益，促进这四大利益和谐共存并趋于动态平衡，是知识产权审判中经常遇到的难题之一。商标制度通过对商标权的保护来促进经济、社会健康、持续发展，其终极目的还是保护公共利益。如果法律明确相抵触商标共存并设计适当制度平衡各方利益使之更加合理和公平，这可以促进公平竞争，更有利于终极目标的实现。 二、注册商标的权利冲突及解决原则 伴随相抵触注册商标共存现象而来的就是注册商标间的权利冲突问题。商标权之间的权利冲突，是指一方当事人根据其享有的注册商标权向对方提出诉讼请求，对方当事人以行使自己享有的注册商标权为由进行抗辩形成争议的情形，即诉辩双方均持有注册商标权的纠纷。注册商标间的权利冲突是典型的同种权利之间的冲突，冲突的焦点问题大致有两项：一是在相同或者类似商品(服务)上先后注册的商标相同或近似引发的权利冲突，在后注册的权利主体主观上可能是恶意也可能是善意，但都是依据合法的程序取得注册。二是不同主体在不同类商品或服务上注册的相同或近似的商标，在使用过程中由于其中一类商品或服务上的商标发展为驰名商标，从而排斥其他权利人在不相同或不相类似商品或服务上使用相同或近似的商标，这样驰名商标与普通商标在非类似商品或服务上亦可产生权利冲突。注册商标都是权利人经过合法的程序取得的，不管权利人主观上是否具有恶意，从形式上看都是合法的，在权利的存续期间应该是可以实现的。笔者认为，处理商标权之间权利冲突纠纷案件应全面考虑商标的注册情形、商标的近似性、知名度等因素，参考以下原则作为裁量标准： 第一，相对保护在先权原则。 尊重在先权利和保护消费者对标识所指示的商品或者服务来源的一致性，属于国际惯例，也是各国普遍承认处理权利冲突的首要原则。但是保护在先权利原则的适用应具有相对性，它不是唯一原则，同时，在先权利应具有完整性，界定在先权利时还应当考虑到在先权利的驰名、知名情况，因为是否知名决定着混淆误认程度的大小。 第二，维护诚实信用和公平竞争原则。 诚实信用原则实质上是对相对保护在先权原则的一种补充，它排除了以欺诈、仿冒、引入误认或误解等方式利用他人市场信誉与优势获取经济利益的行为，也排除了因恶意仿冒他人的商标而取得权利的合法性。第三，利益平衡与效益原则与反淡化保护原则。知识产权法律制度的价值趋向就在于平衡不同权利人之间的利益。在处理权利冲突时，兼顾利益之间的平衡是很有必要的，这可以使不同的知识产权各得其所、相互协调，使知识产品得到最有效的利用。 三、准确判断注册商标核定使用范围 商标法第五十一条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”从该规定看，商标专用权的权利范围是由核准注册的商标和核定使用的商品两方面结合构成的。而根据最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第2款之规定，原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。由此，判断被控侵权行为人使用其合法注册的商标是否超出核定使用的商品范围成为法院能否受理商标权之间权利冲突纠纷的基础。判定被控侵权人使用注册商标是否超出核定使用的商品范围，特别是当涉嫌侵权的商品并非可以清楚划归被告商标的核定使用商品范围，也未明确出现于《商标注册用商品和服务国际分类表》或《类似商品和服务区分表》中时，如何准确判断涉嫌侵权商品是否属于被告核定使用的商品范围，已经成为商标侵权案件审理中的难题之一。笔者认为，不能简单地套用《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》，而是将其作为参考，更多地从消费者的角度或立场出发，以相关公众对商品或者服务的一般认识是否发生混淆进行综合判断，由法院独立作出。所谓相关公众的一般认识，是指相关市场的一般消费者对商品的通常认知和一般交易观念，不受限于商品本身的自然特性。所谓综合判断，是指将相关公众在个案中的一般认识，与商品交易中的具体情形，以及司法解释规定的判断商品类似的各要素结合在一起，从整体上进行考量，同时可以参照商品服务分类表的分类。另外，也应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度，以进一步判定行为人使用注册商标是否正当、合法。（杨丽霞）

作者：杨丽霞作者单位：重庆市第五中级人民法院来源：中外民商裁判网整理：iprdaily 网站：http://www.iprdaily.cn/

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