效果和用途特征对于不同类型的权利要求的新创性及保护范围分别是否一定存在影响？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：IP任亦清先森（任飞）

原标题：效果和用途特征对于不同类型的权利要求的新创性及保护范围分别是否一定存在影响？

在高质量、高价值专利撰写时，效果和用途特征使用起来要慎之又慎、精益求精。为追求较大的保护范围时，有时不得不采用功能性限定（效果和用途特征）。但不能是纯功能性限定，不然就得不到说明书或本领域技术人员的支持。效果和用途特征大多数时候就好比功能性限定（用途类方法权利要求除外），犹如一把双刃剑，用得好时，往往轻描淡写的一句效果和用途特征既能增大专利的保护范围同时保护专利的新创性，在涉及侵权诉讼及无效宣告时不吝拔刀相助；用得差时，效果和用途特征就会缩小保护范围，对手公司不构成侵权行为，或甚至造成权利要求不清楚、得不到说明书支持从而无法授权。

在日常专利撰写中，专利代理师经常会为了让权利要求更容易让审查员、技术人员或其他读者更容易清楚地读懂技术方案，或者说让其技术方案能够一目了然地解决其所声称的技术问题，在权利要求中加入效果或用途特征。但是这种撰写方式，有时会使得代理师在不知不觉中“花田里犯了错”，使得该权利要求的保护范围存在争议或新创性受到影响，这给我们专利代理师的撰写水平提出了更高的要求，也可能会在侵权诉讼及无效宣告请求时对最终的审判结果直接构成有利或不利的影响。

由于权利要求的类型多种多样，那么问题来了，效果和用途特征对于不同类型的权利要求的新创性及保护范围分别是否一定存在影响呢？我们在遇到这方面问题时，往往感到十分棘手、坐立不安，那有没有一些可供参考的经验或规律可循呢？笔者希望通过专利审查指南和一个现实案例对这两个问题进行探讨。

首先，遵循“本本主义”原则，从专利审查指南入手。

权利要求按照性质划分类别，可分为产品类权利要求和方法类权利要求，为了使权利要求的保护范围进行清楚界定，《专利审查指南》第二部分第二章对于权利要求作出如下规定：权利要求的主题名称应当与其技术内容相适应。产品类权利要求通常应当用产品的结构特征来描述，而方法类权利要求则通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。但是，在审查实践中，仍然会出现以效果或用途表述技术特征的撰写方式。

笔者认为，由于产品类权利要求中的技术特征与方法类的在实质上截然不同，效果或用途特征在两主题的保护范围上的限定作用应当区别对待。

产品类权利要求中的效果和用途限定

当权利要求的主题为产品类时，在判断其保护范围时需要考虑效果和用途特征对产品的结构特征有何实质影响，从而思考其是否会对权利要求带来新创性。当然这里所说的结构特征包括形状、构造及其他所有任何能够构成直接描述产品的特征。

产品中用途限定：如果用途隐含了产品具有特定的结构和/或组成，则该用途作为产品的结构和/或组成的限定特征必须予以考虑。举《专利审查指南》第二部分第三章关于新颖性判断活生生的例子，起重机的吊钩与钓鱼用的吊钩，二者在结构上不同，为不同的产品；一种用于注射的药物组合物和一种用于口服的药物组合物，其中“用于注射”和“用于口服”这样的不同用途限定同样可以隐含二者药物组合物组成的不同，从而对产品加以区分。否则不应考虑。

产品中效果限定：如果某种效果隐含了产品具有特定的结构和/或组成，则该效果作为产品的结构和/或组成的限定特征必须予以考虑。那就举我们日常撰写中经常会看到“A零件可在B零件上滑动”、“C零件可在D零件上转动”、“E零件穿过F零件可在G零件上内进行搅拌”，明显根据现有技术可以得知A零件与B零件之间形成滑动副或A零件放置在B零件上，C零件与D零件之间通过铰链连接、C零件套设和被套设于D零件，F零件上必然设有一个孔供E零件穿过，且这个孔的面积要么大于E零件的横截面或孔的四周设有柔软可变形材料让E零件可以转动，当然也可以结合说明书及附图中的记载和发明动机进一步确认。否则不应考虑。

方法类权利要求中的效果和用途限定

同理可知，当权利要求的主题为方法类时，在判断其保护范围时需要考虑效果和用途特征对方法中的特征有何实质影响，从而思考其是否会对权利要求带来新创性。

方法类权利要求大致可分为三种类型，第一种是制造加工方法，它作用于一定的物品上，其目的在于使之在结构、形状或者物理化学特性上产生变化。第二种是作业方法，这种方法不以改变所涉及物品本身的结构、特性或功能为目的，而是寻求产生某种技术上的效果，例如测量、检验、分析等。第三种方法是使用方法，即用途发明，它是对某种已知物品的一种新的应用方式，其目的是产生某种技术效果或者社会效果，而不是改变被使用的产品本身。接着我们将效果和用途限定分别逐一与这三种类型进行比对。

方法中用途限定：如果是前两种，和产品类相同（用途限定不能构成直接描述该类主题权利要求的技术特征），从而不能直接判断是否对其保护范围造成影响，还需要代入现有技术以及说明书中相关记载对该方法是否产生了实质性影响。如果是第三种，即用途发明，那么用途限定构成直接描述该类主题权利要求的技术特征，势必会对保护范围会造成一定影响。

方法中效果限定：笔者认为，方法类权利要求本来就各式各样、十分复杂，而效果限定中绝大部分是为说明该方法产生对应技术效果的工作原理或基本机理的解释，或直接描述技术效果、解决了什么样的技术问题，本身不应出现在方法类权利要求中，对其保护范围及新创性也产生不了任何影响，从而造成撰写的不规范性（除非该效果限定是对该方法中的某个使用对象或处理对象，会对该方法产生确定影响）。

其次，下面结合专利局复审和无效审理部的2018年度复审无效十大案件“评析‘滴眼液’发明专利权无效宣告请求案”进行具体案例实践分析。

针对无效宣告请求人江苏恒瑞医药股份有限公司对日本参天制药株式会社、旭硝子株式会社的发明专利（专利号：ZL01815617.7）提出的无效宣告请求，原专利复审委员会经审理后作出无效宣告请求审查决定，宣告专利权全部无效。随后，一审法院撤销审查决定，二审法院撤销一审判决，维持审查决定。

在无效审查阶段以及司法审判阶段，案件的争议焦点始终围绕在表示效果技术特征对权利要求保护范围是否具有限定作用，以及具有怎样的限定作用，其能否为权利要求带来创造性的问题。

争议点在于：该案专利权利要求的前序部分为“一种抑制滴眼液中他氟前列素含有率降低的方法”，并在特征部分限定了在滴眼液中加入聚山梨酯80能够“抑制吸附”，加入乙二胺四乙酸或其盐能够“抑制分解”。而最接近的现有技术分别在两部分内容中公开在他氟前列素眼用溶液中可以加入聚山梨酯80，并根据制剂需要加入稳定剂乙二胺四乙酸钠（乙二胺四乙酸盐的一种），但并未公开这两种物质具有“抑制吸附”和“抑制分解”的作用。专利权人始终强调，本专利的实质改进在于发现了这两种物质在特定前列素滴眼液制造中的新用途，而一审法院也认为本专利属于“方法权利要求中基于新性质而提出的新手段、新用途”，但本专利所述方法权利要求是否确实属于用途权利要求？

笔者认为，申请人在一审中混淆“用途特征”和“效果特征”的基本概念，“在滴眼液中加入聚山梨酯80能够抑制吸附，加入乙二胺四乙酸或其盐能够抑制分解”这明显是在说明方案产生的效果或作用，属于效果特征，跟新用途、新手段毫无关联。

1.如何确定权利要求主题

复审委在二审中提出，涉案专利权利要求的前序部分并未出现“用于……”或类似用途权利要求的常见表达方式，同时本专利说明书记载“因为一些前列腺素衍生物溶于水时易于分解，所以将这些前列腺素衍生物配制在滴眼液中还需要解决稳定性的问题。因为药物在滴眼器上的吸附和药物在滴眼液中的分解导致滴眼液中药物浓度的降低，所以解决这些问题是制备滴眼液的一个重要课题”，纵观说明书记载内容，本专利始终致力于解决制备滴眼液过程中遇到的产品稳定性问题，其所采用的技术手段是在制备滴眼液过程中加入吐温80和乙二胺四乙酸或其盐，从而得到一种稳定的他氟前列素滴眼液产品。因此从本专利的发明目的、所要解决的技术问题以及技术手段判断，权利要求所述方法即是作用于一定物品（即滴眼液）上，目的在于使其物理化学特性（即稳定性）产生变化，属于方法权利要求中“制造加工方法”类型，其并不属于用途发明，显然不是基于新性质而提出的新手段和新用途。即使在用途权利要求中出现了新的功能、效果特征的限定，但这样的限定并不必然会为权利要求带来新颖性和创造性。

2.确定效果或用途特征是否实质影响新创性

医药化学领域中较为常见的，如采用效果限定的制药用途，如果其中效果的限定并未导致最终用途或者应用领域等实质不同时，则这样的限定仍难以为权利要求带来新颖性、创造性。

举例而言，如果该案权利要求的主题修改为用途权利要求，即保护“一种用于抑制滴眼液中他氟前列素含有率降低的用途”，并在特征部分仍然限定吐温80和乙二胺四乙酸或其盐分别具有“抑制吸附”“抑制分解”的作用，其创造性该如何判断？由于抑制滴眼液中活性成分含有率降低的本质是解决产品的稳定性问题，其中“抑制吸附”和“抑制分解”仅仅是为了实现产品稳定效果的机理或原因的阐释，而无论最接近的现有技术是否解释在滴眼液中加入各物质的原因或机理与否，客观上都已经公开了权利要求所述抑制他氟前列素含有率降低的技术手段，并带来了相应的技术效果。权利要求所述用途与现有技术相比，在应用领域、应用方式、应用效果或发明目的等方面非常类似，未产生任何实质性差异，因此该权利要求仍将不具备创造性。

然后，笔者初心未改，要再来回答第二段所提出的两个问题。问题1，笔者认为，只有一种情况是必然存在一定影响的，那就是当用途限定应用于用途方法类权利要求时，构成直接描述该类主题权利要求的技术特征，其保护范围会减小，新创性程度得到加强。其他的情形具有不确定性，需要结合现有技术、说明书所记载内容来判断效果和用途特征对各类权利要求中的技术特征有何实质影响，从而思考其是否会对权利要求带来新创性。

问题2，综上所述、总而言之，笔者总结出以下四点规律：1、不管是什么类型的权利要求，心中一定要树立一个观点，首先重点关注“实质性影响”、第二个是“特征”，即是否对其特征产生“实质性影响”；2、首先判断权要类别，其次确定对其特征是否实质影响；3、效果特征中绝大部分是为说明该方法产生对应技术效果的工作原理或基本机理的解释，或直接描述技术效果、解决了什么样的技术问题，对其保护范围及新创性也产生不了任何影响；4、判断影响时不要光只看现有技术，还有说明书；5、在医药化学领域判断创造性时如果一篇最接近现有技术已经完全公开了权利要求的核心技术方案，属于同一领域，其他方案结合起来不算太难，就算现有技术没说技术效果，客观上已经没有创造性。

最后，回到专利撰写中。

在对自己写的权利要求书进行检查时，权利要求保护范围的确定，首先是由其主题决定考虑什么类型的特征，比如产品类就优先考虑结构特征，然后看效果和用途特征是否对主题特征产生实质影响。

笔者认为，在高质量、高价值专利撰写时，效果和用途特征使用起来要慎之又慎、精益求精。为追求较大的保护范围时，有时不得不采用功能性限定（效果和用途特征）。但不能是纯功能性限定，不然就得不到说明书或本领域技术人员的支持。在机械领域产品类发明或实用新型应当尽量少用，因为说明书是权利要求书的字典、大部分都能说得清，以免保护范围无意中缩小。在电学领域类发明中，往往是计算机通讯控制类，经常不得不采用对各种模块进行功能性限定，不然整个方案就不是清楚完整的，而且功能性限定也可以增大保护范围。

效果和用途特征大多数时候就好比功能性限定（用途类方法权利要求除外），犹如一把双刃剑，用得好时，往往轻描淡写的一句效果和用途特征既能增大专利的保护范围同时保护专利的新创性，在涉及侵权诉讼及无效宣告时不吝拔刀相助；用得差时，效果和用途特征就会缩小保护范围，对手公司不构成侵权行为，或甚至造成权利要求不清楚、得不到说明书支持从而无法授权。

以上观点仅是笔者通过对审查指南以及2018年度复审无效十大案件“评析‘滴眼液’发明专利权无效宣告请求案”案例中的一点理解与思考，如有理解不当之处，欢迎批评指正。
 

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作者：IP任亦清先森（任飞）

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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