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以“一种油炸食品的制作方法和设备”发明专利为例, 归纳答复审查意见的撰写流程

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其言朗朗5个月前
以“一种油炸食品的制作方法和设备”发明专利为例, 归纳答复审查意见的撰写流程

以“一种油炸食品的制作方法和设备”发明专利为例, 归纳答复审查意见的撰写流程

#本文仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载,不代表IPRdaily立场#


来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:周云秋  北京品源专利代理有限公司

原标题:以“一种油炸食品的制作方法和设备”为例,归纳答复审查意见的撰写流程


撰写答复审查意见是专利代理人的常见工作,对刚入行的新人来说也是不容易快速掌握的部分,过程涉及对权利要求和对比文件每一条权项的详细了解和对比分析,判断原权利要求书中各项权利要求是否具备新颖性和创造性,还包括对相关法条的熟练掌握。


这里通过一个发明专利“一种制作油炸食品的方法”的撰写,与大家分享交流答复审查意见撰写的流程步骤与注意事项。


答复审查意见的具体撰写内容分为以下几个部分:


一 修改后的权利要求书


根据《专利法实施细则》20条,权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。 从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。


第一步应当写出修改后的权利要求书全文,以便在后文的意见陈述书中对修改后的各项权要进行陈述和解释。


二 意见陈述书


《专利法》22条记载,授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性,答复审查意见中意见陈述书的撰写也主要围绕这些点进行:


1、修改说明


修改原权利要求的基础是审查员对本案的审查意见,在撰写答复审查意见之前,要仔细阅读答复审查意见书,理解审查员想要表达的含义,找到每一条审查意见对应的权利要求,判断原权利要求书是否存在需要修改的地方。


修改说明就是说明修改后的权利要求相比于原权利要求的哪些部分进行了修改,对修改后的权利要求相比于原权利要求中增添、减少、删除的内容进行描述。


以“油炸食品的制作方法”一案为例,审查员认为原权利要求4中要求“保护一种油炸马铃薯薄片”,其提到的技术特征“该油炸马铃薯薄片含油量低,且表面具有鼓泡”已经被对比文件2全部公开。经过对比分析,该权利要求不符合专利法第22条第2款关于新颖性的规定。因此经过修改后的权利要求书删除了这条权利要求,修改说明描述为“删除了不具备新颖性的独立权利要求4”。


这一部分的撰写注意点在于,应当写出修改后的权利要求相对于原权利要求中增加的必要技术特征,并写出该必要技术特征记载于说明书的位置。

描述模板为“以上修改均未超出原说明书和权利要求书所记载的范围,符合专利法第33条的规定,具体修改内容参见修改后的权利要求书。”


2、修改后的权利要求书能够得到说明书的支持


《专利法》33条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。


《专利法》26条第4款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。


因此这一部分的撰写过程就是找到说明书中能够支持申请人意见的文字描述。


以本案为例,审查员认为说明书中只提及制作油炸马铃薯的方法,因此原权利要求1、3“要求保护一种制作油炸食品的方法”保护范围过大,得不到说明书支持。


撰写中应依据审查员意见寻找说明书中记载的对应内容,本案通过阅读说明书,发现说明书第【0003】条记录有“本发明所述方法和设备适用于除马铃薯薄片以外的油炸玉米薄片、油炸丸子、油炸春卷、油炸排叉、油炸蔬菜、油炸水果等油炸食品。”说明油炸食物包括了马铃薯薄片,说明书中记载了相应技术特征,因此原权利要求1和3在说明书的记录范围之内,能够得到说明书支持。


3、修改后的文件具有新颖性


《专利法》22条记载新颖性的含义是:该发明或实用新型不属于现有技术,也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日前向国务院行政部门提出过申请,并记载在申请日之后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。


其中《专利法》所称的现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术,例如本案中公开的对比文件1、2就属于现有技术。


新颖性的对比分析关键在于判断现有技术中是否存在同样的技术方案,修改后的独立权利要求要与审查员提供的每一篇对比文件分别进行对比。


以本案为例,修改后的权利要求1要与审查员提供的两篇对比文件分别进行对比,权利要求1中记载了发明人在油炸马铃薯薄片时采用了“离心过程在真空条件下进行”的技术手段,而现有技术采用的是在大气压下进行离心,没有记载真空离心脱油的技术方案,因此权利要求1相比于对比文件1具有新颖性。用同样的方法可证明权利要求1相比于对比文件2具有新颖性。


新颖性的判断分为判断独权的新颖性和从权的新颖性,如果独权具备新颖性,则其从权是对独权的进一步限定,必然具备新颖性。


4、修改后的文件具有创造性


《专利法》22条记载创造性的含义是:与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。


在实际撰写过程中,主要是应当写明该发明具有的突出实质性特点和显著技术进步,同时要写明现有技术有没有公开修改后的权利要求所要保护的技术特征,且对修改后的权利要求没有技术启示。


同样地,为表明修改后的文件具有创造性,修改后的独立权利要求要与审查员提供的每一篇对比文件分别进行对比。


关于创造性撰写的三步法如下:


(1)从审查员提供的对比文件中确定哪一篇对比文件是最接近的现有技术;

(2)确定发明的区别技术特征和发明解决的实际问题;

(3)指出现有技术中不存在相应的技术启示,得到该修改后的技术方案具有突出的实质性特点和显著的技术进步,满足创造性的要求。


5、分案申请


当提出的独权之间所要保护的技术特征差别过大,不具有单一性,就需要进行分案申请。


例如,本案所提出的3个独立权利要求中,独权1是一种制作油炸食品的方法,独权2是实现独权1的制作方法所使用的设备,具有相应的特定技术特征,而独权3是一种用于添加到油炸过程中的组合物,与独权1、2的制作油炸食品或设备的技术特征差别很大,因此本案就对独权3所保护的“用于添加到油炸过程中的组合物”提出了分案申请。


6、总体概述


这一步骤的叙述模板为:“对原申请进行修改后,修改的权利要求书和说明书已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的所有问题,符合《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南》的有关规定,若审查员在审查中有任何问题,代理人愿配合审查员的工作,请随时与代理人联系。专利代理人电话:XXXX”。


本文主要是在进行初次答复审查意见之后对所学内容进行的整理,目的在于理清思路,通过对撰写框架的复现,达到熟悉撰写流程的目的。同时需要注意,该案例为代理人考试练习题,与实际案例仍然有所差别。


希望本文的案例探讨能够起到启发与交流的作用。



来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:周云秋  北京品源专利代理有限公司

编辑:IPRdaily王颖          校对:IPRdaily纵横君


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