返回
顶部
我们已发送验证链接到您的邮箱,请查收并验证
没收到验证邮件?请确认邮箱是否正确或 重新发送邮件
确定
产业行业政策诉讼TOP100招聘湾区IP动态职场人物国际视野许可交易深度专题活动商标版权Oversea晨报董图产品公司审查员说法官说首席知识产权官G40领袖机构企业专利大洋洲律所

关于专利法第33条的若干思考

深度
其言朗朗6年前
关于专利法第33条的若干思考

关于专利法第33条的若干思考
#本文仅由作者授权发布,未经作者许可,禁止转载,不代表IPRdaily立场#


原标题:关于专利法第33条的若干思考


做了这么多年代理师,修改了这么多申请文件,你是否真的理解什么是“修改不超范围”?虽然专利法第33条已明确规定:“修改不超过原申请文件记载的范围”即修改不超范围,但在实际操作过程中对于判断是否超过原申请文件记载的范围仍然是难以把握和解决的难题之一。


在2011年初至2016年底,最高人民法院关于“修改超范围”的问题,共审理了11件案件,其中,在(2011)知行字第69号中,申请人将原权利要求中记载的“对信息进行检测、判断、分析、分类处理”,“通过相应设备以被叫用户名义进行接续服务”修改为了“对收到的所述原被叫用户信息进行检测、判断、分析、分类处理”,“通过坐席终端、或拨号服务器、或语音系统分配服务器、或交互式语音管理服务器、或电子邮件服务器以被叫用户名义进行接续服务”,说明书中关于上述技术方案并未有其他新的记载,对于上述权利要求的修改,专利复审委员会和最高人民法院给出的结论均是修改超范围,其中,最高人民法院的理由具体如下:修改后的内容没有记载在原申请文件中,并且不能从原说明书和权利要求文字记载的内容即说明书附图直接的、毫无疑义的确定,因此修改超范围,可见,申请人在对申请文件进行修改时,应当充分考虑修改后的技术方案是否能够“从原申请文件中直接毫无疑义的确定”的考量标准。


接下来笔者结合代理经验对申请文件进行修改时可能存在的问题提出笔者的一些建议。


1 主动修改过程中的修改超范围问题


申请人可以在提出实质审查请求的同时,或在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书起的3个月内对申请文件进行主动修改。基于很多考虑,申请人会在申请文件递交到专利局后对申请文件进行主动修改,一般有以下几种常见情况:


1)  申请文件与标准不对应


专利先行策略保证了专利会先于标准提案申请,但与此带来的一个问题是:申请人无法保证先于标准提案申请的专利一定会与标准对应,为了对应标准,申请人需要对申请文件的权利要求书进行修改,但需明确的一个规则是:修改后的权利要求的整体技术方案应当在原申请文件中有记载,例如,在先申请的权利要求1记载了:基站向终端发送请求信息。为了对照标准,需要将“请求信息”修改为“连接信息”,但如果原申请文件中仅记载了“连接信息”这个技术特征,没有完整的记载“基站向终端发送连接信息”的技术方案,那么将“基站向终端发送请求信息”修改为“基站向终端发送连接信息”,这样的修改应当是修改超范围的。


因此,笔者建议发明人在撰写交底书时,可以将可能写入标准的技术方案均完整的体现在交底书中。


2)  权利要求撰写出现偏差


基于多种原因,最终递交到专利局的申请文件的权利要求书有可能不是申请人想重点保护的技术方案,因此,申请人后续想对申请文件进行主动修改,笔者建议可以从以下角度考虑修改是否超范围:修改前的版本认作是技术方案A,修改后的版本是技术方案B,如果技术方案B相对于技术方案A具备新颖性,或技术方案A相对于技术方案B具备新颖性,那么将技术方案A修改为技术方案B的操作就应当修改超范围。


因此,笔者建议代理师将发明人交底书的技术方案充分体现在申请文件里,另,可以在说明书部分从多个角度撰写多套权利要求,以便后续修改。


2 针对通知书所指出的缺陷的修改超范围问题


申请人在答复审查员下发的补正通知书,审查意见通知书等时,经常会为了克服审查员指出的缺陷,需要对申请文件作出修改,例如,审查员指出当前记载的权利要求1不具备创造性,申请人为了克服这个缺陷,在权利要求1中添加技术特征,此处,需要留意的是,修改后的权利要求1所记载的整体技术方案如果在原申请文件中有记载,那么上述修改就应当是不超范围的;例如,审查员指出权利要求书中某一技术特征不清楚,且该技术特征又不是本领域的公知术语,因此,需要对该技术特征进行解释,但如果原申请文件中没有针对该技术特征的描述,那么针对该技术特征的解释就很有可能修改超范围。


综上,可以看出,要想保证修改不超范围最主要的还是要保证在申请时所递交的原申请文件中记载的足够多,足够细,建议代理师在撰写申请文件时,在说明书中尽量将后续可能存在的修改情况都考虑到,以使后续在考虑对申请文件进行修改时,都能够找到修改依据。

 


来源:康信知识产权微信平台

作者:王晓婷

编辑:IPRdaily王颖          校对:IPRdaily纵横君


推荐阅读(点击图文,阅读全文)


关于专利法第33条的若干思考

开年重磅!寻找40位40岁以下企业知识产权精英(40 Under 40)


关于专利法第33条的若干思考

中国优秀知识产权律师榜TOP50评选征集启动(附自荐通道)


关于专利法第33条的若干思考

2019粤港澳大湾区“高价值专利培育布局”大赛最全攻略!


“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”


关于专利法第33条的若干思考

「关于IPRdaily」


IPRdaily成立于2014年,是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台,致力于连接全球知识产权人,用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户(国内25万+海外30万);同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源,通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

(英文官网:iprdaily.com  中文官网:iprdaily.cn) 

 

本文来自康信知识产权微信平台并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn/

其言朗朗投稿作者
共发表文章1245
最近文章
关键词
首席知识产权官 世界知识产权日 美國專利訴訟管理策略 大数据 软件著作权登记 专利商标 商标注册人 人工智能 版权登记代理 如何快速获得美国专利授权? 材料科学 申请注册商标 软件著作权 虚拟现实与增强现实 专利侵权纠纷行政处理 专利预警 知识产权 全球视野 中国商标 版权保护中心 智能硬件 新材料 新一代信息技术产业 躲过商标转让的陷阱 航空航天装备 乐天 产业 海洋工程装备及高技术船舶 著作权 电子版权 医药及高性能医疗器械 中国专利年报 游戏动漫 条例 国际专利 商标 实用新型专利 专利费用 专利管理 出版管理条例 版权商标 知识产权侵权 商标审查协作中心 法律和政策 企业商标布局 新商标审查「不规范汉字」审理标准 专利机构排名 商标分类 专利检索 申请商标注册 法规 行业 法律常识 设计专利 2016知识产权行业分析 发明专利申请 国家商标总局 电影版权 专利申请 香港知识产权 国防知识产权 国际版权交易 十件 版权 顾问 版权登记 发明专利 亚洲知识产权 版权归属 商标办理 商标申请 美国专利局 ip 共享单车 一带一路商标 融资 驰名商标保护 知识产权工程师 授权 音乐的版权 专利 商标数据 知识产权局 知识产权法 专利小白 商标是什么 商标注册 知识产权网 中超 商标审查 维权 律所 专利代理人 知识产权案例 专利运营 现代产业
本文来自于iprdaily,永久保存地址为http://www.iprdaily.cn/article_21348.html,发布时间为2019-04-03 13:40:30

文章不错,犒劳下辛苦的作者吧

    我也说两句
    还可以输入140个字
    我要评论
    回复
    还可以输入 70 个字
    请选择打赏金额