返回
顶部
我们已发送验证链接到您的邮箱,请查收并验证
没收到验证邮件?请确认邮箱是否正确或 重新发送邮件
确定
产业行业政策诉讼TOP100招聘湾区IP动态职场人物国际视野许可交易深度专题活动商标版权Oversea晨报董图产品公司审查员说法官说首席知识产权官G40领袖机构企业专利大洋洲律所

“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

深度
豆豆6年前
“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

#本文仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载,不代表IPRdaily立场#


来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

作者:姜立喆(Jacob Jiang)  中国专利代理(香港)有限公司 法律部  专利代理人 律师资格 

原标题:浅论“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序


一、 “三步法”的内容


关于专利创造性的判断,《专利审查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1给出了一般的判断方法(即“三步法”),包括:


(1)确定最接近的现有技术;

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;

(3)判断要求保护的发明对本领域技术的人员来说是否显而易见。


其中,第一步和第二步的评判相对客观,而第三步的评判存在一定的主观性,需要确定现有技术整体上是否给出了技术启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的技术方案。


二、 辅助因素与“三步法”的关系


同时,《专利审查指南2010》第二部分第四章5.1-5.4也给出了创造性判断的辅助考虑因素,包括:


I. 发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题;

II. 发明克服了技术偏见;

III. 发明取得了预料不到的技术效果;

IV. 发明在商业上获得成功。


事实上,对上述辅助因素的考虑并非抛弃了“三步法”的应用,而是为了让审查员在应用“三步法”推理存在模糊时,通过另一个角度去审查涉案专利,以便更好地应用“三步法”来判断创造性并得出正确的审查结论。


I.中的涉案专利是一种“开创性发明”,因而并不存在适宜的“最接近的现有技术”,更不可能在“最接近的现有技术”的基础上改进得到“开创性发明”,因此只需要通过“三步法”的第一步就能得到涉案专利具备创造性的结论;


II.中的涉案专利克服了技术偏见,即本领域技术人员由于技术偏见的影响而没有动机沿着正确的方向改进最接近的现有技术,即通过“三步法”的第三步能够得出具备创造性的结论;


IV.中的涉案专利强调由于商业上的成功能够证明非显而易见性,也是让审查人员能够更加严谨地评判涉案专利的创造性,因为“三步法”的第三步往往是具有主观性的,商业上的成功能够使审查员克服“事后诸葛亮”,得出正确的审查结论;


下面重点论述关于III.中预料不到的技术效果的判断方法:


预料不到的技术效果不光是一种辅助性因素,审查指南对于化学领域创造性的判断中还将其作为特别的判断方法,即“结构上与已知化合物接近的化合物,必须要有预料不到的用途或效果”(简称“预料不到效果法”)。


实践中,审查员往往将“预料不到效果法”作为一种特殊的创造性判断方法,在判断某些化合物的创造性时直接进行技术效果的比较,似乎没有采用“三步法”的步骤进行一步一步的判断。因此,很多代理人在遇到因为“预料不到效果法”而否定创造性时,往往从判断方法的应用顺序角度进行争辩,即如果涉案专利通过“三步法”的步骤能够得出具备创造性的结论,则不宜再用“预料不到效果法”重新评价其创造性。最高人民法院在“马库什案”的评述中也肯定了该观点:“意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素,而且作为一种倒推的判断方法,具有特殊性,不具有普遍适用性。因此,只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时,才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性,通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性”。


笔者认为,在化学领域中,“三步法”和“预料不到效果法”都是判断创造性的具体方法,两者并行不悖,而且两者在本质上是一致的,得出的结论也应当是一致的。对于与已知化合物结构近似的没有预料不到的效果的化合物,适用“预料不到效果法”能够得出不具备创造性的结论,然而根据“三步法”也同样能够得出不具备创造性的结论。具体评述如下:


第一步,确定最接近的现有技术是已知结构近似的化合物;


第二步,确定的区别特征是两者存在结构的细微差别,由于区别特征没有预料不到的效果,因此实际解决的技术问题是提供一种与该化合物结构近似的具有类似效果的化合物;


第三步,判断要求保护的化合物对本领域技术人员是否显而易见。由于结构近似的化合物一般具有相似的技术效果,本领域技术人员在已知化合物的基础上进行研发、实验,很容易在有限次实验后获得结构相似、技术效果也类似的化合物,即在这种情况下,研发出的结构相似、技术效果也类似的化合物是显而易见的。可见,适用“三步法”也同样能够得出不具备创造性的结论。


如果对于与已知化合物结构近似的具有预料不到的效果的化合物,适用“预料不到效果法”能够得出具备创造性的结论,按着上述的推理,也能够通过“三步法”得出其具备创造性的结论:


第一步,确定最接近的现有技术是已知结构近似的化合物;


第二步,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题,由于该区别特征带来了预料不到的技术效果,可知实际解决的技术问题是在该已知化合物的基础上提供一种具有明显不同技术效果的化合物;


第三步,判断要求保护的技术方案是否显而易见。由于要求保护的技术方案具有预料不到的技术效果,因此现有技术中不存在技术启示使得技术人员在已知化合物的基础上去研发一种具有预料不到的技术效果的化合物的启示,因此要求保护的技术方案是非显而易见的,具备创造性。


可见,在化学领域的创造性评述中,“三步法”已经涵盖了“预料不到效果法”的内容,“预料不到效果法”属于“三步法”的一种特殊应用情形。在通过“三步法”能够得出涉案专利是否具有创造性的前提下,确实不宜再使用“预料不到效果法”重新评述一遍,而且重新评述后的结论与“三步法”的结论也不会存在区别。化学领域由于其特殊性,审查指南规定了“预料不到效果法”,实际上是对“三步法”的灵活应用,并没有背离“三步法”的内在逻辑和结论,审查人员可以根据案件的实际情况决定使用“三步法”,还是直接应用“预料不到效果法”。


然而,在其他的技术领域中,“预料不到效果法”不能作为“三步法”的一种特殊情形来应用。例如在机械领域,一种结构不具有预料不到的技术效果,但是该结构仍然可能具备创造性,因为技术人员对于已知结构的研发和有限次实验需要存在一定的技术动机(技术启示),当无法证明该技术动机(技术启示)存在时,这些取得了技术进步、但不具备预料不到的技术效果的结构仍然具备创造性。与之相比,作为一门实验科学的化学领域,技术人员对于已知化合物的研发和实验往往具备天然的动机和启示,这是和其他领域存在明确区别的地方。


三、结论


“三步法”作为一种最基础的创造性判断方法,在适用时具有优先性,在“三步法”的判断过程中有时候会存在模糊的情况,此时考虑辅助因素并结合“三步法”的内在逻辑,能够得出科学的审查结论,而不宜跨过“三步法”而直接考虑辅助因素来评判创造性。



来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

作者:姜立喆(Jacob Jiang)  中国专利代理(香港)有限公司 法律部  专利代理人 律师资格

编辑:IPRdaily赵珍          校对:IPRdaily纵横君


推荐阅读(点击图文,阅读全文)



“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

官宣!2018全球知识产权生态大会(GIPC)即将来袭!


“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

IP生态新格局!「G40亚太知识产权领袖闭门峰会」震撼来袭!


“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”


“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

「关于IPRdaily」


IPRdaily成立于2014年,是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台,致力于连接全球知识产权人,用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户(国内25万+海外30万);同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源,通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

(英文官网:iprdaily.com  中文官网:iprdaily.cn) 

 

本文来自IPRdaily.cn 中文网并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn/”

豆豆投稿作者
共发表文章4685
最近文章
关键词
首席知识产权官 世界知识产权日 美國專利訴訟管理策略 大数据 软件著作权登记 专利商标 商标注册人 人工智能 版权登记代理 如何快速获得美国专利授权? 材料科学 申请注册商标 软件著作权 虚拟现实与增强现实 专利侵权纠纷行政处理 专利预警 知识产权 全球视野 中国商标 版权保护中心 智能硬件 新材料 新一代信息技术产业 躲过商标转让的陷阱 航空航天装备 乐天 产业 海洋工程装备及高技术船舶 著作权 电子版权 医药及高性能医疗器械 中国专利年报 游戏动漫 条例 国际专利 商标 实用新型专利 专利费用 专利管理 出版管理条例 版权商标 知识产权侵权 商标审查协作中心 法律和政策 企业商标布局 新商标审查「不规范汉字」审理标准 专利机构排名 商标分类 专利检索 申请商标注册 法规 行业 法律常识 设计专利 2016知识产权行业分析 发明专利申请 国家商标总局 电影版权 专利申请 香港知识产权 国防知识产权 国际版权交易 十件 版权 顾问 版权登记 发明专利 亚洲知识产权 版权归属 商标办理 商标申请 美国专利局 ip 共享单车 一带一路商标 融资 驰名商标保护 知识产权工程师 授权 音乐的版权 专利 商标数据 知识产权局 知识产权法 专利小白 商标是什么 商标注册 知识产权网 中超 商标审查 维权 律所 专利代理人 知识产权案例 专利运营 现代产业
本文来自于iprdaily,永久保存地址为http://www.iprdaily.cn/article_20144.html,发布时间为2018-10-26 09:15:24

文章不错,犒劳下辛苦的作者吧

    我也说两句
    还可以输入140个字
    我要评论
    回复
    还可以输入 70 个字
    请选择打赏金额