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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：刘东奇 厦门大学知识产权研究院
原标题：浅议商业方法专利审查标准
自2017版《专利审查指南》实施以来，关于24条修改的解读就愈演愈烈，激进者认为此次修改是对商业方法可专利的全面开放，认为商业方法专利的春天已然到来，保守者亦觉此次条文的修改并无实质意义上的推动。本文是从历史沿革与相关案例入手，试图阐明24条变动之意义，以及对今后一段时间商业方法专利审查标准问题进行阐述。
一、讨论的前提，商业方法之本质
欲想谈论商业方法专利，首先需要明确什么是商业方法，其次才是何种商业方法可以被授予专利。诚然，商业方法尚未有统一的定义，倘若不厘清商业方法的本质，将导致我们科学论证的困难。关于商业方法描述，众说纷纭。美国议员曾在《2000年商业方法专利促进法》的提案中指出，商业方法包含企业经营、管理、财务信息处理；竞技、训练或个人技巧；以及借助计算机辅助实施的如上方法[1]。欧洲专利局用了更为概括的描述，它认为一种方法涉及人际、社会、金融的主题而又与材料工程无关时，即可进入商业方法的范畴[2]。以上的定义都是从商业方法的外延入手，关于商业方法内涵，笔者认为李晓秋教授对此的回答是较为妥帖的：商业方法的本质是一种方法，这种方法具有价值，这种方法主要体现为对信息的处理，相较于技术方法，商业方法主要体现在商业领域，而技术方法主要体现在工业领域【1】 国内常常有人将商业模式与商业方法混用，认为商业方法专利就是商业模式【2】，这种混用一方面在于对商业方法概念的不清晰，另一方面在于商业方法与商业模式的紧密关系。商业模式不同于商业方法，是一种抽象的经营理念。历经数百年的发展，以销售业为例，商业模式已经从早期的连锁百货销售到如今的线上线下全渠道销售，而商业模式作为经营理念，其实现离不开具体的方法/路径，而这种方法与路径就是商业方法。随着互联网的发展，商业方法的地位越来越重要，甚至有一种说法，对于多数互联网企业而言，商业方法即是商业本身【3】。因而商事主体产生了一种迫切的需求，即希望商业方法作为智力成果可以受到法律的规制与保护。正是由于这种需求，商业方法专利进入了我们的视野。
二、何为适格的商业方法
知悉商业方法是对其专利的基础，而可专利问题的包含了两个子问题，一是商业方法的为什么要用专利去规制，也就是我们通常所说的法理基础，二是如果可以，专利规制的是怎样的商业方法。
关于为什么要用专利来规制商业方法，即商业方法用专利保护的正当性问题，学者往往从劳动理论，激励理论以及利益平衡的角度去论述【4】，然而这最多只论证了商业方法应当保护的问题，并没有论证商业方法应当用专利进行保护，即保护商业方法究竟采用何种立法。事实上关于商业方法是否必须用方法专利予以保护，亦有争议，实际上除了依托发明专利制度进行保护以外，也有人提出依托实用新型专利制度亦或设置新的专利类型以及设置新的知识产权种类。根据上文，商业方法的本质是一种方法，作为一种方法是有可能被现行发明专利制度所调控的。同时，借鉴国外立法经验，我们也更愿意在发明专利的框架下讨论什么是适格的商业方法。
那么在发明专利制度的框架下，怎样的商业方法才是适格的呢？关于发明专利的适格，至少包含两个层次的问题，一是客体上的适格，二是实质条件上的适格——技术要素审查。商业方法必须同时满足以上两个条件才可以成为一项专利。
纵观美国专利历史，客体适格的问题在道富银行案[3]中得以解决，法官推翻了先前确立的“商业方法除外原则”[4]，以判例的形式将商业方法纳入到可专利的范围。Alice案[5]以后，美国专利商标局(USPTO)发布了《基于 Alice 判决的初步审查指南》，用以指导客体的适格审查【5】然而对于实质条件的标准，专利商标局一直摇摆不定，其标准经历了从无到有，扩张标准、建立标准、严格标准、去标准化到再度严格的历程【6】。美国的商业方法专利授权开始收紧，之前的专利多数被无效，但尚未出现里程碑式的判例以清楚准确的区分何种商业方法是满足实质要件的。实际上，关于商业方法的技术要素的审查在世界范围内都是难题。
关于专利的技术三要素判断，商业方法的“实用性”毋庸置疑，实际上在美国早期的审查中，实用性就是商业方法专利的救命稻草，而美国也曾一度在商业方法的实质审查中仅考量其实用性。新颖性的考查相对简单，真正富有争议的在于“创造性”标准，由于尚未专属于商业方法的三性判断标准，其创造性参考一般专利的审查方法即Graham-TSM判定法【7】以“动机-启示-教导”为标准，包含如下的流程：（1）认定现有技术的范围和内容；（2）确定现有技术与有关权利要求之间的区别；（3）决定相关技术领域一般技术人员的水平；（4）与非显而易见性相关的其他证据。
三、中国语境下的商业方法专利——2017《专利审查指南》之前
在中国，讨论专利适格问题必须与我国的具体国情相结合。我国开始关注商业方法专利是由于美国花旗银行的专利抢注事件，自1996年至2003年3月，花旗银行暗中布局，在中国提交商业方法专利多达19件【8】。在2003年6月，其两项申请发明先后获得专利，由此引发重议。而由于当时我国的专利储备属于不发达时期，盲目开放商业方法专利必然导致为他人做嫁衣的结局。因此我国在二十一世纪初期，我国对于商业方法的审查较为严格，花旗银行商业方法能通过专利审查更是吸引众人目光。然而随着时间的发展，国家从开始在战略层面对商业模式的重视，（发布战略文件）以及我国的企业对于商业方法可专利的需求也在提升，两种作用力的合力使得关于审查标准一直有着变化，根据审查员刘铭的表述，主要分为以下几个阶段【9】：
（一）探索时期：二分化处理，法25[6]作为客体审查依据
在2004年10月以前，关于商业方法的审查尚无具体政策指导。针对涉及商业方法的专利申请被人为的分为两种：一种是以纯粹的商业方法申请专利，所谓纯粹的商业方法是指完全由自然人的行为来实现的商业方法，针对此种申请，审查员主要是以2000年《专利法》第二十五条第一款第二项“智力活动的规则和方法”认定客体不适格。另一种是商业方法相关的专利申请，又名商业方法类发明专利，主要是利用计算机、网络等自动化手段实施，对于此类申请，审查着眼于“技术三要素”分析和说理。
在这个时期，商业方法的适格问题要一分为二，即纯粹的商业方法会被法25直接排除。而与计算机、网络等结合的商业方法通过三性审查即可获得专利。花旗银行商业方法专利“数据管理的计算机系统和操作该系统的方法”[7]就是在这个时期获得的。
（二）政策确定：增加法2.2成为审查依据
2004年10月国家知识产权局提出了相对明确的审查政策：对于纯粹的商业方法发明专利申请，直接适用法25排除；而对于商业方法类发明专利申请，主要以法25与专利实施细则第二条第一款（以下简称为细则2.1，后改为法2.2）为法律依据，以判断是否属于智力活动的规则和方法以及是否构成技术方案为核心，认定是否属于专利保护客体。细则2.1“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”是从正面规定什么是发明专利的客体，即技术方案，如果一项商业方法不能被评价为技术方案，就会被排除在外。
对于三性审查，国知局提出了较为明确的审查思路：以最接近的现有技术作为参照物，客观地确定所要求保护的方案在解决的问题、采用的手段和获得的效果三个方面对最接近的现有技术实际作出的贡献，其中确定最接近的现有技术需要客观证据，而客观证据必须通过检索来获得[8]，即“采用客观性的判断方式认定技术三要素的性质”。
（三）政策变革：并行审查
2008年以后，国知局针对商业方法提出了三种并行的审查思路：（1）直接根据说明书背景技术或公知常识判断是否属于专利保护客体；（2）根据检索结果，引证对比文件后判断是否属于专利保护客体；（3）可以依据检索到的现有技术评述新颖性或创造性。然而这种审查思路遭到诟病，因为方法（1）（2）针对的是客体适格问题，而方法（3）针对的是技术要素的问题，这种将两层次的问题混同处理显然是粗放的。此外，由于第一种思路不需要进行检索，且审查员有较大的自由裁量空间，在实践中，审查员更倾向使用方法（1）——此时主要是以法2.2判定申请不构成技术方案而驳回申请。
在这种自由裁量空间下，大量的商业方法专利类专利申请由于不满足法2.2被驳回。此外，对于法2.2的理解也有不同，通说认为技术方案应当包含技术特征，但是如果一项申请中即出现了技术特征，又出现了方法与规则，究竟是否应该被排除在外具有争议。在2012年之前，此类申请往往会被认为不符合法2.2予以驳回。而在这之后，国知局对于此类专利申请态度发生了变化。笔者对G06Q30,G06Q40[9]分类号下的复审案例进行检索，多数案例都涉及对法2.2进行了新的阐释——如果一项权利要求所请求保护的方案采用技术手段解决了技术问题，并取得了相应的技术效果，则该方案属于专利法第2条第2款规定的技术方案。
以阿里巴巴“一种广告展现方法、装置和系统”[10]的商业方法类专利为例，专利申请日为2008年06月05日，公开日为2009年12月09日。原审查部门于2012年09月19日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-21的方案不构成技术方案，不符合专利法第2条第2款的规定。经复审，复审委员会于2014年12月22日其权利要求构成技术方案。类似的案例还有“具有市场深度的直观的栅格显示的基于点击的交易”[11]商业方法类专利，该专利同样是在2012被驳回，2014年复审通过，其决定要点与前案相同。
由此可以得出结论，在关于客体适格问题，2014年之后，依然是二分处理，纯粹的商业方法会以不符合法2.2被驳回，商业方法类专利需要以法2.2和法25共同评价，而对于含有技术特征的商业方法类专利申请，已经发生了转变，至少不会因不符合法2.2被驳回。而关于技术要素的审查，由于我国目前尚无针对商业方法的特别规定，审查方式与一般的专利申请三性审查相同。
四、2017《专利审查指南》之后的标准问题
由上文可知，2014年之后，国知局对于包含技术特征的商业方法类专利申请就发生了态度上的转变，那么2017版的《专利审查指南》针对第二部分第一章第4.2节的修改意味着什么呢？是对已有规则的明确，还是更进一步呢？
经由前文所述，在2004年之后，针对客体审查，法2.2与法25都可以适用，而在实际审查中，面对一个既不符合法2.2又不符合法25的申请时，即既不包含技术特征，又构成了单纯智力活动，审查员更原意适用法2.2。国知局刘铭认为，依据法条原意，在适用排除事由时应当弱化法2.2的适用，强化法25的适用。国知局此后对既有技术特征，又有方法与规则的商业方法类专利申请态度的转变，也符合这种导向。
一个涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，其技术特征可以帮助其解决法2.2的要求，然而其规则与方法的内容是否会被视为“智力活动的规则和方法”而被法25拒之门外，这在新版指南出台之前是不确定的。申请人为了避免被视为“智力活动的规则与方法”，将商业、方法、广告、金融等容易被认定为智力活动的词汇包装成一种技术、方法，这不仅造成了申请人撰写的困难，也造成了审查的困难，因而本次修改的最大意义在于便于申请人撰写。
因为在此之前，我国的专利体系并没有拒绝商业方法类专利的申请，因而有人解读新指南的出台意味着开放申请，这是不准确的。有人认为，新指南对规则的确定意味着针对商业方法类专利实质审查——技术三要素的审查已然发生改变。陈远洋认为当商业规则的创新解决了技术问题时，其可能满足创造性的要求【10】，这种审查方式类似于美国的做法[12]。然而笔者通过对近期的专利申请进行检索，这种考量商业规则的创造属性的审查方法尚不具有普遍性，试举一例。
腾讯公司在2008年5月申请了一项名为“一种用户信息获取方法及电子商务系统以及相关设备”[13]的发明专利，国知局于2012年3月对申请进行了驳回，理由是不符合法2.2，经复审后，2014年11月，国知局撤销驳回决定并继续审查，进入实质审查以后，国知局2016年7月再度驳回，理由是不符合专利法22条第三款规定的创造性。经复审，2017年10月，国知局维持驳回决定。在本案中，审查创造性的法律依据是专利法22条第三款，而审查要点仍然是：如果一项权利要求相对于最接近现有技术存在区别，然而该区别被其它现有技术公开或者属于本领域常用手段，对于本领域技术人员来说该权利要求相对于所述现有技术以及本领域常用手段的结合是显而易见的，那么该权利要求不具备专利法第22条第3款规定的创造性。即针对既包含商业规则，又包含技术特征的申请，其审查只针对技术方案部分，而并不会考量商业规则中的创造属性。
综上所述，2017版《专利审查指南》关于商业方法的改动主要针对客体适格问题，即包含技术特征的商业方法类专利不会被法2.2与法25拒之门外，而针对技术要素审查并没有做出新的规定，在实践操作中，对于此类申请，具体的审查规则与尺度仍然在探索之中。诚然，新指南的修订对于商业方法专利是有利的信号，但关于商业方法类专利的实际审查并没有发生剧变，申请人在撰写相关专利时仍要以现行的专利制度为基础以期满足技术性审查。
注释：
[1]Business Method Patent Improvement Act of 2000, H.R.5364, 106thCong.(2000)
[2]EPO 2000/05/19 Examination of “ business method” applications [EB/OL].[2018-01-11]. https://www.trilateral.net/projects/Comparative/business/6.pdf
[3]State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F.3d 1368 ( Fed. Cir.1998 )
[4]“酒店安全检查公司案”确立了“商业方法除外原则”，使商业方法不能授予专利，然而在该案中，法院判决专利无效，是因为其缺乏创造性，已然越过了客体适格的问题，这为后来将商业方法可专利埋下了伏笔。
[5]Alice Corp. v. CLS Bank International 573 U.S 134 S.Ct. 2347(2014) .
[6]本文中法25指专利法第二十五条，法2.2指专利法第二条第二款
[7]专利CN96191072.0于2009年06月01日被宣告无效，法律依据为专利法22条第2、3款。
[8]在2006年专利审查指南的修改中，不再要求对现有技术进行检索。
[9]根据IPC分类号，G06Q是商业方法专利，且关于商业、银行、金融主要集中在G06Q30，G06Q40两个大组下。
[10]专利CN200810110488.8
[11]专利CN200810181726.4
[12]美国对商业方法类专利进行审查时，当技术部分不满足非显而易见，而商业规则满足非显而易见时，依照整体评价该专利是符合创造性的。
[13]专利CN 200810098119.1
参考文献
【1】 李晓秋. 美国商业方法可专利性的变迁及其对我国的启示[J]. 知识产权年刊, 2012(1).
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【3】程旭辉. 商业方法专利创造性问题研究[D]. 中国政法大学, 2009.
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【8】彭夯.从“花旗专利”谈银行“商业方法”保护[J].中国市场,2003(02):76.
【9】刘铭. 涉及商业方法的专利申请的审查思路[N]. 中国知识产权报,2014-06-20(011).
【10】陈远洋.涉及商业方法的专利的审查规则初探[J].中国科技产业,2018(02):57-61.
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：刘东奇 厦门大学知识产权研究院
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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