中美「功能性技术特征」权利要求对比分析

#文章仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场#

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：曲宝壮  北京集佳知识产权代理有限公司

原标题：中美功能性技术特征权利要求对比分析

功能性技术特征近些年一直是我国专利界讨论的热点话题，美国早在1952年就通过增加第112条第6款对功能性技术特征进行专门立法。由于美国的地位，美国的这一规定对世界各国的专利实践有巨大的影响。因此，本文对比中美在功能性技术特征的解释上的异同，以提供有益的参考。

功能性技术特征近些年一直是我国专利界讨论的热点话题。就功能性技术特征在授权、确权和侵权时的解释，人们提出了很多观点并进行了有益的探讨。我们知道美国早在1952年就通过增加第112条第6款对功能性技术特征进行专门立法。在对功能性技术特征进行专门立法至今已有六十多年的时间，在这期间美国专利商标局和法院处理了大量案例，使其相关规定不断完善。除了美国之外，没有其他国家在专利法规中对功能性技术特征有这样的规定，但是由于美国的地位，美国的这一规定对世界各国的专利实践有巨大的影响。因此，本文对比中美在功能性技术特征的解释上的异同，以提供有益的参考。

关于功能性技术特征，我国的审查指南明确规定了：对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。

由此可见，对于功能性技术特征，我国没有禁止其使用，但是对其使用进行了严格的限制。

关于功能性技术特征的解释，我国的审查指南明确规定了：对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

我国对于功能性技术特征采取严格审查的立场。审查指南中明确规定了：如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

此外，审查指南中还规定了不允许出现纯功能性的权利要求。

美国专利法明确规定允许在权利要求中采用功能性技术特征，其第112条第6款或者AIA的112(f)规定：权利要求中的技术特征可以被表示为用于执行特定功能的装置或步骤，而不限定其结构、材料或动作，这种权利要求应被解释为涵盖说明书中相应的结构、材料或动作及其等同物。 满足上述规定的技术特征在美国习惯称为“装置+功能”特征,其在美国被广泛采用。

如何判断权利要求中的技术特征是否满足112(f)的规定呢？美国专利商标局给出了详细的判断方法。第一、满足112(f)的特征必须含有术语means或者类似的术语；第二需要有功能性语言，典型的是means后接for（或者类似的术语）然后接功能性语言；第三权利要求中不能含有实现上述功能的结构性语言。

下面举几个例子以更好的理解美国的112(f)的规定。例如，技术特征“means for displaying a result of a search query”，其包含术语” means”，因此满足112(f)的第一项规定，其还包含了功能性语言“displaying a result of a search query” ，因此满足112(f)的第二项规定, 其没有描述实现该能的相应结构，因此也满足112(f)的第三项规定。结论是该特征属于112(f)规定的功能性技术特征。

对于技术特征“a display for displaying a result from a search query”，其包含功能性语言“displaying a result of a search query”, 因此满足112(f)的第二项规定, 但是没有包含术语”means”，因此不满足112(f)的第一项规定，而且该特征包含了实现该功能的结构display，因此不满足112(f)的第三项规定。结论是该特征不适用112(f)，即不属于112(f)规定的功能性技术特征。

对于技术特征“displaying means ”，其包含术语” means”，因此满足112(f)的第一项规定，其还包含了功能性语言displaying, 因此满足112(f)的第二项规定, 其没有描述实现该功能的相应结构，因此也满足112(f)的第三项规定。结论是该特征属于112(f)规定的功能性技术特征。而对于技术特征“display means”，其包含了术语“means” ，因此满足112(f)的第一项规定，但是没有包含功能性语言，因此不满足112(f)的第二项规定, 而且该特征包含了实现该功能的结构display，因此不满足112(f)的第三项规定。结论是该特征不适用112(f)，即不属于112(f)规定的功能性技术特征。

美国对112(f)的规定非常的具体，而且在专利申请的审查过程中，美国审查员如果认为某个技术特征适用112(f)，美国审查员会在审查意见通知书中指出来。这样，确保了授权后权利要求的稳定性，避免了在后续确权和侵权时，专利权人和第三方或侵权人对相关的技术特征适用的解释方式的争议。

美国112(f) 的规定实质上是规定了权利要求撰写技巧，其允许申请人在权利要求中使用纯功能性的特征，代价是这些纯功能性的特征不能采用一般的权利要求解释，而是要解释为说明书中相应的结构、材料或动作及其等同物。如果在权利要求中采用了功能性技术特征，而说明书中没有描述相应的结构、材料或动作，即使该功能性技术特征是本领域公知的内容，也会被认为是不清楚的内容。此外，如果在权利要求中采用了功能性技术特征，说明书中需要明确其中的哪些结构、材料或动作对应于该功能性技术特征，即权利要求中的功能性技术特征与说明书中的相应结构、材料或动作需要有明确的关联，否则也会导致权利要求不清楚。

美国将功能性技术特征解释为说明书中相应的结构、材料或动作及其等同物，这样实质上限制了其保护范围，而不是扩大其保护范围。也就是说采用功能性技术特征的权利要求所获得的保护范围反而会小于直接采用结构特征的权利要求的保护范围，因此，在很多时候申请人会避免采用功能性技术特征。

1952年美国在专利法中新增加第112条第6款的规定之后，美国专利商标局认为这一条款只适用于法院的侵权判定，不适用于专利局的专利审查。这样，在一段时间内美国专利商标局对权利要求中的功能性技术特征采用的是传统的BRI（Broadest Reasonable Interpretation）的方式进行审查，即类似中国专利局目前的规定，认为这样的特征覆盖了能实现该特征的所有方式。美国联邦巡回上诉法院于1994年2月对In re Donaldson一案，明确指出美国专利商标局的立场是错误的，112条第6款的规定不仅适用于专利侵权诉讼，也适用于美国专利商标局的专利审批过程。

专利制度的历史先是规定了权利要求的保护范围以说明书为准，后来演变为以权利要求为准。这是因为说明书的内容涉及了发明背景、各个不同的实施例等等，内容丰富而复杂，依据说明书来确定权利要求的保护范围不利于权利要求保护范围的确定性。权利要求书采用简洁明了的语言列出技术特征，非常方便专利侵权的判断。美国对功能性技术特征的解释的立场，需要对如何判断功能性技术特征进行详细复杂的规定，而且在审查过程中需要审查员确认。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：曲宝壮  北京集佳知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”

「关于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台，致力于连接全球知识产权人，用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户（国内25万+海外30万）；同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源，通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily.cn 中文网并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/”