经验之谈：商标申请的风险及如何规避风险？

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来源：IPRdaily.cn 中文网

作者：王翠翠  知识产权律师

原标题：经验之谈：商标申请的风险及如何规避风险？

多数申请人认为付了代理费找了专业律师代理，就一定能申请成功。即便代理人在申请前跟申请人讲解了原因，或者一再提示风险，但是申请人在拿到商标驳文时，早已忘记代理人的提示。这并不是申请人的问题，因为申请人作为企业负责人要考虑企业的发展、经营、利益等很多重要事宜，知识产权仅是其中一部分。知识产权作为国家战略，企业上层战略，非常重要。因此，笔者建议企业树立知识产权规划意识，设立知识产权专员岗位，专门负责企业知识产权以及与代理律师的沟通协调。以下浅谈笔者个人的一些观点及建议。

一、商标申请风险不可规避的客观原因

1、企业刚成立，只考虑企业生存问题，忽视申请注册商标或者还没来得及申请商标

很多申请人认为企业成立之初，解决企业生存问题才是最为现实关键的，知识产权是企业发展后才该考虑的事。熟不知，待企业发展后，想申请注册已使用的品牌时，才发现商标注册不上，导致长期使用的已获得相关公众认可的品牌必须更换。就连拥有数亿用户的“微信”商标都被他人在先申请，后来在腾讯、商标局、商评委等共同努力下，腾讯才赢回“微信”商标。

商标注册以申请原则为主，使用原则为辅，因此最早向商标局申请注册的商标将会获得初步审定公告。申请商标费用不高，但能为企业保驾护航，企业应将知识产权先行。

2、商标显著性要件与申请人希望名称简单好记、易于联想到商品或服务内容之间的矛盾

商标最为重要的要素就是具备显著性，越独创显著性就越高，这样才能达到区分相同或类似商品的不同来源的作用。商标显著性：（1）指商标与指定使用的商品或服务之间没有直接表述性，即不能仅直接表述商品的功能、用途、原料、质量、价格、型号、内容等等，这是申请人尤其电子商务企业最为常见的问题。（2）商标不能太简单，比如两个普通字体的字母、常见几何图案等等。（3）商标与在先商标，尤其是知名商标要有区别，不要模仿抄袭等等。

对企业来说，都钟爱于商标名称简单易记，又能让相关公众联想到商标的服务内容。尤其是快速发展的互联网、电子商务企业喜欢用缺乏显著性的商标名称，比如我代理的“微团购”亦是如此，品牌知名度很高，但是商标申请之路却会很艰难。

3、商标近似判断的因素很多，很灵活，审查员在法律法规、审查标准的前提下有自由裁量权

商标局审查员很多，审查员对事物的认知能力也不尽相同，因此在商标近似判断上也存在仁者见仁智者见智。另外商标审查实行个案制，每个商标都有自身的特点，不能因为他人注册成功，代表自己就能注册成功。

对企业来说，认为支付了代理费找了律师代理，就应该成功。而专业的代理律师，可以凭长期办案经验，在商标近似判断上趋向于审查员，却不能取代审查员的审查意见。因此，在商标近似判断上切不可过于武断，多听听律师的意见，多权衡利弊。

4、商标审查周期长，与企业立即使用申请商标之间的矛盾

商标实质审查是一项专业的工作，需要审查商标是否违反法律禁止性规定、是否缺乏显著性、是否与在先商标近似、甚至是否与前一案件有关联性等等。因此无法做到像网络域名、企业登记核名一样先审核，审核通过后再办手续。因此一件商标从申请到商标局审查完毕，给出初步审定公告或者驳回的结果，需要九个月左右。

对企业来说，没有提前规划品牌，认为时间就是金钱就是机会，在这九个月里将申请商标投入大规模使用，比如投入广告费、印刷包装、生产产品等等，这些费用比商标申请费高出太多，如果商标驳回可能导致企业前期投入前功尽弃。更为重要的是，企业的品牌战略规划可能要重新调整。

5、商标申请盲期、异议期的客观存在及法律程序

商标从申请到录入查询系统，在商标局网站的查询系统被查到，需要五个月左右。因此，在查询商标的当时，之前五个月的信息是查询不到的，这就叫查询盲期，因为盲期存在近似商标而驳回的也很多。

商标即便通过商标局的审查，准予初步审定公告，但公告期有三个月，相关利害人可以对公告期的商标提出异议，如果理由及证据充分，仍能驳回已公告的商标。这就叫异议期。

这是客观存在的问题及法律程序，是任何人都无法规避的风险。

二、针对上述问题，如何解决商标申请的风险问题

1、商标命名时，就注意显著性问题，尽量独创品牌，先找专业律师进行商标查询，提示风险。

2、提前储备一些商标，待商标注册成功后，再使用商标，避免临时抱佛脚，刚提出申请商标就投入使用。阿里巴巴公司已申请注册有5600多件商标，腾讯公司更高达6000多件商标。

3、如果需要使用商标时，而没有储备商标，千万不要把希望全部寄予一个商标申请上，这样风险太大。尽量同时多申请几个品牌，防患于未然，可以及时调整品牌。

4、申请商标时，尽量在上下游行业、关联行业都保护起来，避免他人抢注，也备将来企业跨业发展不时之需。

5、如果商标有风险，而且无法等到商标注册成功时再启用，那么在使用商标的时候，一定要多注意规范、突出使用商标，保留商标使用证据。若被驳回，可以通过驳回复审法律程序，提供大量商标使用证据，争取商标申请成功。

商标申请看似是很一件很小的事情，但其对企业的重要性，不得不需要企业及代理人认真对待，提前规划好，将企业的知识产权风险控制到最低。商标申请注册是成本最低的投入，但意义深远，因此在源头上把握好商标申请的问题，事半功倍。以上建议供企业参考，希望能给企业家们带来一点小小的帮助。

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作者：王翠翠   知识产权律师

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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