【实务】注册商标的三种风险及防范

作者：张季  湖南思博达律师事务所

来源：IPRdaily

原标题：【实务】注册商标的三种风险及防范

谈到商标风险，最典型的情形就是“品牌做出来了，商标却不是自己的”，其实这讲的是未注册商标的风险。相对于未注册商标，注册商标在申请商标注册程序中已经经历了绝对事由审查（是否违反商标法禁止性规定）、相对事由审查（是否与在先商标冲突）以及初审公告甚至是异议程序（是否侵犯他人在先权利）的检验，称得上过五关斩六将，是安全可靠，受国家法律认可和保护的商标。然而，实务中注册商标的使用和管理仍可能面临三种风险。

一、识别风险

商标的基本功能在于在商品和消费者之间建立识别通道：企业通过商标宣示身份和宣传商品，消费者通过商标选择和评价商品。注册商标经过国家商标局的审查，被确认具有显著性和识别作用，无疑是充当建立起识别通道的最佳选择。但是，在下述情况下，注册商标的识别力可能会受到损害，影响企业通过商标与消费者的交流。

1、他人行为导致注册商标识别力受损

（1）授权经销商将注册商标作为企业字号

授权经销商将授权人的注册商标作为企业字号命名企业名称并进行工商注册的行为，看似是基于授权关系使用注册商标进行经营活动的一种延伸，形式上有一定的合理性。但对于商标注册人而言，其行为隐藏着注册商标识别力受损的风险。这个风险在于一旦授权关系解除，原授权经销商继续使用企业名称的行为将不可控，注册商标与注册商标人的对应关系有可能遭到破坏，进而造成当地市场的混淆，甚至影响在当地重新建立授权经销渠道。

（2）非授权经销商将注册商标作为门头招牌

包括平行进口商在内的非授权经销商从其它合法途径购进商标注册人的正品进行销售的行为一般被认为是合法的。在此过程中，非授权经销商在店面门头等经销场所使用销售货物注册商标的行为一般也视为对注册商标的合理使用。但对此行为如不加限制，如对注册商标的使用超出正常指示商品来源的范围和必要，以至于让消费者误以为该非授权经销商系合法授权经销商，将会影响消费者对商标注册人的评价，偏离商标注册人对注册商标所表达信息的控制，损害注册商标的识别力。

（3）注册商标被许可使用人同时使用其它商标

在商标许可使用关系中，被使用许可人使用注册商标行为所形成的商标识别力与商标注册人自己使用该商标形成的识别力应是同一的，即不同生产者使用同一商标建立的识别通道是一致的，这也是商标使用许可制度存在的意义。从这一角度出发，虽然法律没有明确禁止被许可使用人可以同时使用其它商标，但一旦在使用被许可商标的同时使用其它主体的商标，将使得消费者对多个商标所指示的商品来源产生混淆，进而破坏原注册商标建立的识别通道，损害原注册商标的识别力。

（4）注册商标被竞争对手在对比广告中引用

与贬低竞争对手的对比广告不同，在注册商标被竞争对手引用的对比广告中，广告主往往借助注册商标的优势进行宣传，在主观上不是否定竞争对手，而是予以肯定。如广告词"宁城老窖，塞外茅台”就是利用高知名度的“茅台”品牌对比宣传“宁城”牌老窖酒。这也成为广告主认为自己的行为不会给注册商标造成损害的理由。实际上，类似的对比广告，尽管可能出于善意，但多数都是单方面的强加的对比，没有考虑注册商标人的意愿，在客观上有可能引起消费者对注册商标与对比商标的混淆或联想，损害注册商标的识别力，而且一旦被滥用，甚至还会给注册商标所承载的品牌形象和市场定位造成负面影响。

2、商标权利人自我行为导致注册商标识别力受损

（1）不突出使用注册商标

将注册商标在商品包装上、广告宣传中突出、醒目的使用有利于消费者快速捕捉、识别和记忆商品来源信息，增强注册商标的识别力。但现实中仍有一些企业有意无意的没有在经营活动中突出使用注册商标。具体表现为，在商品包装上仅突出产品名称，在平面广告上仅突出广告创意，在电视广告上仅突出商品卖点，在明星代言上仅突出明星形象，在展会上仅突出产品技术。企业花了大量广告费却不能让消费者有效的记住品牌（注册商标），导致商标识别力大打折扣。

（2）将注册商标不作为商标使用

将注册商标不作为商标使用的情况多发生在企业对副商标的使用上。以某大型制造企业为例，其产品主商标数量只占企业商标总量的很小比例，多数商标都是副商标，如产品系列商标、型号商标、技术商标等等。由于副商标所承担的功能和作用不是主要指示商品来源，在实际使用时，企业往往忽视其商标属性，即使被注册成商标，仍然作为产品名称、型号名称、技术名称使用，在形式上不会标注注册符号，甚至沦为通用名称使用，大大降低了该类注册商标作为商标应有的识别力。

（3）任意改变注册商标的式样

根据《商标法》的规定，注册商标实际使用的式样应与核准注册的商标式样一致。然而，现实中一些企业出于多种原因的考虑，或者缺乏统一的商标标识使用规范，实际使用的注册商标式样五花八门。也有的企业随意将注册商标与行业名称、企业名称、产品名称搭配使用；还有的企业对于多个注册商标如何组合使用没有统一标准。以上行为导致的后果就是企业注册商标标识没有统一的使用规范（包括美术意义上的注册商标的式样标准，如何使用注册符号，如何使用商标颜色，如何搭配使用等），更没有统一的对外形象，难以让消费者对企业商标在视觉上建立统一的商标印象，无形中削弱了商标识别力。

（4）将注册商标不当冠名

将企业注册商标名称作为城市道路、桥梁、建筑等公共资源的名称进行冠名是现代企业提升知名度的一种常见做法。然而，若冠名不当或缺乏商标自我保护考虑的冠名，可能导致注册商标识别力的受损。注册商标在权利属性上是私有的财产，一旦冠名成为公共场所的名称即转变为公共资源，他人可在合理的范围内使用。如在以“迪斯尼”冠名的道路上的商家可以将店名命名为某某商家“迪士尼”店，以指示地理位置。对于一些显著性较弱的注册商标，一旦冠名为公共资源，更容易让傍名牌者以合理使用之名掩盖其恶意使用之实，进而损害注册商标的识别力。

二、失效风险

注册商标失效是指商标丧失法律效力，不再享有注册商标专用权。商标失效分为被撤销和被宣告无效两种情形。商标失效是商标注册人面临的最致命的风险。注册商标一旦失效意味着商标注册证变成了废纸一张。在市场竞争中，企业如果缺乏商标失效的防范意识和商标失效的应对预案，很有可能遭遇商标风险，陷入被动。

1、他人行为导致注册商标失效

（1）在先权利人以侵犯在先权为由提出商标无效宣告

《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该法条规定的在先权利一般为姓名权、字号权、著作权、肖像权等民事权利。商标注册申请程序中虽然设置了初审公告程序可以让在先权利人及时发现他人申请的商标是否侵犯了自己的权利并主张权利，但并无意味着在先权利人此时不主张权利就视为默许商标注册行为。在制度设计上，法律仍然给予在先权利人在一定期限内的救济权，即宣告注册商标无效的权利。因此，如果注册商标的文字命名、图案设计存在先天性的法律瑕疵（如使用的商标文字是他人在先使用的企业字号，申请的商标图形是他人在先设计好的美术作品等），就算幸免通过审查核准注册，仍然在一定时间内（5年）是不安全的，随时面临被宣告无效的风险。特别是在企业准备上市融资做大做强的关键时刻，在先权利人很可能不请自来。

（2）竞争对手以近似商标为由提出商标无效宣告

根据《商标法》规定，与相同或类似商品上已经申请或注册的商标构成近似的商标禁止注册。实际审查中，显然近似的商标容易被筛查排除，不会通过审查被核准注册。但有的商标是否与某件在先商标构成近似，如果脱离了市场环境、商业习惯以及申请人的主观意图和身份背景，仅就商标本身物理上的对比是很难判断该商标的实际使用是否会造成相关公众的混淆，进而构成近似。因此，在商标申请注册程序中，由于审查员所掌握的市场信息和申请人背景资料有限，加之在先商标注册人如不及时提出异议，则难以做出客观的判断，导致在市场上确有有近似嫌疑的商标被核准注册。在这种情况下，在先注册人一旦感受到来自在后注册人来带的市场威胁时，往往会基于市场竞争的需要，对在后注册的近似商标提出无效宣告。

（3）在后商标申请人以连续三年不使用为由提出撤销

为了鼓励使用商标，防止商标资源闲置浪费，《商标法》设计了注册商标连续三年不使用撤销的制度。对于企业，这一制度引发的注册商标风险主要体现在三个方面：一是当企业注册商标成为了他人申请注册或使用另一件商标的障碍时（如某一企业的商标申请被商标局驳回了，引证的商标恰好是你企业的注册商标），将会面临被他人提出撤销风险；二是注册商标虽然实际使用了，却没有保留使用证据，面临举证不能而导致商标失效风险；三是商标使用了，使用证据也有，但由于企业地址变更未及时办理商标变更手续或者其它原因不知道被他人提出撤销申请，无法向商标局说明商标实际使用情况，失去提供使用证明的机会，面临商标失效的风险。

2、商标权利人的自我行为导致商标失效

（1）商标成为通用名称被撤销

《商标法》第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。注册商标的这一失效风险是由上面提到的商标识别风险演变而来。破坏商标识别力的行为程度积累到完全摧毁商标基本功能发挥之时，注册商标即沦为了通用名称，失去了法律效力。如大众熟知的“优盘”商标就是典型的商标成为通用名称而失效的例子。注册商标权利人三个方面的行为是导致注册商标成为通用名称的主要原因：一是在主观意识上没有将注册商标作为商标对待；二是在客观上没有将注册商标作为商标使用、宣传和标注；三是对他人破坏注册商标识别力的行为缺乏敏感度，不闻不问，听之任之。

（2）商标没有使用或没有使用证据被撤销

企业商标体系中有很大一部分是防御性的注册商标，没有实际使用也没有使用计划，仅作为战略性垄断注册。这部分商标成为撤三制度中风险最大的企业注册商标。此外，企业还有些商标虽然作为商标注册，但是实际上并不是作为商标使用，如卡通形象、营销用语、内部组织名称等，这些商标一旦被他人提出撤三申请，将会面临无法提供符合要求的商标使用证据而被撤销的风险。另外还有一些服务商标，由于服务方式的原因，难以提供合适有效的证明体现商标的使用情况，也成为可能被撤销的高风险商标。

（3）改变使用注册商标被撤销

《商标法》第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。该法条提示的企业商标风险有二，一是企业使用的注册商标不能随意改动，如果改动必须重新注册；二是企业名称、地址等经营情况发生了改变时注册商标的注册人信息也应一并申请变更，千万不可图省事而把企业商标置于风险之境。

三、侵权风险

使用注册商标也会有侵权风险，这绝非空穴来风。下面以三个真实案例予以说明。

（1）侵犯他人著作权

汕头市宏裕化妆品有限公司（简称宏裕公司）于2004年11月向国家商标局在第3类“花露水”等商品上申请注册“葫芦兄弟及图”商标，2008年3月该商标核准注册。同年6月，上海美术电影制片厂（简称美影厂）以宏裕公司使用的“葫芦兄弟及图”注册商标侵犯其“葫芦兄弟”美术作品的著作权为由将宏裕公司起诉至法院，要求停止侵权并赔偿经济损失100万元。上海市第二中级人民法院经过审理认为，宏裕公司虽依法享有涉案注册商标专用权，但该权利不能侵犯他人合法在先权利。在案证据显示，宏裕公司抄袭了美影厂的葫芦兄弟形象。因此，宏裕公司使用涉案商标的行为，侵犯了美影厂对葫芦兄弟形象依法所享有的著作权。据此，判决宏裕公司立即停止使用“葫芦兄弟及图”注册商标并赔偿经济损失。该案二审维持原判。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款规定，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。该司法解释是企业注册商标存在侵权风险的法律依据，企业应对此风险应有清晰认识，切不可认为商标只要注册成功就成了免死（责）金牌。

（2）侵害他人驰名商标

石桂花于2010年3月向国家商标局在第30类“非医用营养液”等商品上申请注册“景田百岁山”商标，并于2011年3月14日获得注册。后石桂花将该商标许可给他人使用，并委托加工生产了“景田百岁山”维生素营养饮品。深圳市景田食品饮料有限公司（简称景田公司）据此认为石桂花侵犯其商标权，诉至法院。法院经审理后，认定景田公司的“景田百岁山”商标经过长期大量使用和宣传，已经具有极高的知名度，属于驰名商标。石桂花即使在第30类注册了“景田百岁山”商标，但由于其注册该商标损害了景田公司的利益，违反了我国《商标法》及相关司法解释关于驰名商标保护的规定，其行为构成对景田公司商标权的侵犯，故判令石桂花停止侵权并赔偿原告经济损失30万元。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。该司法解释也是企业注册商标存在侵权风险的法律依据，企业应对此风险应有正确认识，在商标命名设计时避免模仿他人驰名商标，切不可心存侥幸。

（3）侵犯他人注册商标权

杭州奥普卫厨科技有限公司（简称奥普公司）在第11类“取暖器”等商品上享有“奥普”注册商标专用权。奥普公司在实际经营中将该注册商标使用在与其产品配套使用的金属吊顶扣板上。浙江现代新能源有限公司（简称新能源公司）据此认为奥普公司的行为已经侵犯其注册在第6类“金属建筑材料”商品上的“奥普”注册商标专用权，诉至法院。法院审理认为，奥普公司将其注册商标使用在金属吊顶扣板上已经超出了该注册商标核定使用的商品范围，侵犯了新能源公司的注册商标专用权，判决奥普公司停止侵权，赔偿经济损失30万元。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。该司法解释亦是企业注册商标存在侵权风险的法律依据，企业对此风险应有足够认识，在实际使用注册商标的时切不可随心所欲，超出核定商品使用或者拆分使用的行为都可能引发侵权风险。

四、注册商标的风险防范

针对上述风险，企业可从以下几方面开展注册商标的风险防范工作：

（1）进行商标稽核

商标稽核是指对企业注册商标的状况进行核查，核查内容包括注册信息和使用情况，注册信息主要有：商标文字的含义及来源，商标字体来源，商标图案含义及来源，商标颜色含义及来源，核定使用的商品及类别的选择依据，商标权利取得的渠道等；使用情况主要考察商标的实际使用是否规范，如是否与注册信息一致，是否规范的使用注册符号，是否有损害商标识别力的行为等。商标稽可以让企业清楚的了解每件注册商标的“身世”，发现注册商标可能存在的先天不足，识别出可能导致注册商标失效的风险隐患；同时通过对注册商标使用情况的核查，还可以发现影响注册商标识别力的风险所在。

（2）规划商标体系

企业注册的每件商标都应有其独有的作用和价值，并与其它商标相互配合，形成一个具有内在结构和层次的商标整体，这就是商标体系。通过规划商标体系，企业可以准确的掌握任一一件注册商标的用途、对应的产品、在品牌架构中的位置、可以实现的作用和所发挥的市场功能等，进而对注册商标进行有目的分层管理，实现注册商标风险的控制。 

（3）制定商标使用规则

制定商标使用规则，能够有效的规范企业注册商标的使用，对于保持和增强注册商标的显著性和防范注册商标识别力风险具有积极意义。使用规则可包括以下几方面的内容：第一、明确企业实际使用的注册商标；第二、明确商标内容和形式的含义、寓意及来源；第三、商标标志的标准字样、字体、图样、色彩、分辨率及格式；第四、商标使用的方式和形式；第五、商标的授权（许可使用）使用。

（4）实施市场监测

实施市场监测可以有效的发现已经存在和潜在的能够引发注册商标风险的市场主体，防范于未然，如可能会对企业商标提出撤三的主体，可能会对企业商标提出无效宣告的主体，可能会对企业侵权行为提出权利主张的主体等等。通过市场监测一旦发现可疑对手，企业应就可能发生的风险予以评估，对于不同风险的情况予以区别对待并做好应对预案。

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作者：张季  湖南思博达律师事务所

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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