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浅谈PCT申请国际阶段中的非正式的意见陈述

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阿耐8年前
浅谈PCT申请国际阶段中的非正式的意见陈述

浅谈PCT申请国际阶段中的非正式的意见陈述


PCT申请国际阶段中最重要的环节是国际检索。在国际检索后,申请人通常都将获得一份国际检索报告和一份书面意见(即PCT/ISA/210表和PCT/ISA/237表)。


实践中,国际检索报告和书面意见有可能给出对于请求保护的发明的权利要求全部或部分否定性的评价意见。由于国际检索报告和书面意见在后续进入国家阶段时,通常会影响国家阶段的审查员对于请求保护的发明的意见,因此这样的评价意见对将来进入国家阶段是不利的。但国际检索报告是由国际检索单位单方面做出的,如果申请人认为国际检索报告及书面意见是不合理的,申请人没有机会与官方就国际检索报告和书面意见的问题进行沟通或争辩。


虽然申请人也可利用PCT条约19条或34条的机会来陈述意见,但是PCT条约19条是关于权利要求书修改的规定,而根据PCT条约34条需要启动国际初步审查程序,这需要申请人承担额外的费用。


PCT条约第19条


向国际局提出对权利要求书的修改


(1)申请人在收到国际检索报告后,有权享受一次机会,在规定的期限内对国际申请的权利要求向国际局提出修改。申请人可以按细则的规定同时提出一项简短声明,解释上述修改并指出其对说明书和附图可能产生的影响。


(2)修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。


(3)如果指定国的该国法准许修改超出上述公开范围,不遵守(2)的规定在该国不应产生任何后果。


PCT条约第34条


国际初步审查单位的程序


(1)国际初步审查单位的审查程序,应遵守本条约、细则以及国际局与该单位签订的协议,但该协议不得违反本条约和细则的规定。


(2)(a)申请人有权以口头和书面与国际初步审查单位进行联系。

(b)在国际初步审查报告作出之前,申请人有权依规定的方式,并在规定的期限内修改权利要求书、说明书和附图。这种修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。

(c)除国际初步审查单位认为下列所有条件均已具备外,申请人应从该单位至少得到一份书面意见:

(i)发明符合第33条(1)所规定的标准;

(ii)经该单位检查,国际申请符合本条约和细则的各项要求;

(iii)该单位不准备按照第35条(2)最后一句提出任何意见。

(d)申请人可以对上述书面意见作出答复。


(3)(a)如果国际初步审查单位认为国际申请不符合细则所规定的发明单一性要求, 可以要求申请人选择对权利要求加以限制,以符合该要求,或缴纳附加费。

(b) 任何选定国的该国法可以规定, 如果申请人按(a)规定选择对权利要求加以限制,国际申请中因限制的结果而不再是国际初步审查对象的那些部分,就其在该国的效力而言,应该认为已经撤回,除非申请人向该国的国家局缴纳特别的费用。

(c)如果申请人在规定的期限内不履行(a)所述的要求,国际初步审查应就国际申请中看来是主要发明的那些部分作出国际初步审查报告,并在该报告中说明有关的事实。任何选定国的该国法可以规定,如果该国的国家局认为国际初步审查单位的要求是正当的,该国际申请中与主要发明无关的那些部分,就其在该国的效力来说,应认为已经撤回,除非申请人向该局缴纳特别的费用。


(4)(a)如果国际初步审查单位认为

(i)国际申请涉及的主题按照细则的规定,并不要求国际初步审查单位进行国际初步审查,并且在特定的案件中决定不进行这种审查,或者

(i i)说明书、权利要求书或附图不清楚、或者权利要求在说明书中没有适当的依据,因而不能对请求保护的发明的新颖件、创造性(非显而易见性)或工业实用性,形成有意义的意见,上述单位将不就第33条(1)规定的各项问题进行审查,并应将这种意见及其理由通知申请人。

(b)如果认为 (a)所述的任何一种情况只存在于某些权利要求或只与某些权利要求有关,该项规定只适用于这些权利要求。


浅谈PCT申请国际阶段中的非正式的意见陈述


所谓的“非正式的意见陈述”在《PCT申请人指南》(PCT Applicant’s Guide)第七章:国际检索程序:通过国际检索单位对国际申请的处理(CHAPTER 7: THE INTERNATIONAL SEARCH PROCEDURE: PROCESSING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY)的7.030节中提到(http://www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip07.html),申请人可以向国际局提交非正式的意见陈述(informal comments)。该非正式的意见陈述的目的在于,如果申请人没有要求国际初步审查,为申请人提供一个反驳国际检索单位的书面意见的机会。


非正式的意见陈述没有最大字数限制,非正式的意见陈述从国际公布日(the date of international publication,通常自最早优先权日起18个月)起将在PatentScope上公开。国际局建议申请人在优先权日起28个月的期限内提交非正式的意见陈述,以便于在进入国家阶段后可以向指定局提供相应的意见陈述。


也就是说,虽然非正式的意见陈述不会被提供给国际检索单位,但是会被提供给指定局。从而,在国家阶段的审查过程中,非正式的意见陈述有机会被国家阶段的审查员充分参考,使得审查员能够更加客观地看待请求保护的发明,而不是单方面地受国际检索报告和书面意见的影响。


而且非正式的意见陈述给予申请人极大限度的自由,其没有字数限制、具体期限(在最早优先权日起30个月内即可)、固定格式的要求,申请人只需要明确其为非正式的意见陈述即可,因此申请人可以充分陈述其意见。


此外,提交非正式的意见陈述不会产生任何费用。因此,非正式的意见陈述可谓是PCT申请国际阶段中表达申请人意见的有用途径,申请人应该充分利用该途径。



来源:康信知识产权

作者:孙新民  北京康信知识产权代理有限责任公司

编辑:IPRdaily.cn LoCo

校对:IPRdaily.cn 纵横君


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本文来自康信知识产权并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn/”

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