驰名商标保护不只限于“跨类”

2016年12月30日，迪尔公司（Deere & Company, 美国）及其在华子公司约翰迪尔（中国）投资有限公司（下称“迪尔中国公司”）在金杜知识产权诉讼团队的协助下获得一起商标侵权及不正当竞争纠纷的一审胜诉判决。本案中，北京知识产权法院认定迪尔公司第7和12类上的“JOHN DEERE”、第7类上的“约翰.迪尔”三件商标构成驰名商标，判令三被告停止商标侵权及不正当竞争行为、公开发表声明消除不良影响，并全额支持了原告关于五百万元惩罚性赔偿和三十六万余元合理支出的请求。在2017年1月10日北京知识产权法院两周年新闻发布会中，本案被评为 “加大知识产权司法保护力度类”典型案例。

案情简介

迪尔公司成立于1837年，是世界上最大的农业机械制造商之一。迪尔公司自1976年进入中国，于1997年在中国成立了第一家企业——约翰迪尔佳联收获机械有限公司，后于2000年全资设立迪尔中国公司。“JOHN DEERE”、“约翰迪尔”、“”等注册商标是迪尔公司的核心商业标识，被广泛使用在第7类农业机械产品、第12类拖拉机等产品及第4类工业用油等农机零配件产品上。同时，迪尔公司还拥有工业用油等第4类商品上的“HY-GARD”、“PLUS-50”等注册商标。

约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等三被告的实际控制人相同，三被告实际控制人不仅在中国设立了多家以“约翰迪尔”为字号的仿冒企业，还在美国华盛顿州注册了名为“美国约翰迪尔集团”的空壳公司（该公司已被美国联邦法院判决永久禁止使用迪尔公司商标、字号）。本案三被告长期对外宣称是“美国约翰迪尔集团”的中国子公司，并通过分工协作，在中国生产、销售带有与迪尔公司注册商标相同或近似标识的工业用油等产品，并在第4类工业用油等商品上注册了“佳联迪尔”商标。除商标外，三被告还从企业名称、域名、产品外观设计等多方面实施对迪尔公司的仿冒，并通过虚假宣传、诋毁商誉等手段实施不正当竞争，造成了恶劣影响。在本案诉讼期间，被告方甚至还利用其通过仿冒手段获得的外观设计专利对迪尔公司提起侵权诉讼，妄图颠倒是非。为维护自身合法权益，迪尔公司、迪尔中国公司将三被告诉至北京知识产权法院，要求追究三被告商标侵权及不正当竞争行为的法律责任。

本案亮点

1. 明确了驰名商标保护不只限于跨类保护，即，普通注册商标系对相同或类似商品上已注册驰名商标的仿冒，构成商标侵权的，法院可直接受理并依照商标法第十三条进行裁判

法律给予驰名商标相较于普通注册商标更强的保护，这一点集中体现在商标法第十三条的规定中。对商标法第十三条通常的理解是，该条规定对未注册驰名商标视同普通注册商标予以保护，对已注册驰名商标给予跨类保护。实际上，商标法第十三条对驰名商标的保护不止于此，还延伸体现在《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“驰名商标司法解释”）第十一条的规定中，普通注册商标之间的侵权纠纷本须首先向行政机关申请解决，法院不得直接受理此类纠纷[1]，但根据驰名商标司法解释第十一条的规定，被告已注册的商标违反商标法第十三条规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，法院可以直接受理并进行裁判[2]。然而，仅从商标法十三条的文字看，该条针对已注册商标与驰名商标之间的纠纷所给予的是“跨类保护”，对于驰名商标遭受到来自相同或类似商品上的注册商标的仿冒时，是否也可以适用商标法十三条进行处理，换言之，是否商标法第十三条提供给已注册驰名商标的保护只限于“跨类”这一种情形？法律条文本身和司法解释并未对此作出穷尽式规定。这是本案判决着重讨论和回答的法律适用问题。

本案判决认为，商标法第十三条是从商标注册角度对于驰名商标的跨类保护予以规定，该规定旨在给予驰名商标较之于普通注册商标更强的保护。虽然该款未对在相同或者类似商品上复制、摹仿或翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情形予以明确规定，但探究该条款的立法原意并考虑法律的当然解释方法，在相同或类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标的情形，相对于在不相同或不类似商品上更有适用商标法第十三条规定的利益。最高人民法院作出的（2011）知行字第15号行政裁定中亦明确，商标法第十三条第二款适用于不相同或不类似商品申请注册的商标，当然适用于类似商品申请注册的商标。同理，依据驰名商标司法解释第十一条的规定，既然法院可以直接审理在不相同或不类似商品上的驰名商标与普通注册商标之间的纠纷，那么，在相同或类似商品上的驰名商标与普通注册商标发生纠纷时，法院基于对驰名商标的强保护更有适用该条进行审理的必要。由此可见，商标法第十三条对于已注册驰名商标的保护并不应仅限于“跨类”这一种情形，对于相同或类似商品上已注册驰名商标与普通注册商标之间的冲突，法院可以依据驰名商标司法解释第十一条的规定适用商标法第十三条进行处理。

基于上述理由，在确认被告“佳联迪尔”注册商标核定使用的第4类工业用油等商品与原告第206346号“JOHN DEERE”、第7879578号“约翰.迪尔”驰名商标核准的第7类农业机械等商品以及第206347号“JOHN DEERE”驰名商标核准使用的第12类拖拉机等商品构成类似的前提下，本案判决认定被告使用的“佳联迪尔”注册商标构成对原告“JOHN DEERE”、“约翰.迪尔”驰名商标的复制、摹仿或翻译，构成商标侵权，应当予以禁止使用。

2. 体现了加大知识产权保护力度的司法政策，一案中全面认定多项侵权行为，认定三件驰名商标，适用惩罚性赔偿，并对被告举证妨碍行为予以训诫

(1) 全面认定多项侵权行为

本案是一起“全方位、多层次、立体式”的恶意侵权案件。三被告及其实际控制人所实施的侵权行为涉及商标、域名、字号等方面，并且还通过虚假宣传、诋毁商誉等方式进行不正当竞争。经审理，法院在本案中认定了被告包括商标侵权和不正当竞争在内的多项侵权行为，全面维护了原告的合法权益。

(2) 一案认定三件驰名商标

为充分保护原告知识产权，法院在本案中同时认定迪尔公司三件商标构成驰名商标。为证明涉案三件商标已达到驰名程度，原告提供了大量证据，涉及产品销售合同、发票，广告宣传合同、发票，财务审计报告，所获荣誉奖状证书、媒体报道等多方面证据。法院经审查认为，在案证据足以证明原告第7类农业机械等商品上的第206346号“JOHN DEERE”商标及第7879578号“约翰.迪尔”商标、第12类拖拉机等商品上的第206347号“JOHN DEERE”商标构成驰名商标。

(3) 适用惩罚性赔偿，对被告举证妨碍行为予以训诫

本案是北京知识产权法院结合具体案情，依据商标法第六十三条关于侵权赔偿数额的举证责任分配规则和认定原则，作出惩罚性赔偿的又一典型案例。本案中，原告主张按照被告侵权获利确定赔偿数额，并适用惩罚性赔偿，提出了五百万元的损害赔偿数额。为此，本案合议庭给予双方充分的举证机会。原告一方通过所能利用的证据收集渠道尽力充分举证，提交了所主张赔偿数额的基本数据依据和计算逻辑。但被告在审理过程中一直对与侵权行为相关的账簿、资料拒绝提交，法官依据商标法第六十三条多次向被告释明举证责任，但被告在案件审理终结前依然未予提交。法院认为，被告持有并隐匿对其不利的销售证据，构成举证妨碍，考虑到三被告实施的侵权行为方式多样，涉及的侵权商标众多，且属商标、不正当竞争全方位侵权，特别是在被行政处罚后依然继续侵权，情节严重且主观恶意明显，在合理验证并调整了原告的计算方式后，法院全额支持了原告五百万元的损害赔偿请求以及三十六万余元的合理支出请求，并在判决书中对被告的举证妨害行为予以训诫。

审理本案的是北京知识产权法院张玲玲法官团队。因案情涉及的侵权行为复杂多样、证据量非常之大，本案合议庭组织双方当事人进行了多次质证，在审理过程中给予双方当事人充分的举证和陈述机会，耐心、细致地梳理证据、查明事实。一审判决书长达70余页，事实查明部分详尽，对相关法律问题的分析精当。本案一审判决对长期以来一直令社会各界深恶痛绝的恶性仿冒侵权行为给予了有力打击，体现了我国司法机关“坚决加大知识产权保护力度”的决心，提振了市场上合法经营者的士气和信心。

注：

1 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。” 该司法解释自2008年3月1日起施行。

2 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。” 该司法解释自2009年5月1日起施行。

来源：“金杜说法”微信平台

作者：金杜律师事务所 党喆 贺诗佳

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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