浅谈审查意见中关于公知常识的答复策略

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目前，在专利申请的实质审查期间，在对技术方案的创造性进行评价时，越来越多的审查意见中将所涉技术方案和现有技术的一个或多个区别技术特征直接认定为“本领域公知常识”并由此评价该技术方案不具备创造性。现行专利法以及相关审查指南中均没有对“公知常识”给予明确定义，而申请人或代理人与审查员对创造性评价中“公知常识”的认定和/或评价也往往各执己见、争论不休，已经发现，在答复审查意见中并不明显有效的抗辩往往还容易造成审查周期延长。

一、关于“公知常识”的法律规定

首先，需要了解对于“公知常识”的规定。

对于“公知常识”的概念，专利法及其实施细则都没有进行明确定义，在《专利审查指南》（下文简称《指南》）中也仅仅以举例的方式做了解释。《指南》第二部分第四章第3.2.1节中关于创造性判断“三步法”的第三步“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”有所提及，即，所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。此外，例如，《指南》第4部分复审与无效请求的审查第4.3节关于证据的认定也有所提及，即，对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。为了便于读者理解，笔者结合相关示例进行说明。

从《指南》的记载可以理解，公知常识通常为本领域中的惯用手段、教科书、工具书（技术词典或技术手册）等中披露的解决技术问题的技术手段等。公知常识是经过长期科研、生产、使用或者生活积累而成，已经获得了非常广泛的认可，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知。因此，基于这种特性，一旦某个技术特征被认定为公知常识，则必然地，通过其获得的技术效果也被默认为是公知的，那么以此技术特征为区别特征的技术方案也必然是显而易见的。

其次，需要了解对于“公知常识举证责任”的规定。

对于申请人而言，“公知常识”的认定牵涉到专利申请是否能够获得授权，因此一般地，申请人在答复审查意见通知书时经常以审查员未能对所认定的公知常识进行举证为由进行抗辩。但是《指南》第二部分第八章第4.10.2.2规定：审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。由此可见，《指南》对于“公知常识”的认定并未要求必须提供文献证据，而是可以通过说明理由来证明。当前，在绝大部分的审查意见中，关于“公知常识”的认定都是没有提供任何证据加以证明的。

二、关于“公知常识”的答复策略

由于专利法及其相关法律规定对于“公知常识”并没有明确定义而且审查过程中对于“公知常识”的认定也没有要求必须举证，因此，如何针对“公知常识”有目的地进行合理且有效的争辩，对于申请人和代理人而言是非常重要的。下面，笔者根据代理工作中对于创造性答辩的经验总结提供几种方式以供探讨和参考。

对重新确定的技术问题与公知常识的效果进行比对

《指南》第二部分第四章第3.2.1节关于创造性判断“三步法”的第三步“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”中关于公知常识是这样解释的，即，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。据此可知，要确定一项区别技术特征是否确实属于公知常识，除了判断该区别技术特征是否是本领域公知的之外，还必须要判断该区别技术特征在本发明中所起的作用或所获得的技术效果是否与所认定的公知常识的公知的作用或所获得的技术效果是相同的。

示例一

要求保护的发明涉及一种模块化连接结构，其中，单个连接结构具有正六边形截面。一份对比文件公开了类似的连接结构，其中单个连接结构具有圆形截面。审查意见通知书中认为，将一个具有圆形截面的结构根据需要修改为正六边形截面的结构是本领域的公知常识，因而否定该要求保护的发明的创造性。

在该示例中，通过发明的整个说明书及附图的记载可知，该正六边形截面所要解决的技术问题是使得能够将结构模块化，且多个模块化结构能够容易地彼此邻接，从而节省存放空间。笔者认为，虽然圆形、正六边形属于常见几何形状，但是具体到该发明的技术方案中，采用正六边形截面时，各个连接结构能够在六个侧面处与其他连接结构邻接，从而节省存储空间，而显然在脱离该发明的整体技术方案而单独考虑正六边形截面的结构时并不能得到这样的作用或技术效果。也就是说，即便一种结构采用“正六边形截面”是公知常识，但该公知常识并不具有与本发明中的上述效果类似的公知作用或效果。因此，审查意见通知书中对于公知常识的认定以及所涉及权利要求不具备创造性的评价是不合理的。

结合创造性判断的“三步法”原则

为了避免审查员在进行创造性评价时的主观性，《指南》第二部分第四章第3.2.1节规定了通常适用的关于创造性判断的“三步法”，对于第三步，通常将下列情况认为现有技术中存在上述技术启示，即，（1）所述区别技术特征为公知常识；（2）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同；（3）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

从“三步法”且尤其是第三步的上述规定中可以理解，当判断某一区别技术特征为公知常识时应该是直接地一步式的判断，而不应当存在任何其他的假设或推论。而笔者发现，在很多关于创造性的审查意见中，并非是将直接的区别技术特征认定为公知常识，而是经过了一些假设或对部分区别技术特征做了一次第三步的判断之后又在此基础上对相关联的其他特征作出公知常识的认定。

示例二

要求保护的发明涉及一种夹具结构，其中夹具结构具有引导面，所述引导面为平坦的连续平面，且在所述连续平面的中间区域设置有凹凸的纹理结构。一份对比文件中公开了一种夹具结构，其中夹具结构具有中空的引导面。审查意见通知书中认为，根据需要将中空的引导面替换为呈平坦连续平面的引导面是本领域的公知常识，并且在此基础上在呈平坦连续平面的引导面上进一步设置凹凸的纹理结构是本领域技术人员在解决“稳定地保持所夹持的元件”时很容易想到的惯用技术手段（公知常识的一种表现形式）。因此否定该发明具备创造性。

在该示例中，所涉发明与对比文件的区别技术特征为“引导面为平坦的连续平面”，且“在连续平面的中间区域设置有凹凸的纹理结构”。这里需要注意的是，前半部分区别技术特征和后半部分区别技术特征并非是并列式的，而且，后半部分区别技术特征实质上是对前半部分区别技术特征的进一步限定。也就是说，这两部分区别技术特征是相关联的。而该审查意见通知书中，对于整体区别技术特征采用了两步推断，即先认定前半部分特征属于公知常识（这是判断整个技术方案是否具备创造性时的第三步），然后又在假设第三步成立的基础上做了进一步的判断。笔者认为，这种评价方式违背了创造性“三步法”的判断原则，由此得出发明不具备创造性的审查意见是不合理的。

合理利用检索报告中的检索结果

尽管审查过程中审查员可以不对公知常识的认定进行举证，但是作为通常对于本领域普通的技术知识了解比较深刻的申请人或其代理人而言，也可以考虑采用对公知常识进行充分例证的方式来进行答辩，以争取审查员的重新考虑。这种方式下可以利用审查过程期间做出的检索报告。

申请人或代理人可以根据审查意见中所给出的现有技术，即检索报告中出现的A类文件、X类文件以及Y类文件进行分析阐述。检索报告中出现的这些对比文件和现有技术代表着目前该技术领域先进的或具有代表性的技术（包括目前广为使用或认可的技术方案）。仔细阅读这些对比文件，针对这些对比文件做出相应的分析，从而得出对要保护的发明有利的结论。

为了得到相应的结论，需要进行以下几点的分析：

第一，需要分析检索报告中的这些文件中是否公开有或暗示有审查意见中所针对的区别技术特征。一般情况，如果在审查员所检索到的文件有所记载的话，审查意见中往往会提及，因此，通常这些文件中都没有关于相应区别技术特征的记载。

第二，通过分析来确定这些现有技术所记载的技术方案构思是否大体相同，如果相同，那么这些现有技术文献所记载的技术特征很可能是本技术领域的惯用技术手段，从而可以确认为本领域的公知常识。在此，笔者认为其中一两篇现有技术的技术方案相同不足以说明该技术方案是公知常识，因为公知常识应该是已经获得了非常广泛的认可的技术方案，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知的，而不能仅凭一两篇所公开的专利文献就认定该技术方案是本领域的公知常识。因此，为了明确确定上述所记载的技术特征是否为本领域的公知常识，有必要对上述现有技术文献中所记载的相同技术特征进一步检索，以最终确定上述现有技术文献所记载的技术特征是否为本技术领域的惯用技术手段。如果确定上述现有技术文献所记载的技术特征是公知常识，那么就可以从正面论述该发明的区别技术特征并不是上面通过分析论证的所获得的本领域的公知常识。如果无法明确确定这些现有技术文献所记载的技术特征是本领域的公知常识的话，可以接着进行以下分析。

第三, 如果这些现有技术文献所记载的技术方案或进一步检索到的现有技术文献均不相同或大部分不相同，即，无法确定本领域的公知常识，那么可以进一步论述说明本领域中关于相关技术问题有许多不同的技术方案来实现。而目前被认为是本领域公知常识的区别技术特征也是实现上述相关技术问题的一种解决方案，从而以论证的方式证明审查意见中被认为为公知常识的区别技术特征是目前所寻求解决相应技术问题所采用的不同技术方案，从而获得审查意见所认同的区别技术特征不是本领域的公知常识的结论。

《指南》第二部分第四章第2.4节记载，发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。而实际上，申请人、代理人或审查员作为发明是否具备创造性的评价主体，往往都很容易受发明所公开内容的影响而作出或高或低的判断，此时把握好创造性评价时的三步法判断原则，对于公知常识的认定或者进而创造性的评价是非常关键的。

以上仅是笔者对于评判创造性时关于公知常识的分析和探讨，希望能够对申请人及专利代理人在答复审查意见过程中有所帮助。

来源：康信知识产权

作者：房岭梅 李静

编辑：IPRdaily.cn赵珍   

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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