如何发挥律师在企业专利事务中的作用

（一）迅猛发展的企业专利事务需要律师的参与（以湖南省为例）

2008年国务院颁布了《国家知识产权战略纲要》，正式从国家战略的高度推进知识产权工作。2009年，湖南省人民政府制定了《湖南省知识产权战略实施纲要》。2015年，湖南省人民政府制定了《湖南省实施知识产权战略行动计划（2015-2020年）》，该《行动计划》明确提出2020年要实现以下与专利相关的目标：1、全省年专利申请量达到8.8万件；2、专利权质押贷款年度金额到达20亿元；3、重点培育一批年专利申请量和授权量在1000件以上的专利大户。为了实现该目标，省内各级政府加大了对企业自主创新和专利申请的扶持力度，出台了一系列减免税收、发放专利申请补贴等手段刺激企业专利事务的发展。在政府的大力推动下，企业申请专利的积极性空前高涨，专利申请量不断攀升。2015年全省专利申请54501件，同比增长23.3%。专利授权34075件，同比增长27.9%。发明专利申请19499件，同比增长34.7%。发明专利授权6776件，同比增长62.8%。在此背景下，律师参与企业专利事务存在着广阔空间。

（二）专利纠纷的不断出现需要律师优质的服务（以湖南省为例）

根据统计，2015年湖南省无论是专利行政机关还是司法机关处理的专利纠纷（知识产权纠纷）的数量均呈上升趋势。其中，行政保护方面，全省专利行政执法部门共立案办理专利行政执法案件3240件，结案3072件。司法保护方面，2015年全省法院机关共受理知识产权案件3675件，审结2465件。专利等知识产权纠纷的增加，与经济行为活跃而带动专利权的运用、实施有着密不可分的关系。与经济发达省份——广东省2015年新收知识产权民事一审案件23766件相比，我省知识产权纠纷的发生显然还处于初始阶段。随着经济行为的不断深入，无形资产的不断运用，知识产权意识的不断提升，与市场各主体有关的专利纠纷等知识产权纠纷将会越来越多。专利纠纷的逐渐增多，无疑为律师创造了一个大市场。

（三）新专利法规的出台需要律师帮助企业理解和运用

2015年12月国务院法制办公室公布了国家知识产权局报请国务院审议的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》，并征求社会各界意见。此次修改为专利法的第四次修改，在许多问题上均作出了较大改动。包括专利新颖性创造性界定、外观设计专利制度、专利侵权制度在内的重要内容做出了新的规定。与此相对应，新的《专利法实施细则》和最高人民法院的《专利司法解释》也将对具体专利事宜作出新的规定。这次修改专利法可以说是对以前专利法所确定的部分原则和制度的否定，是一次新的游戏规则的制定。对于企业而言，只有深入了解新专利法的修改内容，全面贯彻新法的对于专利事务的指导思想，才能在新的专利制度下赢得先机。而律师作为专业的法律工作者，出于对法律的职业悟性，完全可以为企业在正确理解和运用新专利法上出谋划策，做好军师。

（一）律师参与企业专利战略及专利制度的制定

企业专利战略是企业为提高核心竞争力和谋求最佳经济效益而根据企业所在行业及企业自身特点，运用专利法规和专利制度进行的整体性筹划。企业专利制度是企业实现专利战略的具体策略和手段。专利战略是企业开展各项专利事务的指南针和方向标；专利制度则是企业合理、有序开展各项专利事务的有力保障。律师参与企业专利战略和专利制度的制定，能够以其对国家专利法律法规、司法解释和相关司法、行政制度的深入了解以及处理专利纠纷积累的经验，帮助企业正确的理解国家专利制度，规避专利风险，制定出符合法律规定，实现企业需求、满足市场竞争的专利战略和专利制度。

（二）律师参与企业专利技术研发

专利技术研发是指以获得专利权为目的进行的产品、技术、配方、生产方法等的开发和改造。与单纯的技术研发不同，专利研发的内容必须能够申请专利保护，从而实现企业的专利战略。因此，对专利研发工作的要求不仅仅局限于技术问题，如何仿制不算侵权，如何绕开现在技术获得专利授权，都是专利研发工作必须考虑的法律问题。律师参与企业专利研发，对研发技术人员进行专利法律知识培训，帮助其了解专利授权的有关规定，理解技术如何转化为专利；律师还可以在法律上帮助或启发研发人员如何在现有专利技术上进行有针对性的再创造，规避抵触申请和侵权风险。

此外，对于企业与国内外组织或者个人签订的合作研究、开发或者委托研发专利的，律师可在有关合同中将专利权归属、许可权限、实施专利取得收益分配比例进行明确约定，避免以后的专利权属纠纷。

（三）律师参与企业专利申请工作

律师参与企业专利申请工作，可就专利申请过程中的以下几个方面进行审查：

1、专利新颖性审查。根据专利法的规定，技术已经在专利申请日之前公开，将导致新颖性散失而无法获得专利保护。因此，从专利研发成功到提出专利申请的这段时期，是易发生专利散失新颖性事件的敏感时期。律师在这个时期，应对企业任何可能导致专利新颖性散失的行为作出提醒和制止。让企业做到凡要申请专利的技术或产品，首先应办理专利申请，待获得专利申请号后，再组织科技成果鉴定、新品发布会或新产品展览会等容易导致新颖性散失的活动。同时，对于经过审查已经散失新颖性的专利申请应及时予以制止，避免无意义的专利申请。

2、专利文件保密性措施审查。一项专利从申请到正式授权，短则半年，长则两三年，而根据法律规定，只有取得授权的专利才能阻止他人使用。此外，一些发明在撰写专利文件的时候，企业出于保密目的或隐藏了某项最佳参数，或保留了某个最优方案。因此，一旦专利资料在授权前被泄密或公开，将可能导致专利技术被他人迅速仿冒而无法维权。律师在参与企业专利申请工作时对专利文件的保密工作应作特别仔细的审查，督促有关人员做好各项保密措施，并要求与专利申请有关的人均应签订保密协议。

3、专利申请人资格审查。一般情况下，专利的申请人也就是专利授权后的专利权人。因此，申请人的确定关系到以后专利权的归属和行使。律师在企业专利申请工作应当予以特备对专利申请人的资格进行审慎审查。企业申请专利，除了以企业名义申请外，还存在以企业负责人名义申请、以委托研发单位申请、以与合作研发单位共同申请、以研发个人名义申请等几种情况。针对这几种情况，律师应该对专利研发的背景作深入了解和调查，搞清楚专利是否属于职务发明、是否为合作或委托开发，权利人是否明确，权利、利益分配是否合理等。只有将申请时的申请人资格和权力义务明确，才能有效的避免日后可能引发的专利权属纠纷。

4、申请文件形式审查。我国专利法规及审查指南，对专利申请文件在形式上有着诸多的规定，申请文件在形式上的不合格将导致专利申请不予受理，从而耽误专利授权，甚至散失新颖性。律师有必要对企业申请专利的文件进行形式审查，审查各类文件是否符合法律规定，有无遗漏专利法规要求必须提交的文件，特别是新专利法在申请要求上增加的内容，更要仔细审查，如根据新专利法规定，提交外观设计专利申请，必须提交简要说明，否则专利局将不予受理该项申请。此外，在申请文件的形式审查上律师还应注意有关发明人的署名权是否得到保障，否则将可能影响到研发人员的积极性，甚至引起纠纷。

5、专利委托代理合同审查。如企业委托专利代理组织代理专利事务，律师应代表企业与专利代理组织进行详尽的沟通，了解代理过程中代理组织具体的工作情况，尽量选择对企业所属行业的技术有优势的代理组织代理专利申请。对于代理合同，律师应特别就代理组织的工作期限、代理质量、后期服务、保密义务、违约责任等予以充分和明确约定，以保障企业的权益。

6、境外专利申请审查。企业向境外申请专利，根据新专利法规定必须经过保密性的审查，否则该项专利在国内可能不被授权。因此，律师应审查在申请境外专利时是否提出了保密性审查。此外，律师还应对包括PCT申请在内的国际专利申请途径及专利境外申请地的专利制度进行了解，帮助企业制定境外专利申请方案。

（四）律师参与企业专利管理及实施

1、专利档案管理。专利在从申请到授权过程中存在许多程序和缴费环节，授权后每年还需及时缴纳年费。每一个环节的疏漏都可能影响专利的授权或致使专利无效。加之企业的专利数量往往少则数十项，多则上百项，且每年都会不断申请新专利。因此为了高效、方便、快捷的管理专利，企业应建立起系统的专利档案。而律师为了维护和管理企业专利，也应建立起数据库形式的电子档案。通过电子档案，律师可以方便的查阅每项专利的法律状态，年费缴纳情况，实施状况等。

2、企业专利实施管理。律师应对企业每项专利的具体实施情况应进行了解，弄清楚企业哪些产品、哪些技术对应的是哪项专利；企业已经实施的专利是哪些，没有实施的是哪些；实施的专利中哪些是核心专利，哪些周边专利。只有这样，律师才能在处理涉及企业专利的有关事务中，做到心中有数，更好的维护企业的权利。此外，律师应及时了解对于实施中的专利在实际中有无改进或衍生新技术或产品的情况，如果有应及时要求进行新专利申报，一是能够防止新专利的新颖性散失，二是利于及时、准确的维权。

3、企业专利转让和许可使用管理
律师在办理企业各种形式的专利转让事务中，应注意提醒和协助企业注意以下三项工作：首先是专利价值评估。专利价值评估是企业专利从无形资产向有形资产转化的重要工作，能够让企业明确的知晓专利的经济价值，在转让谈判中有的放矢，有效防止专利低价贱卖。对于国有企业而言，专利价值评估工作更是防止国有资产流失的重要保障手段。因此，专利转让无论是单纯的作为技术转让还是作为无形资产投资入股，律师都应提醒企业对转让的专利做一个专业的价值评估。其次是专利有效性约定。受到专利审查制度的制约，一项专利在法律上的有效性往往是不稳定的，特别是实用新型和外观设计专利。因此，企业在转让专利时，律师应在转让合同中明确，受让方对专利的有效性承担风险，如转让后专利被无效宣告，转让方将不承担责任。最后，办理专利转让必须向国家知识产权局申请办理转让手续。

律师在处理企业专利许可使用时，应注意的事项主要有：首先是许可使用方式的选择。司法解释对于专利许可使用方式作出了明确规定，律师应根据许可的目的，建议企业做出符合企业经济利益的许可方式。其次是专利许可使用费。专利许可费用不仅关系到许可时企业的利益，根据法律规定，许可使用费还将是专利侵权赔偿数额的重要参考，因此，企业应慎重对待许可费用，切不可马虎随意。最后还应对被许可人是否具有再许可权，是否有权单独对专利侵权行为提起诉讼作出限定。

 4、企业引进专利管理
   

企业引进国外技术或接受委托从事来料加工涉及专利权时，律师应查明该项专利是否为有效专利，转让方或者委托方是否为该项专利权的合法拥有者，或者是否对该项专利拥有使用权。同时应当在引进技术合同或委托加工合同中约定，受让方或加工如因履行合同被指控专利侵权，转让方或者委托方应当承担的法律责任。此外，企业与国内外机构或个人成立新企业，对方以专利作为投资的，律师应当对对方专利进行专利文献检索或者是专利尽职调查，查明该项专利的法律状态或技术、产品的专利状态，并向企业提供专利论证报告，为谈判、审批、签约提供依据。

（五）律师参与企业专利保护及纠纷处理

律师保护企业专利，可分为事前保护和事后保护两种。事前专利保护，是指未发生专利侵权事件前，为了防止他人侵犯企业专利权，根据有关法律法规所作出的保护措施。主要有，在产品上标示专利标记，在合同、广告、投标文件、产品手册等对外商业文书上明示企业专利情况和警示语，及时进行专利权海关备案等措施。事后保护主要是针对他人侵犯企业专利权的行为律师以协商、行政投诉和司法诉讼等方式予以维权。在具体处理专利侵权案件中，律师应充分掌握专利保护的各种程序法和实体法上制度和原则，并在工作中灵活运用。此外，展会专利保护和境外专利保护，也是律师应予以特别重视的专利保护内容。

律师处理企业专利纠纷最常见的主要有专利无效纠纷、企业侵犯他人专利纠纷等。对于这两种专利纠纷，律师应与技术人员或专利代理人一起分析，对比本企业专利与他人专利在技术方案构成、权利要求等方面的异同，根据专利侵权的全部覆盖原则和等同原则等综合判断。同时律师还可以运用专利交叉许可谈判、专利无效程序、专利行政诉讼程序等技巧，争取更多的应对机会和时间，保证企业的利益。

（六）律师参与企业其它事务中的专利事务

1、企业融资中的专利事务

现代企业进行融资的渠道主要有，银行贷款、私募资金、上市等几种方式。而这几种融资的方式几乎都与企业专利事务存在着若干关系。以企业专利权进行质押贷款已经逐渐成为企业银行贷款的新方式。我省长沙、株洲、湘潭等地都陆续出台了专利权质押贷款办法，能有效的为企业提供贷款。因此，在此项企业融资事务中就出现了企业专利事务，律师参与该项工作，可以就企业专利贷款提供专利价值评估、办理质押手续等各项法律支持。对于私募和上市的融资事务来说，企业专利事务在其中重要性也不容忽视。特别对于拥有核心技术的高新技术企业而言，要想获得私募资金的投资或者是进行创业板上市，必须对企业的专利进行完整的评估，使投资者或证监会充分知晓并信任企业专利的市场价值，从而说服其予以投资或准予上市。而对专利进行评估，就少不了律师的专业工作即对企业专利进行专利情报分析和尽职调查。此外，企业在申请上市时，证监会对企业的独立性有着较高的要求，其中就包括了对企业专利独立性的要求，也就是申请上市企业使用的主要专利必须是企业所有的，而不能是被许可使用或者是被股东或实际控制人持有的。因此，律师在企业申请上市时，应就专利的归属问题作出必要考虑。

2、企业人事劳动关系中专利事务

律师应提醒或协助企业在办理职工劳动人事事务时将与专利事务有关的事项进行规范。除了规定职务发明专利的发明人或者设计人的奖励与报酬制度外，主要还应在劳动合同和制度中对以下内容进行约定：企业职工应严守企业技术秘密，自觉维护企业专利权。职工赴外学习、进修所从事的发明创造属于职务发明；企业职工、临时聘用人员因调离、停薪留职、退休、离休、终止聘用等原因离开企业前及前款人员结束学习、进修、合作研究前，必须将从事研究开发工作的全部技术资料、实验材料、实验设备和试制产品交回企业，并承担保密义务，不得擅自将职务发明创造申请专利或向社会公开。此外，律师应不定期向企业不同职位的职工宣讲相关专利知识，提高企业职工的专利意识，增强企业的专利工作水平。

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